Учебный год 22-23 / Право на служебные разработки

Цивилистическая практика. Выпуск второй

© Институт частного права, 2001

Представляем читателю новый раздел нашего бюллетеня - работы слушателей и выпускников Уральского отделения Школы частного права, которые имеют не только научное, но и практическое значение. Надеемся, вам будет интересно познакомиться с суждениями и взглядами, порой нетрадиционными, молодых юристов на проблемы современного гражданского права.

Право на служебные разработки

Проблемы исключительных прав регулярно привлекают внимание ученых юристов. Количество работ, посвященных им, исчисляется сотнями в России и тысячами за рубежом. Но специфика данных отношений заключается в том, что инновационные процессы требуют постоянного переосмысления ранее сделанных выводов. Настоящая статья посвящена лишь одному, но весьма важному институту патентного права — институту служебных разработок¹.

Прежде чем переходить к анализу основных проблем, нуждающихся, по мнению автора, в теоретической проработке и законодательном урегулировании, следует отметить, что, во-первых, институт служебных разработок нет оснований относить к "белым пятнам" патентного права², во-вторых, число служебных разработок весьма велико³. По этой причине тем более странным выглядит отношение законодателя к проблемам этого института⁴.

Вначале коротко о том, что представляет собой "служебная разработка". Следует отметить, что определение "служебное" не относится к содержательной характеристике объекта промышленной собственности. Данная юридическая конструкция определяет субъекта права на получение охранного документа. В силу п.2 ст. 8 Патентного закона РФ право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное⁵. Это определение, несомненно, нуждается в конкретизации. При принятии Патентного закона предполагалось, что такая конкретизация будет проведена на уровне специального закона, однако последний не принят, а проблемы требуют решения уже сегодня. Но определенные выводы можно сделать и исходя из дефиниции Патентного закона.

Во-первых, норма п.2 ст.8 Патентного закона является диспозитивной. Это значит, что стороны договора вправе по-своему усмотрению определить судьбу прав, возникающих в связи с созданием изобретения.

Во-вторых, отношения между автором разработки и субъектом права на получение охранного документа должны быть трудовыми⁶. Но этот факт сам по себе не дает оснований для вывода об отраслевой принадлежности данного института. Мнение В.И. Еременко, полагающего, что "институт служебного изобретательства является составной частью трудового права"⁷, представляется необоснованным. По свидетельству специалистов в области трудового права, последнее регулирует отношения в самом процессе труда, а гражданское право имеет дело с результатами труда⁸. Поэтому определение субъекта права на получение патента на результат труда работника-изобретателя и определение содержания правоотношений между работником- изобретателем и патентообладателем следует относить к предмету гражданского права. Можно также отметить, что для трудового права нехарактерна возможность определения принадлежности результата труда соглашением работника и работодателя, в то время как п.2 ст.8 Патентного закона, отражая сущностную черту гражданского права — диспозитивность, дает возможность работнику-изобретателю договориться с работодателем и стать обладателем права на получение патента. Надлежит обратить внимание на положения ст.1 Проекта ФЗ "О служебных изобретениях...", которая определяет понятия работодателя, автора и собственно служебной разработки⁹. Определяя понятие "работодателя", составители проекта, на первый взгляд, отождествили работодателя и заказчика, тем самым признав возможность создания служебной разработки не только на основе трудовых, но и на основе гражданско-правовых отношений. Однако системное толкование определения "работодатель" и определения "служебного изобретения" не дает оснований для такого вывода. Можно предположить, что авторы проекта таким образом хотели обозначить возможность заключения гражданско-правового договора об уступке права на получение патента. В любом случае приоритет должен быть за ГК РФ. Исходя из норм гл. 38 ГК право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные при выполнении работ по гражданско-правовому договору, принадлежит исполнителю. Такое же решение закреплено в положениях Проекта ч.З ГК РФ (ст.1183).

В-третьих, разработка должна быть создана "в связи" с выполнением трудовых обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания. Установить такую "связь" непросто. Анализ этой проблемы представляется правильным проводить, уясняя отдельно содержание: а) связи с выполнением трудовых обязанностей и б) связи с выполнением конкретного задания работодателя.

а) Вопрос об установлении связи действий с выполняемыми трудовыми обязанностями рассматривается гражданским правом не только в области исключительных прав. На наш взгляд, помощь в уяснении природы этой связи, как это ни странно, могут оказать нормы деликтного права. Ст. 1068 ГК возлагает на работодателя обязанность возместить вред, причиненный его работником при исполнении трудовых обязанностей. О.С. Иоффе отмечал, что юридическое лицо отвечает за вред, причиненный его работником, лишь когда действия работника находятся в прямой связи с деятельностью юридического лица в том смысле, что только данным работником и могли быть совершены в силу выполняемых им трудовых функций¹⁰. Следовательно, само по себе создание разработки в рабочее время и на рабочем месте еще не придает ей априори служебного характера. Надо выяснять содержание трудовой функции работника-изобретателя. Последнюю можно установить, прежде всего, исходя из положений трудового договора с работником, должностной инструкции, правил внутреннего трудового распорядка, положений коллективного договора. С другой стороны, не следует принимать во внимание в рабочее время или по его окончании была создана разработка. Если работник продолжает заниматься творческой деятельностью в домашних условиях и при этом результаты его деятельности связаны со служебными обязанностями, разработку следует считать "служебной"¹¹. Думается, работодателям следует учесть эту рекомендацию и отражать ее в текстах трудовых договоров с работниками, выполняющими творческие функции, содержание последних. Возможен и другой путь — включение положений о трудовой функции в коллективный договор. Сказанное не означает, что изобретать могут только работники КБ. Отнюдь. Практике известно немалое число изобретений, созданных талантливыми "Кулибиными". Вопрос о юридической судьбе прав на такие разработки не так прост, как может показаться на первый взгляд. К примеру, изобретение создается токарем. Если такое изобретение связано с непосредственно выполняемой им работой (изготовление определенной детали), его можно признать служебным. Однако если такое изобретение касается способа производства, то оно, очевидно, выходит за рамки служебных обязанностей токаря и не будет служебным.

б) п.2 ст.8 Патентного закона, как уже отмечалось, в качестве возможного условия признания изобретения служебным называет факт создания изобретения в связи с выполнением конкретного задания работодателя. Буквальное толкование позволяет сделать 2 вывода:

- При наличии конкретного задания работодателя упоминание в числе трудовых функций определенного работника об обязанностях творческого характера не обязательно. При толковании данного положения следует определить пределы такого задания. Едва ли всякое задание работодателя может быть основанием для признания изобретения служебным. В определении пределов следует учитывать причины появления конструкции "служебного изобретения". Представляется, что основная причина — необходимость компенсации затрат работодателя, связанных с созданием изобретения (расходы на содержание лабораторий и конструкторских бюро, проведение опытов и создание опытных установок, на реализацию венчурных проектов и т.п.). Отсутствие таких затрат, совмещенное с отсутствием связи созданного изобретения с профилем деятельности предприятия¹², не должно влечь признания изобретения служебным.

- Конкретное задание может быть поручено и работнику, имеющему в наборе выполняемых трудовых функций творческие обязанности. В этом случае решение вопроса о доказывании "служебного" характера изобретения становится более простым.

Не вызывает сомнений, что такое задание целесообразно давать письменно (при возникновении спора потребуется материальное подтверждение вручения такого задания, что и обеспечивает письменная форма). Факт получения задания должен удостоверяться подписью работника. И, разумеется, задание должно быть дано до создания изобретения, а не после. Завершая анализ определения служебной разработки в Патентном законе, следует отметить один из его недостатков, который, впрочем, легко восполним на уровне локальных актов предприятия. В силу абз. З п. 2 ст. 8 работодателю предоставляется 4-х месячный срок для принятия решения о судьбе изобретения. Точкой отсчета при исчислении этого срока является дата уведомления работника о создании изобретения. По мнению А.А. Евстифеева, такое уведомление должно быть письменным¹³. Мысль de lege ferenda обоснованная. Однако, ст.8 Патентного закона ее однозначно не подтверждает. Во избежание недоразумений до принятия специального закона о служебных изобретениях следует детально "прописывать" процедуру уведомления о создании изобретения в тех же локальных актах предприятия. Другим недостатком статьи 8 Патентного закона, на наш взгляд, является необоснованное установление виновной ответственности работодателя за несвоевременную выплату вознаграждения или компенсации. Получается, что работник-изобретатель ставится в более невыгодное положение по сравнению с обычными контрагентами работодателя, перед которыми последний в силу ст. 401 отвечает независимо от вины. Проект ч.3 ГК РФ и проект ФЗ "О служебных изобретениях..." не упоминают о субъективных основаниях ответственности работодателя за просрочку выплаты вознаграждения. Думается, более правильно придерживаться позиции ГК РФ. Статья 8 Патентного закона имеет и другие недостатки, в том числе в регулировании отношений по выплате вознаграждения и др. В рамках настоящей статьи представляется целесообразным адресовать читателя к уже имеющимся разработкам проблемы служебного изобретения в публикациях А.П. Сергеева, Н.К. Финкель, Ч.Н. Азимова, В.Н. Дементьева, В.И. Еременко, Н.Л. Воеводиной, В.А. Попова, С.А. Казьминой.

Обращаясь к проекту ч. 3 ГК РФ можно отметить, что определение служебного изобретения отличается от положений Патентного закона. В силу ст. 1182 проекта ч. 3 ГК РФ право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные работником в порядке выполнения служебного задания (выделено мною — И.П.) (служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец), принадлежит работодателю, если в договоре между ним и работником (автором) не предусмотрено иное. Буквальное толкование нормы позволяет сделать вывод, что круг служебных разработок сужен, хотя устоявшегося понимания термина "служебное задание" в юридической литературе нам обнаружить не удалось. Думается, служебное задание предполагает более высокую степень конкретизации поставленной перед работником цели, нежели формулируемая достаточно абстрактно трудовая функция. В этом смысле изобретение, созданное в порядке выполнения служебного задания (проект ч. 3 ГК) по смыслу тождественно изобретению, созданному при выполнении конкретного задания работодателя (Патентный закон РФ). По этой причине можно прогнозировать сложности в правоприменительной практике при применении данной нормы ГК. Думается, все же, что подход, отраженный в Патентном законе РФ, более правилен.

К числу проблем, требующих теоретического осмысления и законодательного закрепления, на наш взгляд, следует относить проблемы уступки права на получение патента и уступки патентных прав, проблемы судьбы изобретения и прав работника-изобретателя в случае ликвидации или реорганизации предприятия-патентообладателя.

Уступка права на получение патента. Возможность обладателя права на получение патента распорядиться им посредством уступки получила признание в юридической литературе довольно давно¹⁴. Думается, нет оснований исключать такую возможность и в отношении права на получение патента на разработку, созданную работником при выполнении трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Эта позиция находит подтверждение в действующих "Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение" (утв. Приказом Роспатента от 17.04.1998 №82 в ред. от 13.11.2000г.), которыми утверждена форма Заявления о выдаче патента Российской Федерации на изобретение. В одном из разделов данного Заявления заявителя обязывают указать основание для возникновения права на получение патента, среди которых упомянута и переуступка права работодателем другому лицу. Также в форме Заявления отмечена возможность уступки права на получение патента правопреемником автора. Вопрос о природе прав работодателя поставлен давно¹⁵. Думается, что право работодателя на получение патента основано на правопреемстве и потому может быть отнесено к производным правам. Правопреемство происходит в силу юридического состава, в который входит заключение трудового договора, возложение на работника определенной трудовой функции или выдача ему конкретного задания, создание изобретения. При его наличии вступает в действие норма п.2 ст.8 Патентного закона, в силу которой право на получение патента переходит к работодателю.

Прежде чем анализировать юридическую природу уступки права на получение патента. следует определиться с юридической природой самого уступаемого права. Право на подачу заявления на получение патента является относительным правом автора или иного титульного обладателя. По мнению А.А. Пиленко, содержание права на патент заключается в возможности требовать, чтобы "данный орган государства ... при данных условиях (субъективных, объективных и формальных) совершил данное действие (выдал патент)"¹⁶. В теории гражданского права право на получение патента предлагается именовать правомочием на объективизацию, которое включается в содержание права авторства¹⁷. О.С.Иоффе называет его правом на официальное признание разработанного изобретательского предложения¹⁸. При этом, по мнению последнего, право на получение патента обладает собственной структурой. Третьи авторы рассматривают данное право с позиций динамики изобретательского правоотношения и, соответственно, именуют его творческой стадией изобретательского правоотношения¹⁹. На наш взгляд, можно выделить право на подачу заявки (оно существует до подачи заявки в патентное ведомство) и право на получение патента (возникает после принятия Патентным ведомством заявки к рассмотрению). Но, не вдаваясь в дальнейшую дискуссию, представляющую прежде всего теоретический интерес, можно резюмировать, что все выше цитированные авторы сходятся во мнении, что подача заявления на выдачу патента является правом и существует в рамках относительного гражданского правоотношения. Отношения, связанные с передачей такого права, представляется возможным опосредовать нормами о купле-продаже (п. 4 ст. 454 ГК), мене, дарении и др. Конечно, нормы ГК о купле-продаже мало приспособлены к регулированию сделок по отчуждению имущественных прав. Возможно в перспективе специфика предмета сделки приведет к обособлению купли-продажи прав в самостоятельную главу, подобно контрактации или энергоснабжению.

Следующей стадией динамики изобретательского правоотношения является стадия квалификации и принятия решения о признании сделанного предложения изобретением²⁰. Именно на этой стадии и происходит собственно уступка права на получение патента. Очевидно, что правоотношение, возникающее между лицом, управомоченным на получение патента, и субъектом, обязанным его выдать, является относительным. Но можно ли считать его гражданско-правовым? При ответе на этот вопрос следует определить природу отношений. Реализация права на получение патента посредством подачи заявления зависит исключительно от собственного усмотрения заявителя. В случае подачи такого заявления орган, уполномоченный на выдачу патента, обязан его рассмотреть и при соответствии заявления установленным требованиям и соблюдении заявителем других нормативных требований — выдать патент. Однако после того как заявление на получение патента подано, отношения сторон целиком определяются императивными положениями административных актов, что позволяет рассматривать эти отношения как административно-правовые. Однако и в этих отношениях, в силу п.3 ст.2 ГК РФ, возможно применение норм гражданского права для опосредования этих отношений. П.10 Приказа Роспатента от 17.04.1998 №82 (ред. от 13.11.2000) "Об утверждении правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение..." предусмотрена возможность переуступки права на получение патента и определен ряд процедурных моментов уступки: необходима подача заявления, содержащего переуступку права иному лицу, согласие лица, указанного в этом заявлении и др.

Уступка патентных прав. Вопрос об уступке патентных прав также положительно решен юридической наукой. Как отмечает О.С. Иоффе, по своей природе уступка патента является цессией, а ее юридическим основанием могут служить различные гражданско-правовые сделки, например дарение или чаще всего купля-продажа²¹. Проект ч.3 ГК РФ в ст. 1118 упоминает о договоре на передачу исключительного права. Сформулированное только что общее правило имеет специфику применительно к служебным изобретениям. Обладание патентом на служебную разработку дает владельцу не только права, но и обязанность по выплате вознаграждения автору. Поэтому модель цессии, рассчитанная прежде всего на перемену лиц в "простом" обязательстве, на наш взгляд в данном случае в чистом виде неприменима. При разрешении этой проблемы необходимо обращение к общетеоретическому вопросу о возможности и порядке перемены лиц в "сложном" обязательстве, где обе стороны являются носителями взаимных прав и обязанностей (sinallagma). В данном случае следует исходить из необходимости одновременного соблюдения норм об уступке требования и переводе долга. Соответственно, уступка работодателем патентных прав другому лицу требует получения согласия работника на такую уступку. Что произойдет, если работодатель не исполнит обязанности по испрашиванию согласия работника? В юридической литературе на этот счет высказаны разные мнения. Так, В.А. Белов, говоря о перемене лиц в договоре, приходит к выводу, что "соглашение о перемене стороны в договоре вступает в силу с момента его подписания, но без согласия второй стороны договора производит действие лишь в отношении передачи прав"²². Экстраполируя этот вывод на служебные разработки можно сделать вывод, что в анализируемой ситуации правопреемник работодателя (патентообладателя) станет обладателем исключительного права, а обязанности по выплате вознаграждения останутся на правопредшественнике. Такое решение кажется неприемлемым. Дело в том, что размер вознаграждения автора служебной разработки напрямую зависит от результатов его использования. По этой причине возможность злоупотреблений со стороны правопреемника первоначального патентообладателя становится более чем реальной. Представляется, что право на служебную разработку нельзя считать исключительно набором правомочий по извлечению прибыли из обладания правом на объект исключительных прав, созданный трудом другого лица. Этому праву имманентна обязанность выплаты вознаграждения и отчуждение права без возложения такой обязанности невозможно.

Даже при возмездном отчуждении патентных прав нельзя гарантировать автору служебной разработки получения вознаграждения, размер которого будет адекватен коммерческой пользе от самого изобретения. Специалисты-практики подтвердят, что состояние дел в области защиты права автора на получение вознаграждения за использование его разработки оставляет желать лучшего. Часто в процессе разного рода реорганизаций руководство фирм совершенно не заботятся об оформлении прав юридического лица на интеллектуальную собственность, аналогичным образом относясь и к выплате вознаграждения. Использование в процессе производства результатов чужого умственного труда рассматривается как нечто само собой разумеющееся, первородно данное. По этой причине с целью защиты прав изобретателя предлагается ввести в нормы о служебных разработках конструкцию права следования. Это субъективное право автора в настоящее время закреплено в Законе РФ "Об авторских и смежных правах". Согласно п.2 ст. 17 указанного Закона авторы произведений изобразительного искусства в каждом случае публичной перепродажи изобретения изобразительного искусства по цене, превышающей предыдущую не менее чем на 20%, имеет право на получение 5 % от перепродажной цены. По замечанию А.П. Сергеева, основной целью данного права является защита имущественных интересов художников и авторов других произведений изобразительного искусства, которые зачастую, особенно в начале творческого пути, продают свои произведения различного рода перекупщикам значительно дешевле их реальной стоимости²³. Вряд ли кто-то будет оспаривать то, что в аналогичной ситуации может оказаться и работник-изобретатель, тем более что его свобода в распоряжении творческим результатом более ограничена, чем у художника.

Завершая освещение проблемы служебных разработок, нельзя не остановиться на вопросе о судьбе патентных прав при банкротстве или ликвидации патентообладателя. Анализируя данную проблему, можно выделить ряд моментов, которые, на наш взгляд, нуждаются в законодательной регламентации.

Обязанность патентообладателя по выплате вознаграждения автору-изобретателю должна быть, безусловно, обеспечена. Поскольку работник является "слабой стороной договора", находящейся в подчинении (в силу властного характера трудовых отношений) и не имеет возможности полноценно реализовывать принцип свободы договора, обеспечение должно быть установлено непосредственно Законом "О служебном изобретении...". Наиболее эффективным представляется использование конструкции залога. На первый взгляд, препятствие этому создает действующая редакция ст.336 ГК, в силу которой предметом залога могут быть имущественные права (требования). Из этого рядом авторов делается категорический вывод: предметом залога может быть только обязательственное право, но не вещное, исключительное или корпоративное²⁴. Конечно, не вполне корректная редакция этой статьи дает известные основания такому выводу. Но более правильным представляется мнение В.С. Ема, обоснованно считающего, что формула п.1 ст.336 ГК не исключает возможности залога исключительных прав на использование объектов авторского и патентного права²⁵. Общепринятым критерием возможности признания того или иного объекта гражданских прав предметом залога является его "товарность", т.е. способность данного объекта участвовать в гражданском обороте (как пишет В.В. Витрянский, в залог принимается только то, что закон не запрещает продавать²⁶). Комплекс прав патентообладателя в отношении служебного изобретения (в тех случаях, когда им становится не автор) не содержит в себе личных прав, отчуждение которых невозможно. При неисправности должника следует исходить из ст.57 Закона "О залоге", в силу которой взыскание на предмет залога (право) может быть обращено путем перевода заложенного права на кредитора или реализации данного права²⁷.

Интересным представляется разрешение вопроса о том, к какой очереди кредиторов относить работника-изобретателя при ликвидации или банкротстве юридического лица.

Отношения, связанные с ликвидацией юридического лица, регулируются ГК РФ и законами об отдельных организационно-правовых формах юридических лиц, а если речь идет о банкротстве, то еще и Законом РФ "О банкротстве". Указанные нормативные акты включают одинаковую норму: в число привилегированных кредиторов включены субъекты авторского договора (2-я очередь). Исследования норм зарубежного законодательства по вопросам несостоятельности показывают, что западным правовым системам не свойственно включать субъектов авторского и патентного права в число привилегированных кредиторов²⁸, в то время как права работников на преимущественное удовлетворение их требований закрепляются во многих законах. Это объясняют тем, что наемные работники не могут, как обычные кредиторы анализировать финансовое и рыночное положение должника, они не имеют предпринимательского опыта, поэтому установлен приоритет их исков²⁹. Российский законодатель, по-видимому, придерживается того же подхода и в отношении субъектов авторского права. Если же говорить о субъектах патентного права, и, в частности, о работниках-изобретателях, то по тексту закона (ст. 64 ГК РФ и ст. 106 Закона РФ "О банкротстве") они являются непривилегированными кредиторами (5-я очередь). Даже если Закон "О служебном изобретении" реализует предложенную конструкцию залога прав, то и в этом случае работник-изобретатель будет относиться лишь к третьей очереди кредиторов.

Представляется, что было бы логично в данном случае толковать категорию "авторского договора", задолженность по вознаграждению за который дает преимущественное право на удовлетворение, расширительно, включая в него и договор между работником-изобретателем и работодателем.

Устанавливая преимущественное, по сравнению с другими кредиторами, право автора на получение вознаграждения по авторскому договору, законодатель, очевидно, стремился с показать высокое социальное и государственное значение творческого труда автора и обеспечить защиту его интересов как малоопытной и "слабой" стороны договора. Работник-изобретатель, являющийся участником "служебных" правоотношений с предприятием, является такой же "слабой" стороной и не меньше нуждается в защите, а социальное значение результатов его творческого труда может быть значительно выше. Именно поэтому расширительное толкование дефиниции "авторский договор", применительно к ст. 64 ГК РФ и ст. 106 Закона РФ "О банкротстве", представляется наиболее оправданной и справедливой.