Список использованных источников
Статьи и монографии
Права на товарный знак: монография / отв. ред. Л. А. Новоселова / А. С. Ворожевич, Л. А. Новоселова, Е. С. Гринь и др. — Норма М, 2016. — 144 с. (использование на протяжении всего написания)
Китайский В.Е. Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров. – М., 2007. – С. 33.
Панкова М.Н. Нетрадиционные товарные знаки: виды и особенности регулирования // Интерактивная наука. – 2018. – № 10 (32). – С. 49-52.
Дмитриева Е.О., Дмитриев О.В. Проблемы правоприменения в отношении особых ("нетрадиционных") товарных знаков и знаков обслуживания // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2019. №1.
Нормативные правовые акты и судебные решения
Гражданский Кодекс РФ, 4 часть
Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2016 N С01-84/2016 по делу N СИП-571/2015
Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 января 2019 г. по делу N СИП-360/2018
Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20 июля 2017 г. по заявке N 2005715227 Об оставлении в силе правовой охраны товарного знака "РАССТАНОВКА"
Решение Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2017 по делу N СИП-159/2017
Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 апреля 2017 г. по делу N СИП-2/2017
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 12.12.2014 N 301-ЭС14-1129 по делу N А82-12905/2013
Приказ Роспатента от 23.03.2001 N 39 (ред. от 06.07.2001) "Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений"
Электронные ресурсы
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/15/629398-sberbank-gazprom-mts
Задачи по теме «Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их производителей»
Задача №1.
Решение:
Рассмотрим возможность регистрации каждого из обозначений в качестве товарных знаков по отдельности:
«Спортивное» в отношении печенья с протеином - возможность введения потребителя в заблуждение относительно товара согласно п. 1 ст. 1483 ГК РФ, а также способность характеризовать товар, в том числе указывать на качество, свойство и назначение (содержащий протеин, который помогает поддерживать человека в «спортивной» форме) согласно подп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Исходя из этого, регистрация не представляется возможной.
«Fresh» в отношении молочной продукции – указание на качество, свойство товара согласно подп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, а также является словом общего употребления согласно подп. 2 п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Регистрация невозможна.
«Утро» в отношении крема для лица – использование общепринятого термина согласно подп. 2 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, что означает отсутствие различительной способности товарного знака. Регистрация не представляется возможной.
«Сибирское здоровье» в отношении чая – способность характеризовать товар путём указания на качество, свойство и ценность согласно подп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Регистрация невозможна.
«Марсель» в отношении услуг баров и ресторанов – в данном случае использование товарного знака представляется возможным в том случае, если такой знак не будет восприниматься как указание на место производства товара или нахождения заявителя, а также если он будет заявляться в отношении товаров, характеристики которых не связаны с географическим наименованием. В данном случае представляется затруднительной возможность введения в заблуждение в том случае, если бар будет ассоциироваться с местом отдыха (так как географический Марсель – курорт), а ресторан будет ассоциироваться с французской либо морской кухней.
«Зелёный» в отношении сети продуктовых супермаркетов – отсутствие различительной способности у товарного знака согласно п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Регистрация не представляется возможной.
«МГРФ» в отношении юридических услуг (название фирме по начальным буквам фамилий партнеров) – согласно п. 1 ст. 1483, а также п. 2.1.2 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов (Приказ ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 №12) может быть принято решение об отказе в регистрации товарного знака в случае в связи с тем, что сочетание букв не имеет характерного графического исполнения и словесного характера. В то же время видится возможность регистрации такого товарного знака в случае подачи заявки на комбинированный товарный знак, обладающий свойствами, указанными в п. 1 ст. 1482 ГК РФ (комбинация словесных, изобразительных и объёмных обозначений), более того, согласно подп. 1.1 п. 1 ст. 1483 ГК РФ допустимо приобретение различительной способности в результате их использования и, соответственно, оборота на рынке, что указывает на длительность использования товарного знака как условие его регистрации.
«Гарри Поттер» в отношении книжных магазинов – согласно подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Гарри Поттер – известный литературный персонаж, права на произведение, в котором он задействован данный персонаж, принадлежат Дж. К. Роулинг, и без её согласия (как правообладателя) регистрация данного товарного знака недействительна.
«Капуста» в отношении услуг микрофинансовых организаций – необходимо проанализировать данный товарный знак на признаки, указанные в п. 1 и п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Насколько можно полагать, вряд ли данный товарный знак может означать всеобщее употребление для конкретно финансовых услуг, более того, вряд ли он общеупотребим для услуг определённого вида и как-то может указывать на свойство микрофинансовой организации. Кроме того, он априори не может противоречить общественным интересам, принципам гуманности и морали. Как пример из реальной жизни можно привести уже долго существующую карту рассрочки «Халва» от Совкомбанка, которая зарегистрирована на 36 класс МКТУ (2016736999). Таким образом, регистрация товарного знака «Капуста» может быть осуществлена.
«Халява» в отношении услуг букмекерских контор – согласно подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, а также п. 4.2.2. Руководства (Приказ ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 №12) данное выражение представляет собой жаргонное слово, то есть противоречит принципам морали, и регистрация такого товарного знака не представляется возможной.
«Pier Dubois» в отношении обуви – для классификации нужно уточнить, является ли данное лицо известным на территории РФ, так как согласно подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы товарные знаки, тождественные имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и подпункт 3 пункта 1 статьи 1315) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника. В настоящее время существует французский правовед и публицист Pierre Duboit, однако он неизвестен широкому кругу людей в РФ, да и товарный знак представляет собой сходный элемент его в первой части, но не целиком тождественный, поэтому регистрация такого товарного знака может быть осуществлена.
«Зеленый дракон» в отношении чая при условии, что на конкурента заявителя в отношении однородной продукции ранее был зарегистрирован товарный знак «Красный дракон» - во-первых, в данном случае мы видим обозначение, сходное до степени смешения с уже существующим, и согласно подп. 3 п. 6 ст. 1483 ГК РФ вызывающим ассоциацию с товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения; во-вторых, данные обозначения означают вид чая, то есть они напрямую характеризуют товар согласно подп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ и тем самым препятствуют в регистрации данному товарному знаку.
«СССР» в отношении сети закусочных – в практике существует отказ СИПа в удовлетворении требований ИП и оставление в силе оспариваемого решения Роспатента (решение СИП от 21 декабря 2018 г. по делу № СИП-545/2018), который заключался в том, что Роспатент отказал ИП в регистрации обозначения, включающего в себя словесный элемент "СССР" наряду с фразами "ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА" и "Минздравсоцразвития России предупреждает курение вредит вашему здоровью". По мнению Роспатента, обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно противоречит общественным интересам согласно подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Позднее СИП указал, что к обозначениям, противоречащим общественным интересам, относится, в том числе, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы) согласно п. 37 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков.
«Гагаринский» в отношении услуг торговых центров – рассмотрим два случая, назван ли торговый центр в честь «первого человека в космосе» Юрия Алексеевича Гагарина, либо же он расположен в городе Гагарин.
В первом случае известны долгие споры по поводу охраны конкретного товарного знака. 26 декабря 2012 года Еленой Юрьевной Гагариной, старшей дочерью Первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, в Палату по патентным спорам Роспатента было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «гагаринский торгово-развлекательный центр» по свидетельству № 442186. Известно решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15 апреля 2013 г. по заявке N 2010718196 Об оставлении в силе правовой охраны товарного знака "ГАГАРИНСКИЙ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР", которым была оставлена в силе правовая охрана товарного знака по свидетельству N 442186. Судьи связали своё решение с тем, что Торгово-развлекательный центр "Гагаринский" расположен вблизи с площадью Гагарина в двух минутах ходьбы от станции метро "Ленинский проспект" на улице Вавилова. Позднее наследница космонавта, Елена Гагарина, Гагарина обратилась в суд, и две инстанции СИП, включая Президиум суда в феврале 2015 года (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 февраля 2015 г. N С01-273/2013 по делу № СИП-46/2013), удовлетворили требования заявительницы, обязав Роспатент снова рассмотреть возражение наследницы первого космонавта. При повторном рассмотрении Роспатент вынес решение уже в пользу Гагариной, признав регистрацию бренда незаконной. После этого ООО «ТРЦ «Гагаринский», владелец одноименного торгового центра, расположенного недалеко от площади Гагарина в Москве, обратился в ВС РФ с кассационной жалобой на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам (СИП) РФ о признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «Гагаринский Торгово-развлекательный центр». 20 февраля 2016 года Коллегия палаты по патентным спорам удовлетворила заявление Елены Гагариной, в котором дочь первого космонавта мира Юрия Гагарина возражала против решения Роспатента о регистрации бренда «Гагаринский Торгово-развлекательный центр» по заявлению ООО «ТРЦ «Гагаринский». 27 июля 2016 года СИП по заявлению ТРЦ отменил это решение Коллегии. Елена Гагарина, не согласившись с данным решением, обратилась в СИП с кассационной жалобой, в которой ссылалась на подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, в соответствии с которым обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению известного в России лица, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков без согласия этого лица или его наследника. 31 октября 2016 года Президиум СИП подтвердил незаконность решения о предоставлении охраны товарному знаку (Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 31 октября 2016 г. № С01-892/2016 по делу N СИП-238/2016). Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении заявления, президиум СИП исходил из того, что суд первой инстанции принял во внимание только один из возможных вариантов восприятия обозначения потребителями – как указывающего на местоположение и название ТРЦ «Гагаринский» и не учел всемирной известности имени Юрия Гагарина и влияния этого обстоятельства на установление широкой известности лица для целей применения подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ.
Во втором случае необходимо применить подп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, согласно которому обозначения, характеризующие товар, в том числе указывающие на место его производства или сбыта, не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака. Если торговый центр будет располагаться в городе Гагарин, то регистрация товарного знака представляется невозможной.
Вывод: возможно зарегистрировать обозначения в качестве товарных знаков в ситуациях под номерами 5, 7, 9, 11, в остальных случаях в регистрации обозначений в качестве товарных знаков должно быть отказано.
Задача №2.
Решение:
Поскольку товарный знак «Софи Ро» был зарегистрирован на продюсерский центр, то право на использование данного псевдонима закреплено за ним. Согласно п. 1 ст. 1492 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Среди способов, указанных в п. 2, к условию задачи может подойти подп. 2, который гласит, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака при выполнении работ, оказании услуг (в данном случае, например, услуг по менеджменту в области творческого бизнеса согласно 35 классу МКТУ, а также по выпуску музыкальной продукции и организации и проведению концертов согласно 41 классу МКТУ).
Требования продюсерского центра сводились к тому, что поскольку Родина расторгла контракт с продюсерским центром и перешла к другому, она потеряла право на использование товарного знака. В соответствии с п. 3 ст. 1514 ГК РФ при переходе исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем правовая охрана товарного знака может быть прекращена по решению суда по иску заинтересованного лица, если будет доказано, что такой переход вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя. При этом в ст. 1241 ГК РФ указано, что переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя. В то же время общая норма ст. 1232 ГК РФ прямо указывает, что переход исключительного права на средство индивидуализации (в данном случае – товарный знак «Софи Ро») без договора подлежит государственной регистрации, и при несоблюдении данного требования такой переход считается несостоявшимся. Следовательно, по мнению продюсерского центра, дальнейшее использование Родиной псевдонима, зарегистрированного на продюсерский центр, не образует переход исключительного права.
Продюсерский центр может применить к клубу требования в соответствии с п. 3 ст. 1515 ГК РФ, касающиеся того, что лицо (в данном случае юридическое – клуб), нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. Поскольку оно размещало товарный знак на сайте клуба и в помещении, то оно должно выплатить правообладателю компенсацию в соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ.
В то же время Родина может оспорить иск, так как право на псевдоним является разновидностью «общегражданского» права на имя в широком понимании (охватывающим ФИО, псевдонимы, прозвища, сетевые ники и т.п.). Согласно абз. 2 п. 1 ст. 19 ГК РФ в случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя). Соответственно, как и имя гражданина, которое в соответствии с п. 1 ст. 150 ГК РФ отнесено к нематериальным благам, псевдоним является неотчуждаемым и не может передаваться по сделке или переходить от правообладателя к другому лицу по иным основаниям. Также в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 1515 ГК РФ исполнитель вправе указывать свой псевдоним на экземплярах фонограммы или в иных случаях использования исполнения.
Вывод: София Родина сможет оспорить иск, сохранив право на псевдоним, а иск в отношении клуба будет удовлетворён.
Задача №3.
Решение:
В первую очередь необходимо рассмотреть вопрос о соотношении доменного имени и товарного знака. В соответствии с Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16 января 2001 г. № 1192/00 доменные имена представляют собой выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц, более того,, доменные имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую стоимость. Это подтверждает и подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, согласно которому исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. В судебных решениях по делам, связанным с нарушением прав на товарные знаки в доменных именах, суды ссылаются на положения статьи 10bis Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, согласно которой для «доменных споров» наиболее важным является положение о запрете «действий, способных каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента».
Связь с вышеупомянутой Конвенцией имеет знаковое Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 ноября 2008 г. по делу №5560/08, согласно которому при решении вопроса о наличии или отсутствии в действиях администратора домена акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10bis, суд должен проверить наличие или отсутствие трёх критериев в совокупности: идентичность или сходство доменного имени доменное до степени смешения с товарным знаком третьего лица, отсутствие у владельца доменного имени каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени факт того, что доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно. По условию задачи ООО «Звезда» зарегистрировало на себя доменное имя раньше, чем ООО «Туроператор Астера» зарегистрировало на себя товарный знак, более того, присутствует явное сходство предоставляемых услуг, вследствие чего регистрация товарного знака «Astera» будет признана злоупотреблением правом. В аналогичном решении АС Московского округа по делу №А40-232597/2015 суд постановил при таких же действиях стороны запретить ей использовать зарегистрированное доменное имя, а также взыскать с неё компенсацию и расходы по уплате госпошлины.
Вывод: встречный иск ООО «Звезда» о признании действий ООО «Туроператор Астера» будет удовлетворён.
Задача №4.
Оценка совершения субъектами нарушения исключительных прав на товарные знаки.
Ситуация №1.
Согласно подп. 4 и 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в том числе и в сети «Интернет». По условиям ситуации ООО «Принтремонт» оказывало услуги по заправке картриджей и ремонте принтеров, и указание обозначений марок, зарегистрированных в качестве торговых знаков, не означает их действие под данными обозначениями, а лишь информирует потенциальных потребителей, то есть размещение товарного знака для информационных целей не признаётся использованием товарного знака.
Ситуация №2.
Прежде всего нужно оценить правомерность сравнения лекарственного средства с другими в рекламной листовке. Согласно п. 2 ст. 5 ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе» недобросовестной признается реклама, которая порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента. Более того, производитель лекарственного средства по условиям ситуации не указал источники, на основании которых проводилось сравнение. Таким образом, реклама может быть признана недостоверной, то есть содержащей не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами согласно подп. 3 п. 1 ст. 5 ФЗ «О рекламе». Такие действия могут быть отнесены к недобросовестной конкуренции, а в соответствии с п. 1 ст. 14.4 ФЗ от 26.07.2006 «О конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.
В то же время существует судебная практика, согласно которой упоминание товара в рекламной листовке не считается направленным на его индивидуализацию. В Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2011 N 09АП-14670/2011 по делу N А40-108056/10-19-956 по данным ОАО "Фармстандарт" (истца), компанией "Пфайзер Интернэшнл ЭлЭлСи" издавалась рекламная листовка, в которой она рекламировала свой товар - лекарственное средство дифлюкан. На оборотной стороне листовки имелась таблица, в которой лекарственное средство дифлюкан сравнивалось с лекарственными средствами, выпускаемыми другими лицами, в том числе - с лекарственным средством флюкостат. В представленной в материалы дела листовке ответчик рекламировал свой товар с обозначением "дифлюкан", товар истца флюкостат истец в рекламной листовке не указывал как свой товар. Было подтверждено, что Арбитражный суд города Москвы в решении от 17.03.2011 г. по делу А40-108056/10-19-956 обоснованно пришел к выводу, что обозначение "флюкостат" в рекламной листовке не направлено на индивидуализацию товара ответчика и не может его индивидуализировать, смешение производителей товара потребителем в данном случае невозможно. С учетом указанных обстоятельств в удовлетворении иска было отказано.
Таким образом, компания, издававшая рекламную листовку, понесёт ответственность только в том случае, если информация о лекарственных средствах, выпускаемых другими компаниями, окажется недостоверной. В рамках упоминания других лекарственных средств компания «Фармация» действовала правомерно, так как действия по размещению этих препаратов не были направлены на их индивидуализацию.
Ситуация №3.
Необходимо установить правомерность использования товарного знака. Поскольку между ООО «Мода» и ООО «Тринити» не было заключено лицензионного соглашения, однако ООО «Мода» уверяло ИП Смирнова в том, что оно у него есть, то возникает нарушение исключительных прав ООО «Тринити» со стороны ООО «Мода», а также нарушение прав ИП Смирнова вследствие недобросовестной конкуренции ООО «Мода». Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности, установлен ст. 14.5 ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», согласно которой не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий по продаже, обмену или иному введению в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности, за исключением средств индивидуализации, принадлежащих хозяйствующему субъекту-конкуренту. Таким образом, ООО «Мода» должно понести ответственность по ст. 1515 ГК РФ, но в то же время понесёт ответственность и ИП Смирнов, так как в соответствии с п. 3 ст. 1250 ГК РФ меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Также согласно п. 5 ст. 1250 ГК РФ отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя таких мер, как публикация решения суда о допущенном нарушении, пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права, изъятие и уничтожение контрафактных материальных носителей. Указанные действия осуществляются за счёт нарушителя.
При этом в соответствии с п. 4 ст. 1250 ГК РФ ИП Смирнов, к которому при отсутствии его вины применены предусмотренные подп. 3 и 4 п. 1 и п. 3 ст. 1252 настоящего Кодекса меры защиты интеллектуальных прав, вправе предъявить регрессное требование о возмещении понесенных убытков, включая суммы, выплаченные третьим лицам.
Ситуация №4.
В данном случае ситуация может быть в целом оценена как правомерная. У посетителей бара «Сбербарчик» не должно возникнуть заблуждения и, соответственно, путаницы бара с реальным офисом банка. Вместе с тем, реальная ситуация возникновения «Сбербара» действительно имела место быть. Так, в 2010 г. в Москве в одном здании с отделением «Сбербанка» открылось заведение со звучным названием «Сбербар». Вывески «Сбербара» и «Сбербанка» хотя отличались цветом (красный и зеленый соответственно), но были схожи шрифтами, рубриками «режим работы» и «обслуживание физических лиц», а также отчасти и логотипами, разве что логотип на вывеске кафе напоминал фирменный сбербанковский кошелёк, водруженный на стеклянную ножку и тем самым представлял собой бокал. Владельцы кафе планировали работать под слоганом «Еда рядом!» (напоминающим сбербанковский – «Всегда рядом!») и ввести для постоянных клиентов дисконтную карту «Собирательная книжка». Однако руководство «Сбербанка» не оценило находчивость и юмор, проявленные организаторами ресторанного бизнеса и потребовали от них «сменить имидж» заведения (к сожалению, какие именно претензии были предъявлены юристами «Сбербанка», не уточняется). После этого «Сбербар» был переименован в «Депозитарий», а вывески, содержащие в себе идентичные банку рубрики и спародированный знак кредитной организации, были заменены. В “Журнале Суда по интеллектуальным правам” (№ 8, июнь 2015 г., с. 59-63) такие действия характеризуются как использование пародийного средства индивидуализации. Вопрос о существовании такого средства в качестве самостоятельного средства индивидуализации требует дальнейших судебных разъяснений.
Ситуация №5.
Стоит прежде всего обратить на цели рекламы услуг. Поскольку реклама намеренно сделана в шутливой форме и туристической фирмой, а не организацией, осуществляющей сбыт продукции под данным товарным знаком, она не может вводить в заблуждение потенциальных потребителей и представляет собой пародию, так как содержит заимствование уникальных черт товарного знака и создаёт для зрителя комический или критический эффект (признаки даны в Определении ВАС РФ от 09.09.2013 N ВАС-5861/13 по делу N А40-38278/2012-12-166), и соответственно она не нарушает исключительных прав правообладателя товарного знака.
Задача №5.
Решение:
Необходимо прежде всего установить, что есть коммерческое обозначение. Согласно п. 1 ст. 1358 ГК РФ коммерческое обозначение представляет из себя такое средство индивидуализации, которое не подлежит занесению в учредительные документы юридического лица и не подлежит государственной регистрации, в отличие от фирменного наименования. Согласно п. 1 ст. 1359 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. Особый интерес вызывает п. 2 ст. 19 ГК РФ, в соответствии с которым не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее. По условиям задачи ИП Давыдов «позаимствовал» у ООО «Гама» как наименование, так и дизайн интернет-магазина.
Правомерны ли действия ИП Давыдова по регистрации коммерческого обозначения? Нет, так как согласно п. 8 ст. 1483 ГК РФ в отношении однородных товаров (по условию задачи – интернет-магазинов) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением. Также стоит отметить, что были нарушены и авторские права на дизайн в соответствии со ст. 1270 ГК РФ, так как согласно п. 1 данной статьи автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом.
Можно ли признать действия Давыдова недобросовестной конкуренцией? Да, так как в соответствии с п. 1 ст. 14.6 ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе путём незаконного использования обозначения, тождественного коммерческому обозначению хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его использования в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Если на момент направления ООО «Гама» претензии Давыдову, предприниматель уже зарегистрировал на себя товарный знак, тождественный названию интернет – магазина общества, остаётся ли у ООО возможность защиты своих интересов? Да, так как согласно п. 2 ст. 1541 ГК РФ коммерческое обозначение или отдельные элементы этого наименования могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке. Коммерческое обозначение, включённое в товарный знак, охраняется независимо от охраны товарного знака, соответственно, предусматривается возможность их раздельного оспаривания.
Есть ли у ООО «Гама» возможность оспорить регистрацию такого товарного знака? Да, так как правовая охрана была предоставлена с нарушением требований п. 8 ст. 1483 ГК РФ, согласно подп. 1 п. 2 ст. 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак.
Вывод: суд удовлетворит иск ООО «Гама», ФАС имеет основания признать действия ИП Давыдова недобросовестной конкуренцией, ООО «Гама» сможет защитить свои интересы в случае регистрации ИП Давыдовым на себя товарного знака, тождественного названию интернет – магазина общества, а также оспорить регистрацию такого товарного знака.
Задача №6.
Решение:
В первую очередь стоит установить характер взаимоотношений между ООО «Марс» и ООО «Юпитер». В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1486 ГК РФ заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак (что и было сделано ООО «Марс» в отношении ООО «Юпитер»). В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 1486 ГК РФ предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака, но по условиям задачи точная дата государственной регистрации товарного знака ООО «Юпитер» не указана («несколько лет» - неточное понятие), поэтому стоит обратить внимание на абз. 4 п. 1 ст. 1486 ГК РФ, по которому установлено следующее: если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.
Необходимо установить критерий заинтересованности лица. В соответствии с п. 4 информационного письма Роспатента от 20.05.2009 N 3 "Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием" факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака (в нашем случае – «красная планета») сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности лица, поскольку заявку на государственную регистрацию товарного знака может подать любое лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), и подача такой заявки не свидетельствует о том, что право на товарный знак, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, каким-либо образом нарушает права, затрагивает законные интересы, привело к причинению реального ущерба данному лицу как субъекту хозяйственной деятельности. Таким образом, ООО «Марс» нельзя признать заинтересованным лицом.
В то же самое время, необходим анализ состояния товарного ООО «Юпитер» во время процедуры прохождения юридическим лицом банкротства. Согласно абз. 2 п. 3 ст. 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. В то же самое время существует судебная практика, согласно которой введение процедуры конкурсного производства не может считаться уважительной причиной для неиспользования товарного знака (Определение Верховного Суда РФ от 21 марта 2018 г. N 306-ЭС17-19720 по делу N А55-5711/2014). Это видится справедливым, так как если товарный знак не может реально использоваться в обороте, то целесообразность его охраны находится под вопросом, так как создаётся препятствие для осуществления таким знаком индивидуализации товаров юридических лиц в процессе их деятельности, что является одним из определяющих критериев товарного знака согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ.
Вывод: иск ООО «Марс» будет удовлетворён, так как открытие процедуры банкротства в отношении ООО «Юпитер» не будет считаться не зависящим от него обстоятельством.
Задача №7.
Решение:
Нарушены ли исключительные права на товарный знак? Да, так как в данном случае видно объективное тождество товарных знаков. В соответствии с подп. 1 п. 6 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (уже был зарегистрирован товарный знак «серебряный ручей), в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.
Нарушено ли исключительное право на фирменное наименование? Да, так как согласно п.1 ст. 1473 и п. 2 ст. 1475 ГК РФ фирменное наименование подлежит охране со дня государственной регистрации юридического лица, и согласно п. 3 ст. 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность (продажа безалкогольных напитков) и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица. Согласно п. 4 ст. 1474 ГК РФ юридическое лицо, осуществившее нарушение, предусмотренное п. 3 данной статьи, по требованию правообладателя обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также обязано возместить правообладателю причиненные убытки.
Взыскание с нарушителя компенсации вместо убытков предусмотрено подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, согласно которому правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. По условиям задачи ООО «Серебряный ручей» просил суд взыскать с АО «Серебряный ручей Сибири» компенсацию в размере 5 млн. рублей, что является верхним пределом суммы, установленной подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.
Вывод: требования ООО «Серебряный ручей» (истца) будут удовлетворены.
1 https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/15/629398-sberbank-gazprom-mts
2 Китайский В.Е. Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров. – М., 2007. – С. 33.
3 Панкова М.Н. Нетрадиционные товарные знаки: виды и особенности регулирования // Интерактивная наука. – 2018. – № 10 (32). – С. 49-52.
4 Дмитриева Е.О., Дмитриев О.В. Проблемы правоприменения в отношении особых ("нетрадиционных") товарных знаков и знаков обслуживания // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2019. №1.