!!Экзамен зачет 2023 год / Вводный научный комментарий к части четвертой ГК. Павлова, Калятин, Корнеев

знака с более ранней датой приоритета, так и в интересах потребителей, то согласие правообладателя позволяло соблюсти только интересы правообладателя. Вторая цель нормы - защита интересов потребителей - при наличии согласия правообладателя учету не подлежала.

В целях учета интересов потребителей был изменен абзац пятый указанного пункта, в силу которого в настоящее время согласие правообладателя принимается во внимание только при условии, что регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 этого пункта, не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Кроме того, был устранен и еще один пробел законодательного регулирования - неопределенность в вопросе возможности отзыва ранее данного правообладателем согласия (в том числе, например, отзыва согласия правообладателем, получившим соответствующее право на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак от прежнего правообладателя, давшего соответствующее согласие). В настоящее время прямо предусмотрено, что согласие не может быть отозвано правообладателем.

5. В силу пункта 9 ст. 1483 ГК не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные (или сходные):

1)названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (ст. 1492 ГК) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

2)имени (ст. 19 ГК), псевдониму (п. 1 ст. 1265 и подп. 3 п. 1 ст. 1315 ГК) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3)промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Первое из указанных в этом пункте относительных оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака, как отмечено, например, в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2014 N С01-597/2014 по делу N СИП-296/2013, установлено в интересах обладателей исключительного права на соответствующие объекты авторского права и их правопреемников.

Закон, оперируя понятиями "название произведения", "персонаж произведения", "цитата из произведения", указывает на то, что это основание применяется лишь в отношении произведений, под которыми с точки зрения положений ст. 1259 ГК понимаются объекты авторского права.

Вместе с тем данная норма ни в прежней, ни в новой редакции не дает однозначного ответа на вопрос о том, должны ли быть охраноспособными с точки зрения авторского права название, персонаж или цитата. Охраноспособность самого произведения не означает охраноспособности отдельных его частей. Охране авторским правом подлежат не любые части произведения (просто в силу того, что являются частью охраняемого произведения), а лишь те из них, которые сами по себе, в отрыве от остальной части произведения являются результатом творческого труда автора (п. 7 ст. 1259 ГК).

Судебная практика исходит из того, что норма подпункта 1 пункта 1 ст. 1483 ГК применяется, если само произведение обладает признаками объекта, подлежащего охране в соответствии с нормами, регулирующими правовой режим объектов авторского права, а его название (персонаж, цитата), которое само по себе может не отвечать условиям охраноспособности, должно быть известным в Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака (известное название охраноспособного произведения).

Второе из указанных в этом пункте относительных оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака установлено в интересах известных в Российской Федерации физических лиц

сточки зрения недопущения использования иными лицами их репутации для продвижения своих товаров. При этом, если использовано не точное имя (псевдоним), а похожее на него обозначение, то, как

отмечено в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.12.2013 N С01-273/2013 по делу N СИП-46/2013, учитывается восприятие соответствующего обозначения потребителями товаров (работ, услуг), содержащих соответствующее обозначение (выполняемых, оказываемых с использованием соответствующего обозначения). Необходимо устанавливать, считают ли потребители соответствующее обозначение производным от имени (псевдонима). При этом подпункт 2 пункта 9 ст. 1483 ГК не охватывает случаи включения в товарный знак, например, географических обозначений, в свою очередь, производных от имени известного человека.

Данная норма была уточнена в части дополнения ее ссылкой не только на пункт 1 ст. 1265 ГК, но и на

надежная правовая поддержка

подпункт 3 пункта 1 ст. 1315 ГК. В прежней редакции имелся пробел, допускавший использование известных псевдонимов исполнителей, так как она охватывала только псевдонимы авторов произведений.

Подпункт 3 пункта 9 ст. 1483 ГК призван исключить случаи государственной регистрации в качестве товарных знаков обозначений, тождественных промышленному образцу или знаку соответствия. При этом данной нормой, в отличие от предшествующих двух, установлено абсолютное основание для отказа в государственной регистрации товарных знаков: оно не может быть преодолено согласием заинтересованного лица.

Этой нормой защищаются различные интересы. Первая часть нормы направлена на защиту интересов соответствующего патентообладателя, в первую очередь, от использования в качестве объемных товарных знаков промышленных образцов, представляющих собой решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства (пункт 1 ст. 1352 ГК).

Вторая часть направлена в основном на защиту интересов потребителя. Знак соответствия, как указано в статье 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", - это обозначение, служащее для информирования приобретателей, в том числе потребителей, о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту. Регистрация такого обозначения и его последующее использование в качестве товарного знака для индивидуализации товаров может создать ложное впечатление у потребителей о том, что соответствующее обозначение нанесено на товар не для индивидуализации товара и его производителя, а для указания на определенное качество товара. В этом смысле возможно следовало бы включить данную норму не в пункт 9 ст. 1483 ГК, а в статью 1231.1 ГК, наравне с официальными контрольными, гарантийными или пробирными клеймами, печатями и т.п.

Основное изменение, внесенное в данный пункт, заключается в новом последнем его абзаце, согласно которому положения этого пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Цель данного дополнения заключалась в том, чтобы исключить возможность использования в качестве товарных знаков не только самих названий, имен, промышленных образцов и т.п., но и обозначений, похожих на них, имея в виду, что с точки зрения потребителя, которому адресован товарный знак, возможно смешение не только в случае полного совпадения, но и в случае незначительных отличий, не остающихся в памяти. С этой точки зрения данное дополнение безусловно является правильным.

Надо отметить, что в отношении имен и псевдонимов известных людей такое регулирование фактически было и ранее: указывалось на невозможность государственной регистрации в качестве товарных знаков не только самих имен и псевдонимов, но и производных от них обозначений. В части же соотношения обозначений, представляемых на регистрацию в качестве товарного знака, с названиями произведений, персонажами, цитатами, произведениями искусства, фрагментами таких произведений дополнение безусловно важно, хотя, возможно, точнее было бы говорить не о сходных с такими объектами, а о производных от них обозначениях. Создание нового творчески самостоятельного произведения допустимо, даже если результат оказывается схожим с ранее существовавшим. Само по себе сходство двух произведений не означает, что одно из них является переработкой другого, что в одном использовано другое (см., например, пункт 1 Обзора N 122). При сходстве произведений для установления нарушения необходимо доказать, что первое произведение использовано без согласия автора путем его переработки, приводящей к созданию нового (как правило, похожего) произведения (подпункт 9 пункта 2 ст. 1270 ГК).

6.Гражданский кодекс дополнен новым пунктом 10 статьи 1483, согласно которому не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с ГК средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 этой статьи.

Данная новелла направлена на исключение возможности государственной регистрации в качестве товарных знаков обозначений, в которые помимо чужих средств индивидуализации и объектов, указанных в пункте 9 статьи 1483 ГК РФ, включены иные элементы.

До 1 октября 2014 г. Роспатент и судебная практика в подобных случаях для исключения возможности регистрации в качестве товарных знаков обозначений, лишь часть которых недопустима к регистрации, расширительно применяли положения о сходстве обозначений до степени смешения. По общему правилу учитывается, ассоциируются ли в глазах потребителей два обозначения в целом. При включении одного обозначения в другое в качестве его элемента для установления сходства это правило нарушалось: оценке подвергались одно обозначение в целом и часть другого, анализировалось сходство части заявленного на регистрацию обозначения со средствами индивидуализации и объектами, указанными в пункте 9 ст. 1483 ГК. Теперь возможность анализа части обозначения прямо предусмотрена законом.

7.Изменения уточняющего характера были внесены в пункт 2 ст. 1486 ГК, устанавливающий

надежная правовая поддержка

последствия неиспользования товарного знака.

Всилу этой статьи правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Всилу подпункта 1 пункта "C" статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечено в статье 19 Соглашения ТРИПС, если использование является требованием для сохранения в силе регистрации, то регистрация может быть аннулирована только тогда, когда непрерывный срок неиспользования знака составляет не менее трех лет, если только владелец товарного знака не укажет на веские причины, основанные на существовании препятствий такому использованию. Обстоятельства, возникающие независимо от воли владельца товарного знака, которые создают препятствие для его использования, как, например, ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых товарным знаком, должны признаваться в качестве веских причин для неиспользования знака. Использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака.

С учетом данных положений пункт 2 ст. 1486 ГК определяет, какие и кем совершенные действия признаются использованием товарного знака в целях этой статьи (при этом следует иметь в виду, что использование товарного знака, учитываемое для целей сохранения правовой охраны товарного знака, уже способов использования товарного знака, охватываемых статьей 1484 ГК).

Для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 ст. 1484 ГК, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот. Также использованием товарного знака считается его использование с изменением отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

До 1 октября 2014 г. в числе прочего учитывалось использование товарного знака не "с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака" (как в настоящее время), а "с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность".

Новая редакция, представляется, более точно соответствует подпункту 2 пункта "C" статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которому применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

Различительная способность - свойство товарного знака, необходимое для его государственной регистрации. При этом учету подлежит не степень различительной способности, а ее наличие или отсутствие (см., например, пункт 1 ст. 1483 ГК, подпункт 6 п. 1 ст. 1514 ГК). В данном же случае имеется в виду возможность использования правообладателем не только самого товарного знака, но и иных, внешне схожих обозначений, которые потребителями, не обращающими внимание на мелкие детали, будут восприниматься как тот же товарный знак (с такой же различительной способностью). Требование неизменности существа товарного знака как раз и показывает, что фактически в глазах потребителей должно использоваться такое же обозначение, что и зарегистрированный товарный знак.

8. Нельзя не прокомментировать положения статьи 1487 ГК, определяющей правила исчерпания исключительного права на товарный знак, которые так и не были изменены, хотя их изменение предполагалось.

Всилу статьи 1484 ГК лишь лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

По общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является любое использование товарного знака без согласия правообладателя, включая, например: нанесение товарного знака на товар, этикетки, упаковку; введение товара, на который (или на этикетки, упаковку, документацию которого) нанесен товарный знак, в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

надежная правовая поддержка

Вместе с тем контроль правообладателя за судьбой товара, на который нанесен товарный знак, не может быть безграничным. Принцип исчерпания исключительного права означает ограничение правовых возможностей обладателя исключительного права на товарный знак контролировать судьбу товара, на который нанесен товарный знак. При этом правообладатель, безусловно, всегда осуществляет такой контроль при производстве товара, а также при его введении в гражданский оборот. Режим исчерпания исключительного права, устанавливаемый в конкретной стране, определяет, с какого момента оборот товара, с нанесенным на него товарным знаком, осуществляется на территории этой страны вне контроля правообладателя.

В международной практике существует три различных варианта действия принципа исчерпания права: международный, региональный и национальный режимы.

Так, согласно международному режиму исчерпания права, если конкретный товар введен в

гражданский оборот правообладателем или с его согласия в любой стране мира, право правообладателя в государстве, в котором действует указанный режим, считается исчерпанным и правообладатель не вправе в этом государстве контролировать дальнейшее распространение данного товара.

Для государств, в которых существует региональный режим исчерпания права, право считается исчерпанным с момента введения в гражданский оборот товара в одном из государств соответствующего региона (границы которого определяются международным соглашением). Введение товара в гражданский оборот на территории государства, не входящего в круг государств, определенный соглашением, не приводит к исчерпанию права на территории государства, в котором применяется региональный режим исчерпания права.

Самый жесткий режим исчерпания права на товарный знак - национальный, предполагает исчерпание права только в том случае, если самим правообладателем или с его согласия конкретный товар введен в

гражданский оборот на территории самого государства, применяющего этот принцип.

Выбор применимого режима исчерпания права основан, в первую очередь, не на правовой, а на экономической составляющей. При этом каждое государство само определяет, какой режим оно устанавливает.

Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 года не определяет, какой режим исчерпания права должен действовать в конкретной стране.

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в статье 6 говорит о том, что это Соглашение также не влияет на выбор конкретной страны.

Вчасти IV ГК РФ режиму исчерпания права на товарный знак посвящена статья 1487, в соответствии

скоторой не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Таким образом, из-под общего правила о том, что любые действия по использованию товарного знака могут осуществляться только правообладателем или с его согласия, то есть из-под контроля правообладателя выводятся случаи совершения действий в отношении товаров, которые уже были правообладателем или с его согласия введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Таким образом, действующая норма ст. 1487 ГК исходит из национального режима исчерпания права.

Вместе с тем в рамках работы по формированию Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации указанными государствами в г. Москве 9 декабря 2010 г. было подписано Международное соглашение "О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности" (ратифицировано, вступило в силу с 1 января 2012 г.). Статья 13 этого Соглашения устанавливает следующий режим исчерпания права на товарный знак: "не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории государств Сторон непосредственно правообладателем или другими лицами с его согласия". Следовательно, данным Соглашением установлен региональный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, при котором исключительное право на товарный знак в Российской Федерации считается исчерпанным с момента введения товара с нанесенным на него товарным знаком в гражданский оборот на территории Российской Федерации, Республики Беларусь или Республики Казахстан.

Всилу части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, должны применяться правила международного договора. Таким образом, положение Соглашения о региональном режиме исчерпания исключительного права на товарный знак имеет преимущество по отношению к норме ГК о национальном режиме исчерпания права. В связи с этим статью 1487 ГК следовало скорректировать,

надежная правовая поддержка

особенно учитывая, что одной из задач проводимой реформы являлось уточнение норм ГК в связи с принятыми Российской Федерацией международными обязательствами.

Кроме того, в г. Астане (Республика Казахстан) 29 мая 2014 г. был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе. В пункте 16 Протокола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности, являющегося приложением N 26 к этому договору, определено, что на территориях государств-членов применяется принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза, в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза использование этого товарного знака, товарного знака Союза в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории любого из государств-членов непосредственно правообладателем товарного знака и (или) товарного знака Союза или другими лицами с его согласия. Данное соглашение также исходит из регионального режима исчерпания права.

Следует учитывать, что статья 1487 ГК, даже не претерпев изменений, в настоящее время должна применяться лишь в части, не противоречащей указанным международным договорам.

9. В статью 1493 ГК внесены небольшие по объему, но важные по значению изменения, обязывающие Роспатент публиковать в официальном бюллетене сведения о поданных заявках на товарные знаки. При этом устанавливается, что после публикации сведений о заявке до принятия решения о государственной регистрации товарного знака любое лицо вправе представить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обращение в письменной форме, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям статей 1477 и 1483 ГК.

Эти положения корреспондируют с новой нормой пункта 1 ст. 1499 ГК, согласно которой в случае поступления такого обращения содержащиеся в нем доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям статей 1477 и 1483 ГК учитываются при проведении экспертизы заявленного обозначения.

Представляется, эти положения позволят существенным образом повысить эффективность системы регистрации товарных знаков.

До 1 октября 2014 г. проверка обозначения на его соответствие условиям охраноспособности проводилась экспертами Роспатента лишь исходя из имеющихся у них возможностей с проведением в том числе самостоятельного поиска тождественных и сходных обозначений.

Третьи лица, не согласные с предоставлением правовой охраны товарному знаку, имели возможность подать возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку лишь в случае регистрации товарного знака (после такой регистрации).

При этом до принятия решения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку такой товарный знак является действующим и порождающим в связи с этим правовые последствия.

В этой ситуации вступает в действие принцип достоверности Реестра товарных знаков: до тех пор, пока реестр не изменен, как сам обладатель права может быть уверен в своем праве, так и третьи лица должны соответствующее исключительное право соблюдать.

По общему правилу лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите. Так, например, в отношении права на товарный знак в пункте 62 совместного Постановления N 5/29 специально отмечено, что в силу пункта 1 ст. 1484 ГК исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю). Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном ст. 1512 ГК, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 ГК.

Действия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по использованию чужого товарного знака не могут быть правомерными даже если зарегистрированное в качестве товарного знака обозначение на самом деле не отвечает критериям охраноспособности. Надлежащими действиями при желании использовать чужой товарный знак в случае убежденности в его неохраноспособности являлись бы действия по предварительному оспариванию регистрации товарного знака. Соответственно, в случае удовлетворения таких требований Роспатентом, обозначение прекратило бы охраняться в качестве товарного знака и могло бы свободно использоваться любыми лицами.

Хорошим примером такой ситуации является рассмотренное ВАС РФ в порядке надзора дело N 16577/11 (Постановление от 17.04.2012). Выявлено, что компанией использовался чужой товарный знак путем нанесения его на свои товары. При этом нижестоящие суды признали действия компании правомерными, сославшись на то, что у зарегистрированного товарного знака отсутствует различительная способность. Состоявшиеся судебные акты были отменены, а требования истца удовлетворены, так как

надежная правовая поддержка

было установлено, что регистрация товарного знака не оспорена и он без согласия на то правообладателя использовался ответчиком.

Единственным случаем, когда в защите зарегистрированного товарного знака может быть отказано, как следует из положений четвертой части ГК РФ и отмечено в совместном Постановлении N 5/29, может быть ситуация, когда действия по государственной регистрации товарного знака квалифицированы как злоупотребление правом. При этом в практике ВАС РФ не раз встречались случаи, когда с учетом конкретных обстоятельств рассматриваемого дела действия по регистрации товарного знака действительно квалифицировались как злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция (см., например, Постановления от 01.07.2008 N 3565/08, от 17.01.2012 N 5282/11).

С учетом презумпции достоверности реестра и длительности процедуры оспаривания зарегистрированного товарного знака возможность третьих лиц предотвратить регистрацию обозначения в качестве товарного знака на стадии экспертизы представляется очень важной. Она позволяет третьим лицам упредить появление товарных знаков, не отвечающих условиям охраноспособности, а не оспаривать соответствующую регистрацию после ее осуществления (хотя, безусловно, и такая возможность также сохраняется).

В статью 1499 ГК, посвященную вопросам экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, также внесены изменения, обязывающие Роспатент в ходе проведения экспертизы в том числе оценивать соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1483 ГК в части недопустимости регистрации в качестве товарных знаков обозначений, тождественных промышленным образцам или сходных с ними. При этом, с одной стороны, учтено то, что действительно возможно использование в качестве, в первую очередь, объемных товарных знаков промышленных образцов, представляющих собой решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, а с другой, то, что именно Роспатент - как орган, осуществляющий регистрацию товарных знаков, ведет и Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации, а соответственно, имеет возможность проводить такую проверку.

10. Статья 1512 ГК определяет основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Вэту статью были внесены весьма значимые изменения, но прежде хотелось бы обратить внимание на некоторые положения, которые остались в прежней редакции (несмотря на то, что соответствующие изменения обсуждались).

Всилу подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 ГК (аналогичные с точки зрения срока правила закреплены также в подпунктах 3 - 6 пункта 2 статьи 1512 ГК).

Вэтом виде норма была весьма схожа с пунктом 1 ст. 1398 ГК, согласно которому патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец мог быть признан недействительным полностью или частично в течение срока его действия.

Вместе с тем, как отмечено в пункте 54 совместного Постановления N 5/29, недействительным может быть признан и тот патент, действие которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращено, а равно и предоставление правовой охраны товарному знаку, правовая охрана которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращена.

Такой подход судебной практики является оправданным, поскольку, как отмечено в пункте 43.4 того же Постановления N 5/29, если на основании статьи 1514 ГК правовая охрана товарного знака уже прекращена, требование о возмещении убытков или выплате компенсации может быть заявлено лицом, являвшимся правообладателем на момент совершения правонарушения.

Таким образом, прекращение действия патента, прекращение правовой охраны товарного знака не препятствуют бывшему правообладателю обращаться с требованиями, направленными на защиту ранее существовавшего права.

Впериод действия патента или правовой охраны товарного знака нарушитель, считающий соответствующий патент или товарный знак не соответствующим условиям патентоспособности (охраноспособности), вправе оспорить патент, предоставление правовой охраны товарному знаку, например, ссылаясь на отсутствие различительной способности товарного знака.

Решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, вступая в силу со дня его принятия, влечет аннулирование патента, товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака. Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым

надежная правовая поддержка

был зарегистрирован патент, товарный знак, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на который признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

Положения пункта 54 совместного Постановления N 5/29 о возможности оспаривания патента, предоставления правовой охраны товарному знаку и после истечения срока действия патента, правовой охраны товарного знака основаны на том, что само по себе истечение такого срока не означает, что соответствующим патентом или товарным знаком более не могут нарушаться права третьих лиц.

Вслучае установления такого нарушения патент, предоставление правовой охраны товарному знаку могут быть оспорены и после истечения срока их действия.

С учетом судебной практики в статью 1398 ГК были внесены соответствующие изменения. Так, в силу абзаца третьего пункта 2 ст. 1398 ГК в новой редакции патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия по основаниям и в порядке, которые установлены абзацами первым и вторым этого пункта.

Статья 1512 ГК в этой части оставлена без изменений. Вместе с тем полагаем, с учетом сохраняющего свою актуальность пункта 54 совместного Постановления N 5/29, что и в отношении товарных знаков при доказанности заинтересованности предоставление правовой охраны товарному знаку, срок действия которого истек, может быть оспорено.

Всилу подпункта 6 пункта 2 ст. 1512 ГК предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг, представляет собой нарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14 Федерального закона "О защите конкуренции".

Соответственно, вопрос о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права актом недобросовестной конкуренции может быть рассмотрен в административном порядке антимонопольным органом. При этом вынесенное антимонопольным органом решение является основанием для вынесения Роспатентом решения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по указанному выше основанию (пункт 63 совместного Постановления N

5/29).

Защита прав лица от нарушения антимонопольного законодательства может быть осуществлена не только в административном, но и в судебном порядке (пункт 20 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 N 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства").

Следовательно, требование о признании действий лица недобросовестной конкуренцией может быть предъявлено непосредственно в суд, минуя административный порядок. В этом случае основанием для вынесения Роспатентом решения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку будет являться судебное решение о признании действий правообладателя по приобретению права недобросовестной конкуренцией.

Соответственно, право устанавливать наличие в действиях правообладателя недобросовестной конкуренции предоставлено суду или антимонопольному органу, Роспатент же на основании подпункта 6 пункта 2 ст. 1512 ГК фактически исполняет решение суда или антимонопольного органа.

Вотличие от положений о недобросовестной конкуренции положения законодательства о злоупотреблении правом не устанавливают специального порядка признания злоупотреблением правом действий правообладателя.

Статья 10 ГК определяет, что в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. Если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо вправе требовать возмещения причиненных этим убытков.

Гражданский кодекс не предоставляет Роспатенту полномочий по признанию действий лица злоупотреблением правом. Более того, Роспатент в административном порядке на основании подпункта 6 пункта 2 ст. 1512 и абзаца второго пункта 3 ст. 1513 ГК рассматривает возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, если действия, связанные с регистрацией такого знака, "признаны в

надежная правовая поддержка

установленном порядке" злоупотреблением правом (фактически - ранее признаны).

Представляется, возможны два варианта признания действий правообладателя по регистрации товарного знака злоупотреблением правом.

Содной стороны, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (пункт 62 совместного Постановления N 5/29).

Таким образом, если в деле о защите нарушенного исключительного права правообладателю отказано в удовлетворении исковых требований в связи со злоупотреблением им своим правом и это злоупотребление связано с недобросовестным приобретением права, то впоследствии возможно на основании подпункта 6 пункта 2 ст. 1512 ГК обратиться в Роспатент для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку.

Сдругой стороны, полагаем возможным истолковать подпункт 6 пункта 2 ст. 1512 ГК как предоставляющий право заинтересованным лицам обратиться в суд с самостоятельным требованием о признании действий по приобретению исключительного права на товарный знак злоупотреблением правом. Иначе (при ограничении возможности установления злоупотребления правом лишь в деле о нарушении исключительного права) может получиться, что третьи лица будут не вправе оспорить соответствующую регистрацию до тех пор, пока непосредственно к ним не будут предъявлены требования о прекращении нарушения интеллектуальных прав.

Вопрос о порядке признания действий правообладателя по регистрации товарного знака злоупотреблением правом в новой редакции ГК РФ "оставлен за кадром".

Вместе с тем решен другой немаловажный вопрос. Подпункт 6 пункта 2 ст. 1512 ГК в новой редакции позволяет оспаривать и признавать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку не только в случае, когда действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией (до 01.10.2014), но и в случае, когда такими признаны действия этого же правообладателя в отношении другого товарного знака - сходного с ним до степени смешения.

Таким образом, в случае недобросовестной регистрации серии сходных товарных знаков достаточным будет установление недобросовестности при регистрации хотя бы одного товарного знака для того, чтобы оспорить государственную регистрацию всей серии товарных знаков. Таким образом повышается эффективность противодействия недобросовестному поведению.

В силу последнего абзаца пункта 2 ст. 1512 ГК в новой редакции положения подпунктов 1 - 3 этого пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513 ГК).

Данная новелла направлена, в первую очередь, на недопущение признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, не имевшему различительной способности на момент его регистрации в качестве товарного знака, но впоследствии (в том числе с учетом интенсивности использования товарного знака) приобретшего такую способность. Исходя из нового регулирования правовая охрана такого товарного знака должна быть сохранена, даже если на момент государственной регистрации товарного знака он не соответствовал условиям охраноспособности.

Вместе с тем следует признать, что при обратной ситуации правило об учете обстоятельств на момент рассмотрения возражений исходя, в том числе из подпункта 6 пункта 1 ст. 1514 ГК, не должно применяться.

Если на момент государственной регистрации товарного знака он соответствовал условиям охраноспособности и обладал различительной способностью, то последующая утрата такой различительной способности не должна влечь признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 1 пункта 2 ст. 1512 ГК даже с учетом последнего абзаца этого пункта. Применение этой нормы означало бы необходимость аннулирования записи в Государственном реестре товарных знаков с самого начала - с момента подачи в Роспатент заявки на государственную регистрацию товарного знака. Вместе с тем, если на момент предоставления правовой охраны товарному знаку он обладал различительной способностью, то правовая охрана должна действовать весь период, пока различительная способность сохраняется.

В этой ситуации подлежит применению не подпункт 1 пункта 2 ст. 1512 ГК, а подпункт 6 пункта 1 ст. 1514 ГК, согласно которому правовая охрана товарного знака прекращается "на будущее" на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

надежная правовая поддержка

надежная правовая поддержка