Учебный год 2023-2024 / №5, 2009

Должностному лицу таможенного органа надлежит получить эти документы в ходе административного расследования, не ограничиваясь в протоколе ссылкой на таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. В противном случае судебное разбирательство может затянуться, есть риск выхода за пределы срока давности привлечения к административной ответственности, и даже возможен отказ в привлечении к таковой.

Особенности защиты иностранных правообладателей

Дополнительные требования к документам

АПК РФ в главе 33 предусматривает особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. Среди них — необходимость представления документа о юридическом статусе правообладателя (как правило, выписка из торгового реестра), перевод и нотариальное заверение российским нотариусом всех документов на иностранном языке, которые должны быть удостоверены и апостилированы иностранным нотариусом. При отсутствии таких документов решение суда не считается законным и обоснованным (постановления ФАС Северо-Западного округа от 20.02.2008 по делу № А13-5141/2007, от 09.06.2007 по делу № А56-11380/2006).

Должностные лица таможенных органов нередко составляют протокол по делу об административном правонарушении и передают его в суд без требуемых, согласно главе 33 АПК РФ, документов (дела № А56-15901/2008, № А56-39760/2008, № А56-39762/2008, № А56-39763/ 2008). Представляется, что уже на стадии внесения в таможенный реестр правообладателям и ФТС России целесообразно учитывать судебную перспективу и, соответственно, выполнять требования АПК РФ к документам иностранного происхождения.

Однако ФТС России не всегда вносит сведения в реестр интеллектуальной собственности с соблюдением указанных требований АПК РФ и норм ГК РФ о представительстве.

• Так, сведения о международных товарных знаках немецкого юридического лица Gedore Werkzeugfabrik Otto Dowidat внесены на основании заявления его представителя, который в подтверждение полномочий представил копию доверенности на иностранном и русском языках, выданной правообладателем — немецким юридическим лицом российскому юридическому лицу, а также доверенность, выданную ему упомянутой российской организацией, совершенную в простой письменной форме и не удостоверенную нотариально вопреки ст. 187 ГК РФ.

Кроме того, были представлены справка из Роспатента с указанием классов МКТУ, по которым зарегистрированы товарные знаки, и простой перевод выписки с сайта Роспатента о конкретных товарах в пределах классов МКТУ, по которым зарегистрированы товарные знаки.

Приняв решение о включении в реестр, ФТС России не приняла во внимание, что, согласно ч. 2 ст. 255 АПК РФ, документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

В результате по делам № А56-15901/2008, № А56-39763/2008, рассмотренным Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по ходатайству ответчика суд отказал в допуске к участию в судебном разбирательстве лица, указанного в таможенном реестре представителем правообладателя, признав ненадлежащим оформление его документов о представительстве.

Указание в заявлении в суд в качестве третьего лица непосредственно правообладателя

По делам по ст. 14.10 КоАП РФ в качестве третьих лиц подлежат привлечению правообладатели. Таможенному органу важно правильно указать в исковом заявлении третье лицо.

• В деле № А56-39763/2008 Пулковская таможня неправильно указала в заявлении в качестве третьего лица российское юридическое лицо, являющееся представителем немецкой компании-правообладателя. Ответчик обратил внимание суда на то, что в качестве третьего лица подлежит привлечению сам правообладатель, а не его представитель. Суд привлек к участию в деле немецкую компанию-правообладателя, отложив судебное заседание на дату за пределами срока давности привлечения к административной ответственности. В результате ненадлежащее указание таможней третьего лица в исковом заявлении привело к отказу в привлечении нарушителя к административной ответственности³.

Подтверждение международных товарных знаков с позиции допустимости доказательств⁴

На практике таможенные органы, расследуя нарушения прав на международные товарные знаки, запрашивают у Роспатента информацию по знаку, а также ограничиваются документами, предъявленными представителями правообладателей (как правило, не заверенный нотариально перевод сведений о знаке, размещенных на сайте Роспатента). Роспатент присылает справку, где подтверждает факт действия в России международного товарного знака с указанием классов МКТУ, но без указания конкретных товаров, по которым он зарегистрирован.

На наш взгляд, справки Роспатента, даже с указанием конкретных товаров, входящих в зарегистрированный товарный знак, равно как заверенного российским нотариусом перевода распечатки сведений о знаке с сайта Роспатента, недостаточно. Эта позиция строится на принципе допустимости доказательств: обстоятельства дела, которые по закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (ст. 68 АПК РФ).

В соответствии со ст. 5-terМадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891 Международное бюро ВОИС выдает любому лицу по его просьбе и при условии уплаты пошлины, установленной Регламентом по выполнению Соглашения, копию записи о знаке, произведенной в реестре. Об этом говорится и в информационном сообщении Международного бюро ВОИС от 08.02.2002 № 5/2002, согласно которому единственной официальной публикацией являются только заверенные выписки из реестра, осуществляемые Международным бюро на основании запросов. Указанное правило со ссылкой на информационное письмо размещено на сайте Роспатента⁵.

В связи с этим представление иных документов может быть обоснованно воспринято судом как представление недопустимых доказательств. Суд может отказать в принятии их в качестве доказательств и сделать вывод, что таможенный орган в нарушение ч. 1 ст. 65 АПК РФ не представил в суд доказательств, из которых бы следовало, что указанное таможенным органом лицо является правообладателем и что именно ему принадлежит товарный знак, охраняемый в определенном объеме.

Косвенным подтверждением правильности такой позиции является постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.02.2008 по делу № А13-5141/2007. Кассационный суд, отменяя решение суда первой инстанции и направляя дело на новое рассмотрение, указал на необходимость истребовать выписки из международного реестра марок на иностранном языке с удостоверительными надписями иностранных нотариусов и апостилями на иностранных языках.

Поэтому таможенному органу необходимо предложить правообладателю представить выписку из международного реестра товарных знаков.

Компетенция таможенных органов по ст. 14.10 КоАП РФ заканчивается выпуском товара

По данному вопросу не сложилось единообразной арбитражной практики. Возможно, это обусловлено различной активностью сторон по конкретным делам (постановления ФАС Северо-Западного округа от 29.05.2006 по делу № А66-16074/2005; ФАС Московского округа от 02.12.2008 № КА-А40/9498-08-4; ФАС Поволжского округа от 15.08.2008 по делу № А57-1754/08).

Однако представляется, что буквальное толкование норм Таможенного кодекса РФ ограничивает компетенцию таможенных органов по защите интеллектуальной собственности стадией до выпуска товара. В тех случаях, когда ответчик обращал внимание суда на этот момент, суд отказывал в признании компетенции таможенного органа.

Предусмотренные ТК РФ формы таможенного контроля могут применяться только для выявления нарушения таможенных правил (глава 16 КоАП РФ, в частности ст. 16.2 о недостоверном декларировании). Статья 14.10 к таковым не относится (глава 14 «Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности» КоАП РФ).

Таможня вправе осуществлять прямо предусмотренные ТК РФ формы таможенного контроля (глава 35). Все формы таможенного контроля, в том числе проверка документов и сведений (ст. 367 ТК РФ), после выпуска товаров могут проводиться только для установления подлинности документов и достоверности содержащихся в них сведений, а также правильности их оформления, т. е. для целей выявления возможных нарушений таможенных правил, а не для установления нарушения прав на интеллектуальную собственность.

• Как указал ФАС Дальневосточного округа в постановлении от 27.12.2006 № Ф03-А37/06-2/4759, таможня не учитывает, что формы таможенного контроля, в том числе проверка документов и сведений, регламентируют проверку достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и иных документах, представленных при таможенном оформлении, путем сопоставления с информацией, полученной из других источников, в том числе по результатам проведения иных форм таможенного контроля, анализа сведении специальном таможенной статистики, обработки сведений с использованием программных средств, а также другими способами, не запрещенными законодательством РФ.

Иными словами, проверка документов и сведений и другие формы таможенного контроля проводятся в таможенных целях на предмет соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности законодательства в сфере таможенных правоотношений, несоблюдение которого в случае установления факта совершения нарушения таможенных правил влечет административную ответственность по главе 16 КоАП РФ.

К этому спору не относятся приводимые таможней в защиту заявленных требований обстоятельства об установлении нарушений, выявленных в ходе проверки документов и сведений. Отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием товарных знаков, урегулированы ГК РФ с учетом положений главы 38 ТК РФ, направленных на содействие правообладателю в защите его прав и законных интересов на стадии таможенного оформления до выпуска товаров. С подачей правообладателем заявления в порядке ст. 394 ТК РФ наступает возможность предотвратить перемещение через таможенную границу РФ предполагаемых контрафактных товаров.

По данному делу правообладатель товарных знаков до выпуска товаров не подавал заявлений в таможенный орган. Подаче такого заявления впоследствии предшествовала информация таможни в связи с проведением проверки документов и сведений как формы таможенного контроля.

Проблема доказывания предмета правонарушения после выпуска товара

Если признать правильной позицию о наличии компетенции таможенных органов по ст. 14.10 КоАП РФ после выпуска товара, все равно возникает проблема доказывания предмета правонарушения.

После выпуска товара в распоряжении таможенных органов остается только грузовая таможенная декларация (далее — ГТД) с указанием на товарный знак. Однако не очевидно, размещен ли фактически товарный знак на товаре, его упаковке, этикетке. Встает вопрос: достаточно ли для привлечения к ответственности факта указания на товарный знак сугубо в документации, связанной с введением товара в гражданский оборот, учитывая, что это также считается использованием товарного знака (п. 2 ст. 1484 ГК РФ)?

Как правило, суды исходят из того, что таможенный орган должен доказать наличие на самом товаре (его этикетках, упаковке) обозначения, сходного до степени смешения с обозначением, зарегистрированным как товарный знак⁶.

Указание сходного обозначения в ГТД, товаротранспортных документах (счета, счета-фактуры, накладные и др.) само по себе не свидетельствует о наличии на товаре, его этикетке, упаковке охраняемого обозначения. А это необходимо.

Северо-западное таможенное управление письмом от 28.02.2008 № 09-03-22/4856 «О направлении обзора судебной практики» обратило внимание нижестоящих таможен на данный аспект, приложив постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.06.2008 по делу № А52-4540/2007. Тем не менее таможенные органы нередко возбуждают дела, составляют протоколы, подают заявления в суды при недоказанности этого факта и в результате проигрывают дела.

• Пулковская таможня, дважды проиграв дела по указанной причине (№ А56-14526/2008, № А56-250/2008), снова направила в суд три дела с такой же доказательственной базой (№ А56-39760/2008, № А56-39762/2008, № А56-39763/2008). В результате по этим делам суды двух инстанций отказали в привлечении к ответственности.

Если нарушитель выдвинул возражения относительно наличия на товаре, упаковке, этикетке охраняемого обозначения (при этом, как правило, ссылаются на допущенную поставщиком техническую ошибку в товаротранспортных документах, на основе которых заполнялась ГТД), существует возможность осмотра складов декларанта, его покупателей либо поручения осмотра, опроса, изъятия вещественных доказательств таможне по месту нахождения декларанта, покупателя. Риск неполучения вещественного доказательства или источников фиксации его внешнего вида несет таможенный орган.

В то же время не всегда даже полученное от покупателей описание товара, подтверждение наличия на товаре, его упаковке, этикетке охраняемого обозначения, предоставление самого товара признаются судами достаточными доказательствами, безусловно свидетельствующими о наличии на реализованном товаре охраняемого обозначения. Суды отмечают, что такие доказательства являются лишь косвенными⁷.

В связи с этим представляется правильной практика прекращения производства по делу до обращения в суд при необнаружении у декларанта товара и отрицания им фактического наличия товарного знака на самом товаре, упаковке, этикетке.

Момент, с которого правонарушение по ст. 14.10 КоАП РФ (ввоз товара) считается оконченным

По этому вопросу сформировалась единообразная практика вышестоящих судебных инстанций, которая иногда, увы, нарушается нижестоящими судами⁸.

Под ввозом понимается не только фактическое перемещение товара через таможенную границу РФ, но и избрание декларантом таможенного режима. До подачи ГТД правонарушение не считается оконченным, а за покушение на данное правонарушение ответственность в КоАП РФ не предусмотрена⁹.

Проблема «параллельного импорта»

Под параллельным импортом понимается ввоз оригинальной продукции в Россию без согласия правообладателя. Обозначенная проблема непосредственно связана с содержанием понятия «исчерпание прав» в национальном законодательстве. Принцип исчерпания прав в законодательстве об интеллектуальной собственности означает, что товар, единожды введенный в гражданский оборот правообладателем или с его согласия, признается легальным при его дальнейших перепродажах.

Принцип исчерпания прав может быть национальным и интернациональным (международным). Для интернационального принципа не имеет значения, в какой стране товар введен в оборот с согласия правообладателя. Товар считается законно находящимся в гражданском обороте при его реализации впоследствии в любой стране мира. Для этого не потребуется дополнительного согласия правообладателя.

Национальное исчерпание прав означает, что необходимо согласие правообладателя каждый раз при пересечении товаром государственной границы. Нечто среднее существует в Европейском союзе (ЕС), где товар, изначально введенный в оборот в одной стране ЕС, может свободно перемещаться по всему ЕС, но для вывоза за его пределы и ввоза в страну, не входящую в ЕС, потребуется специальное согласие правообладателя.

Транснациональные корпорации всегда стремились монополизировать рынок конкретной страны через создание авторизованных дилеров по реализации их продукции, влияя таким образом на ценообразование и ассортимент в зависимости от экономической конъюнктуры в той или иной стране.

Эта проблема обострилась в связи с серьезным сокращением продаж у официальных дилеров автомобилей и автозапчастей после падения американского доллара и активизации ввоза автомобилей и запчастей из США. Суды удовлетворяли первые заявления таможни о конфискации автомобилей. Задолго до этого Определением от 22.04.2004 № 171-О Конституционный Суд РФ признал конституционным национальный принцип исчерпания прав в российском законодательстве.

До сих пор единообразная практика складывалась в пользу таможенных органов и правообладателей. Только ФАС Восточно-Сибирского федерального округа отказывал в привлечении к административной ответственности за ввоз оригинальной продукции (например, постановление от 29.05.2008 № А19-14420/07-Ф02-1707/08). Заявления о пересмотре в порядке надзора подавались как правообладателями, так и параллельными импортерами. Однако до дела № А40-9281/08-145-128 судьи ВАС РФ не находили оснований для передачи дел в Президиум ВАС РФ.

После вступления в силу части четвертой ГК РФ, несмотря на декларируемое ужесточение законодательства о защите прав на интеллектуальную собственность, во многом произошла его либерализация. Это выразилось не только в уменьшении минимального размера компенсации за нарушение прав на товарный знак (со 100 до 10 тыс. руб.), но и в изменении понятия котрафактности товара.

В Законе РФ от 23.09.92 № 3520-I«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» контрафактным считался любой товар с незаконным использованием товарного знака. Под незаконным использованием понималось любое использование без согласия правообладателя. Таким образом, оригинальный товар признавался контрафактным при его ввозе в РФ без согласия правообладателя. Признание товара контрафактным имело практические последствия: именно контрафактный товар подлежал уничтожению или передаче правообладателю по его заявлению в счет возмещения убытков или для последующего уничтожения.

В силу ст. 1515 ГК РФ контрафактным будет товар с незаконно нанесенным на него товарным знаком. Таким образом, контрафакт — это только подделка или товарный плагиат (нанесение на собственную продукцию чужого товарного знака). Соответственно, оригинал по ГК РФ не является контрафактом и, следовательно, не подлежит конфискации и (или) уничтожению. В этом смысле появилось больше предпосылок для изменения практики.

• Коллегия ВАС РФ наконец передала в Президиум одно из первых дел — о конфискации автомобиля Porsche Cayenne. Президиум ВАС РФ в постановлении от 03.02.2009 № 19458/08 по делу № А40-9281/08-145-128 поддержал позицию коллегии судей¹⁰.

Высказана аргументация, что в связи с положениями части четвертой ГК РФ публичную опасность представляет лишь ввоз подделок. Ввоз же оригинальной продукции представляет собой нарушение частных прав правообладателей, которые имеют возможность привлекать неуправомоченных импортеров к гражданско-правовой ответственности. Поэтому и ст. 14.10 КоАП РФ также надо толковать мягче. Тем более что обязательным предусмотренным в ней наказанием является конфискация товара с незаконно нанесенным на него товарным знаком.

Неочевидна роль, которую теперь будут играть таможенные органы: дистанцируются ли они от ввоза оригинальной продукции, ограничившись борьбой с контрафактом, или будут информировать правообладателей, по крайней мере внесенных в таможенный реестр, которые смогут положить эту информацию в основу исков о взыскании компенсации или убытков. В противном случае правообладателям придется «идти от продавца», самостоятельно делая запросы в таможенные органы. Пока также непонятно, будут ли таможенные органы на них отвечать или для этого им понадобятся запросы судов. Разъяснения ФТС России на сей счет отсутствуют.

С учетом Постановления Пленума ВАС РФ от 14.02.2008 № 14 «О внесении дополнений в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.03.2007 № 17 „О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам“» в течение шести месяцев со дня принятия конечного судебного акта признанные нарушителями импортеры могут подать заявления о пересмотре их дел по вновь открывшимся обстоятельствам.

Вина

1. При отсутствии в ГТД, товаротранспортных документах, на основании которых заполнялась ГТД, упоминания о товарных знаках и их обнаружении на товарах, упаковке, этикетке при досмотре лицо нельзя считать виновным в нарушении прав на товарный знак¹¹.

Нельзя поставить в вину неосуществление предварительного декларирования в отличие от случаев привлечения к ответственности за нарушение таможенных правил (глава 16 ТК РФ)¹².

2. Факт внесения товарного знака в таможенный реестр имеет значение для определения виновности в нарушении прав на товарный знак.

Многие товарные знаки не внесены в таможенный реестр интеллектуальной собственности. Данная процедура занимает длительное время. Возникает вопрос: можно ли считать виновным в нарушении прав на товарный знак при ввозе (вывозе) товара лицо, которое указывает на ознакомление с таможенным реестром до подачи ГТД и на отсутствие в нем указания на знак, при условии недоказанности предупреждения правообладателем о недопустимости использования знака либо достаточно факта национальной или международной регистрации?

Представляется, что в свете указанных выше обстоятельств лицо нельзя признать виновным, учитывая наличие специальных норм в ТК РФ о деятельности таможенных органов по защите интеллектуальной собственности, а также общедоступность, полноту и бесплатность таможенного реестра в отличие от данных Роспатента.

• Как указал ФАС Уральского округа в постановлении от 06.06.2007 по делу № А60-35283/06, ответчик проявил должную внимательность и осмотрительность, принял все зависящие от него разумные меры по соблюдению чужих прав на интеллектуальную собственность при ввозе в РФ арестованного изделия, проверив таможенный реестр и убедившись в отсутствии в нем спорного знака. В связи с этим в действиях ответчика отсутствует вина как обязательный элемент для привлечения к административной ответственности.

• Отсутствие в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности сведений о товарных знаках третьего лица, которые были внесены в реестр значительно позже ввоза изделия ответчиком, свидетельствует о недостаточной заботе владельца товарных знаков о защите своей интеллектуальной соб-ственности¹³.

Однако есть и противоположное мнение, согласно которому факт невнесения в таможенный реестр не влияет на вину¹⁴.

Примирение правообладателя и нарушителя по делу об административном правонарушении

На практике правообладатель и нарушитель фактически примиряются после возбуждения производства по делу об административном правонарушении. Подлежит ли в этом случае производство по делу прекращению административным органом, должен ли суд отказать в привлечении к административной ответственности или есть другие варианты?

Хотя арбитражная практика по данному вопросу немногочисленна, известны случаи последующего отказа правообладателя от привлечения к административной ответственности. Правообладатели сообщали суду, что на момент судебного разбирательства к нарушителю отсутствуют претензии, заключен или заключается договор на право пользования товарным знаком. Однако это не повлияло на решения судов.

• Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 08.05.2008 по делу № А07-4879/2008-А-НИИ, оставленным в силе апелляционной и кассационной инстанциями, импортер был привлечен к административной ответственности, несмотря на ходатайство правообладателя не привлекать импортера к ответственности в связи с заключением лицензионного договора.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.01.2008 № 09АП-17736/2007-АК импортер был привлечен к административной ответственности. При этом суд указал на непредставление им лицензионных договоров или иных документов на право ввоза.

В постановлении ФАС Московского округа от 25.01.2008 по делу № А40-8603/07-153-54 указано, что только зарегистрированный лицензионный или иной договор на право пользования знаком на момент подачи ГТД означает законное использование товарного знака.

Насколько правильна такая позиция? В числе оснований к прекращению производства по делу об административном правонарушении в КоАП РФ (в отличие от Уголовного кодекса РФ, УПК РФ) примирение сторон не указано. В то же время объективная сторона правонарушения — использование товарного знака без согласия правообладателя, а материальный закон не ограничивает возможность последующего одобрения. Иное толкование вряд ли правильно, учитывая, что ГК РФ допускает последующее одобрение сделок, совершенных без полномочий или с их превышением, а также распространение действия договора на отношения, предшествующие его заключению (п. 2 ст. 425 ГК РФ).

• Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 11.02.2008 по делу № А35-1466/07-С9 со ссылкой на практику Международного коммерческого арбитражного суда высказался за возможность распространения лицензионного договора на отношения, возникшие до его заключения.

Тем более ошибочно исходить из необходимости наличия зарегистрированного лицензионного или иного договора на право пользования товарным знаком на момент подачи ГТД. Нельзя ограничивать волеизъявление правообладателя, которое может быть односторонней сделкой, обязательным заключением договора и тем более фактом его государственной регистрации, принимая во внимание в том числе длительность этой процедуры.

В п. 63 проекта постановления Пленумов Верховного Суда РФ и ВАС РФ«Вопросы применения Федерального закона „О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации“» также акцентируется внимание на наличие или отсутствие согласия правообладателя на ввоз товара с товарным знаком, и форма его волеизъявления никоим образом не ограничена.

Этот подход разумнее и с точки зрения общественных интересов. Зачем уничтожать юридически контрафактный, но качественный товар, если правообладатель больше не возражает против его введения в гражданский оборот.

Исключение можно установить только для товара, не соответствующего минимально установленным государством требованиям к качеству. Для целей возмещения государству расходов на административное расследование целесообразно предусмотреть некую компенсацию, например в виде госпошлины, возлагаемой на нарушителя при прекращении производства по делу в связи с отказом правообладателя. Следует закрепить, что в этом случае расходы на хранение вещи также несет нарушитель.

Таким образом, по действующему законодательству РФ при заключении между правообладателем и нарушителем договора на право пользования товарным знаком после возбуждения производства по делу об административном правонарушении, но при включении в этот договор положения о распространении его действия на отношения, предшествующие подаче ГТД, производство по делу подлежит прекращению за отсутствием события административного правонарушения (п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ).

Таможенный орган на момент составления протокола должен обладать доказательством надлежащего извещения нарушителя об его составлении

Если нарушитель на составление протокола не явился, а уведомление об его извещении поступило в таможенный орган после составления протокола без участия законного представителя нарушителя, составление протокола является грубым нарушением процедуры производства по делу об административном правонарушении, влекущим безусловный отказ в привлечении к ответственности.

Логика — «но ведь нарушитель был извещен и не явился» — здесь не работает. Поскольку у таможенного органа не было данных об извещении, он не мог составлять протокол. Необходимо было отложить его составление, повторно уведомив об этом нарушителя (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2008 по делу № А40-42639/08-146-386).