!!Экзамен зачет 2023 год / Ворожевич. Монография пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя

2.2.2. Условия и основания выдачи принудительной лицензии в США

тными правами стимулы и прибыль правообладателей связываются с периодом эксклюзивного использования. При этом акцент делается на возможности правообладателя предлагать рынку уникальный продукт. В случае со стандарт-необходимыми патентами правомерным интересам правообладателя, напротив, отвечает максимальное распространение его разработки среди лицензиатов.

В то же время существенные патенты являются мощнейшим рычагом воздействия на рынок и могут породить «сверхэксклюзивные» эффекты – правообладатель легко может расширить патентную монополию на весь рынок комплексных товаров, притом что ему вряд ли удастся самому наладить эффективное производство инновационных продуктов. На рассматриваемых рынках, как было отмечено выше, существует множество патентов различных субъектов. Субъекту приходится договориваться с другими участниками рынками, причем последние на его оппортунистское поведение могут ответить также отказом от предоставления лицензии либо запросить за ее предоставление чрезмерные роялти. В таком случае недобросовестные действия одного субъекта на рынке могут породить «войну всех против всех», что приведет либо к массовым нарушениям исключительных прав, либо к существенному подорожанию инновационного продукта (в его стоимость будут закладываться и завышенные роялти).

Единственной допустимой правореализационной моделью с позиции ценностно-функциональных основ патентного права в таком случае является предоставление лицензий всем заинтересованным субъектам на справедливых и недискриминационных условиях. Здесь особо необходимо подчеркнуть следующий момент. В доктрине и в судебной практике вмешательство в господство обладателя прав на стандарт – необходимый патент, как правило, раскрывается через интересы конкуренции. Между тем в действительности оно может быть обосновано и через все иные ценностно-функциональные ориентиры патентного права. Прежде всего речь идет об угрозе инновационного развития в соответствующей сфере. Большинство разработок – элементов комплексных инновационных продуктов могут быть эффективно использованы только при взаимодействии с иными техническими решениями. Блокирование доступа к стандарт-необходимому патенту препятствует иным участникам рынка коммерциализировать свои разработки. В таком случае у них пропадают стимулы к дальнейшей инновационной деятельности, совершенствованию охватываемого стандартом инновационного продукта. В конкретном секторе экономики подрывается инновационный, основанный на рыночных механизмах оборот.

171

Глава II. Пределы осуществления исключительного права

С одной стороны, особое значение и характеристики стандарт-не- обходимых патентоохраняемых объектов (объектный критерий) требуют нюансировать функции исключительных прав на них (стимулирование усовершенствования стандарта; стимулирование инновационной деятельности через лицензионные платежи), с другой – они обусловливают существенное сокращение допустимых правореализационных моделей: недопустимыми в данном случае являются отказ в выдаче лицензии? предоставление лицензии только некоторым участникам рынка, дифференциация условий доступа к использованию технологии для различных субъектов. Единственно допустимым способом осуществления исключительных прав на стандарт-необходимый патент является выдача всем заинтересованным субъектам (иным участникам рынка) лицензии на справедливых, разумных и недискриминационных условиях. На практике это выражается в том, что патентообладатели при включении их разработок в стандарт принимают на себя так называемые FRAND-обязательства1, о чем делают соответствующие декларации.

FRAND-обязательства могут быть зафиксированы применительно к конкретным стандартам в специальных документах, устанавливающих стандарты организаций. Так, например, Международный телекоммуникационный союз принял документ «Общая патентная политика».

Всоответствии с данным документом «патент, включенный в стандарт, должен быть доступным для всех без каких-либо ограничений». Любой правообладатель при включении в стандарт должен представить декларацию о своей готовности предоставлять лицензии иным лицам на недискриминационных и разумных условиях2.

Нарушения правообладателями подобных обязательств: отказ выдать лицензию, установление несправедливых и неразумных условий – являются основаниями для выдачи принудительной лицензии либо отказа в защите исключительного права (при обращении правообладателем с иском к потенциальному лицензиату).

Рассмотрим несколько значимых дел, рассмотренных американскими судами.

Весьма показателен в данном аспекте спор Microsoft v. Motorola3.

Вконце октября 2010 г. Motorola направила Microsoft два письма, пред-

1Обязанность выдавать лицензии всем заинтересованным лицам на справедливых, недискриминационных и разумных условиях.

2http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx

3Microsoft Corp. v. Motorol, Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012).

172

2.2.2. Условия и основания выдачи принудительной лицензии в США

лагая заключить лицензионное соглашение в отношении ее патентоохраняемых разработок, включенных в стандарты H.264 и 802.11.

Стандарт H.264 охватывает технологии кодирования и сжатия аудио- и видеоинформации, известен также под обозначением «стандарт MPEG-4». Был одобрен Международной организацией по стандартизации (ISO). Стандарт применяется в таких сферах, как цифровое телевидение, интерактивные графические приложения, интерактивные мультимедиа World wide web.

Стандарт H.264 объединяет в себе разработки, принадлежащие около 170 компаниям. Наибольшее количество вошедших в стандарт технологий было создано компанией Telenor group. Интересно, что Telenor group не стала патентовать большинство своих разработок. Между тем и при отсутствии патентов у основного разработчика в стандарт вошло около 2,500 патентов. Компании Motorola принадлежали 16 необходимых для стандарта патентов.

Стандарт 802.11 (wi-fi) – набор стандартов связи для коммуникации в беспроводной локальной сетевой зоне частотных диапазонов 2.4, 3.6 и 5 Ггц. Начиная с 1994 г. более 350 патентов было заявлено в качестве существенных для данного стандарта. Компании Motorola принадлежали 24 таких патента.

Предложенный компанией Motorola проект лицензионного договора предусматривал обязанность Microsoft выплачивать Motorola за использование патентоохраняемых объектов 2,25% от стоимости окончательного продукта (игровой консоли Xbox, системы Microsoft Windows) вне зависимости от того, использовал ли лицензиат все патентоохраняемые объекты.

Компания Microsoft подала иск о нарушении Motorola своих FRAND- обязательств. По мнению Microsoft, предложенные условия лицензионного соглашения явно противоречили таким обязательствам. Motorola ответила иском к Microsoft о нарушении ее исключительных прав на включенные в стандарт патенты. Кроме того, Motorola потребовала от Комиссии по международной торговле запретить импортировать продукты Xbox в США. Microsoft внесла изменения в свое исковое заявление, уточнив, что Motorola нарушила FRAND и тогда, когда подала иск о запрете на использование Microsoft.

Суд удовлетворил требования Microsoft и признал, что Motorola нарушила FRAND- обязательства. При этом он исходил из следующего. Компания Motorola должна была изначально, до предъявления ею иска о нарушении исключительного права, предложить Microsoft заключить лицензионный договор на справедливых условиях. Между тем под-

173

Глава II. Пределы осуществления исключительного права

готовленный ответчиком проект соглашения не отвечал подобным условиям. Указанный в нем размер роялти был завышен. Обладателями существенных для стандартов H.264 и 802.11 патентов являются более 140 компаний. Если каждая из них установит подобный предложенному Motorola размер роялти, то общая сумма выплачиваемых Microsoft платежей превысит стоимость предлагаемых ею товаров. При этом важно учесть, что стандарт-необходимые патенты Motorola не обладают существенным значением для продуктов Microsoft Windows. Только

втех случаях, когда пользователи Microsoft Windows воспроизводят чересстрочное видео, частично используются входящие в стандарт H.264 патентоохраняемые объекты Motorola.

Суд определил справедливые максимально возможные роялти, которые Microsoft должна выплатить Motorola за использование входящих стандарт-необходимых разработок: 0,16389 долл. за каждую единицу товара для патентов, включенных в стандарт H.264, и 0,195 долл. за каждую единицу товара для патентов, включенных в стандарт 802.11.

Особое значение применительно к институту принудительного лицензирования и FRAND-обязательств как в доктрине, так и на практике придается расчету роялти, выплачиваемых патентообладателю. Как было отмечено выше, основным стимулом для обладателей прав на стан- дарт-необходимый патент, средством обеспечения их частного интереса

вразработке является получение роялти лицензиатов. В данном случае принципиально важно соблюсти баланс между интересами правообладателя и интересами потенциальных лицензиатов, что является достаточно сложной задачей. В целях ее решения как ученые, так и суды, разрабатывают сложные многофакторные тесты – алгоритмы расчета роялти.

Так, Н. Сибрасс и Т. Коттер обозначили следующие принципы расчета FRAND- роялти:

–при установлении роялти за использование конкретной технологии суды должны учитывать общую сумму всех роялти, которые должен выплатить производитель конкретного инновационного продукта;

–FRAND-роялти должны соответствовать приростной ценности технологии в сравнении с альтернативами;

–роялти должны быть пропорциональны: а) значимости технологии для стандарта; b) значимости технологии для пользователей стандарта; c) ценности стандарта для пользователей (принцип пропорциональности);

–при установлении размера роялти не должна учитываться «ценность, добавленная технологии включением ее в стандарт» (иными словами, ценность, добавленная «сетевым эффектом»);

174

2.2.2.Условия и основания выдачи принудительной лицензии в США

–роялти должны представлять собой адекватный стимул для изобретательской деятельности и участия в стандартах1.

Методика расчета FRAND-роялти на основании данных принципов может быть различной. Наиболее распространенный метод – конструирование ситуации гипотетических переговоров. Суд исходит из того, что разумные роялти должны коррелировать с ценностью запатентованной технологии, определяемой в сравнении с наилучшей ее альтернативой. Потенциальный лицензиат предпочтет не использовать технологию, если запрашиваемые правообладателем роялти превышают данное «добавочное значение».

В рамках данной методологии суд прежде всего рассматривает сопоставимые лицензионные соглашения сторон. По таким соглашениям можно установить, на какие условия стороны были бы готовы пойти в рамках переговорного процесса. Между тем на практике все не так просто. Из предмета рассмотрения суд исключает лицензии, которые по каким-либо параметрам существенно отличаются от потенциального соглашения участников спора. В то же время зачастую бывает достаточно сложно найти действующие лицензии, заключенные на схожих условиях.

При рассмотрении дел, связанных с установлением FRAND-обяза- тельств, суд также может применять так называемые факторы Georgiapacific. Данные факторы были сформулированы в рамках дела GeorgiaPacific v. U.S. Plywood Corp.2 Спор касался нарушения исключительного права на изобретение. Суд определил 15 обстоятельств, которые должны учитываться судом при расчете суммы убытков, исходя из суммы предполагаемых роялти, выплачиваемых нарушителем. Некоторые из них применимы и для установления FRAND-роялти.

Во-первых, суды должны определить, на каких условиях стороны могли бы достичь соглашения, если бы каждая из них действовала разумно и добросовестно. Во-вторых, необходимо учесть значимость запатентованного изобретения для продукта и рынка; срок действия патента; условия, на которых патентообладатель выдает лицензии; установленную доходность инновационного продукта, создаваемого с использованием запатентованного решения; его коммерческий успех и текущую популярность. Кроме того, в соответствии с одним

1Siebrasse N., Cotter T. Judicially Determined FRAND Royalties // University of Minnesota Law School Legal Studies Research Paper Series Research Paper No. 16-01 // https://papers. ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2712837

2Georgia-Pacific v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970).

175

Глава II. Пределы осуществления исключительного права

из факторов к установлению размера роялти могут быть привлечены квалифицированные эксперты.

Вделе Microsoft v. Motorola при определении FRAND-роялти основной акцент был сделан на сопоставимых лицензиях. Суд рассмотрел условия лицензирования включенных в стандарт патентоохраняемых объектов патентными пулами MPEG LA H.264 и Via Licensing 802.11 Patent Pool. При этом им были даны пояснения относительно целесообразности подобной методики. Во-первых, как отметил суд, пулы независимы от устанавливающих стандарты организаций. Участие в них добровольное. Они привлекают участников посредством установления ставок роялти, выгодных как для лицензиаров, так и для потенциальных лицензиатов. В связи с этим можно установить, какие именно условия лицензии предусмотрели бы патентообладатель и потенциальный лицензиат при разумном и добросовестном ведении переговоров. Во-вторых, пулам удается избежать проблемы «суммирования роялти». При установлении ставок в них учитывается кумулятивный эффект: предполагаемая сумма, которую будут вынуждены выплатить пулу лицензиаты за использование всех технологий.

Между тем при расчете FRAND-роялти суд не может руководствоваться исключительно ставками патентных пулов. Необходима определенная корректировка. В патентных пулах, как правило, действует принцип равного распределения роялти по числу патентов. Ставки пула отражают среднюю цену за использование входящих в него патентов.

Вто же время для установления справедливых роялти за использование стандартнеобходимых патентов должен применяться принцип пропорционального распределения роялти в зависимости от ценности конкретных разработок. Другая проблема в том, что некоторые патентные пулы дают их участникам иные выгоды, чем высокие роялти.

Втаком случае ставки пула могут быть изначально занижены.

Принудительное лицензирование фармпрепаратов: допустимо ли

вСША?

ВСША возможность принудительного лицензирования зарубежных фармпрепаратов неоднократно обсуждалась на самом высоком уровне. Тем не менее «черта» так и не была перейдена.

Вначале нулевых годов власти США серьезно опасались распространения сибирской язвы. В связи с этим дискутировалась возможность выдачи принудительной лицензии на препарат «Ципрофлоксацин» (патентообладатель – швейцарская компания Bayer). Это позволило бы США обеспечить запасы препарата на случай возможного дефицита.

176

2.2.2. Условия и основания выдачи принудительной лицензии в США

Противники данных мер отмечали, что выдача принудительной лицензии окажет серьезное воздействие на фарминдустрию США

ивзаимоотношения с развивающимися странами. В свое время США обвинили ЮАР в нарушении международного законодательства в связи с попытками принудительного лицензирования анти-СПИД- препаратов. Применение двойных стандартов в такой ситуации могло бы подорвать значимость Соглашения ТРИПС и привести к произвольному толкованию его положений.

Неоднократно в США поднимался вопрос о возможности реализации в отношении фармацевтических препаратов предусмотренного Законом Бая – Доула права на вмешательство (right to march – in). Положения данного Закона не затрагивали прав зарубежных фармпроизводителей. При этом у государства был дополнительный аргумент для ограничения патентных прав: оно вложило средства в разработку с «оживанием» ее последующего эффективного использования на благо населения.

Между тем на практике данное право реализовано так и не было даже применительно к тем случаям, когда был установлен факт недобросовестного поведения патентообладателя.

Препарат «Ритонавир» (для борьбы со СПИДом) был разработан компанией Abbot Laboratories с привлечением федерального финансирования. На рынке он выпускался под наименованием Norvir. По мере применения его потребителями было установлено, что наибольший эффект достигается при объединении данного препарата с иными ингибиторами протеазы.

В2000 г. Abbot представила препарат Kaletra, содержащий два вида ингибиторов: «Ритонавир» и «Лопинавир». С целью оградить данный препарат от конкуренции Abbot повысила цену на «чистый» Norvir на 400%. В то же время цена на Kaletra осталась прежним. Данные действия привели к тому, что Kaletra стала самым доступным из усовершенствованных ингибиторов протеазы. Производимые иными компаниями ингибиторы выписывались вместе с дорогим Norvir booster.

Несмотря на существенное давление со стороны фармкомпаний

иобщественности, Национальный институт здравоохранения (далее – НИЗ) отказал в выдаче принудительной лицензии. Как было отмечено, Abbot соответствовала критериям «практическое применение» и «охраны здоровья и безопасности».

Mt. Sinai School of Medicine – патентообладатель на единственный одобренный FDA препарат («Фабризим») от болезни фабри выдал исключительную лицензию на его производство компании Genzyme. В 2009 г. лицензиат столкнулся с вирусным заражением на заводе.

177

Глава II. Пределы осуществления исключительного права

Производство препарата прекратилось. В 2010 г. группа пациентов обратилась с требованием к НИЗ с требованием предоставить иной компании возможность производить спорный препарат. НИЗ отметил, что процесс одобрения «Фабризима» достаточно затяжной, нет компании, способной в ближайшее время начать его производство. Таким образом, выдача лицензии не обеспечит потребностей потребителей по крайне мере в ближайшее время.

В 2016 г. в НИЗ поступил запрос на выдачу принудительной лицензии в отношении противоракового препарата «Кстанди». Заявитель утверждал, что цена реализации данного препарата существенно завышена в сравнении с другими странами с высоким уровнем развития. НИЗ отказал начать разбирательство, поскольку продажи продукта увеличиваются, отсутствуют данные о дефиците.

Выводы:

1.В законодательстве США предусмотрены достаточно широкие возможности для вмешательства в сферу господства правообладателя. Нормативные положения не в полной мере соответствуют требованиям Соглашения ТРИПС. Между тем на практике США не злоупотребляют данными возможностями. Известны лишь единичные случаи выдачи Правительством РФ разрешений на использование чужих запатентованных разработок, причем это не касалось патентов зарубежных инноваторов.

Исключение составляют стандарт-необходимые патентоохраняемые разработки. Допустимые способы осуществления прав на такие объекты существенно ограничены. По сути, они сводятся к единственному варианту поведения – выдаче лицензий всем заинтересованным лицам на справедливых и разумных условиях.

2.Подход США к принудительному лицензированию представляется достаточно сбалансированным. В основе данного института лежит объектный критерий – возможность выдачи принудительной лицензии определяют особые характеристики патентоохраняемых объектов. При этом анализ американской доктрины и правоприменительной практики подтверждает функциональную обусловленность пределов осуществления исключительных прав. При сохранении неизменным содержания исключительных прав они сужаются или расширяются, определяя степень господства правообладателя над его разработкой. На рынке телекоммуникаций и иных комплексных инновационных продуктов исключительные права рассматриваются не просто в качестве инструментов поддержания рыночного инновационного оборота,

ав качестве стимула к усовершенствованию действующих стандартов

178

2.2.3.Основания и условия предоставления принудительной лицензии в ЕС

ичерез них к обеспечению инновационного процесса. Подобное понимание исключительных прав требует от правообладателя активного взаимодействия (через лицензии) с иными участниками рынка, поскольку на фармацевтическом рынке стимулирующая функция патента к инновационной деятельности реализуется при последовательном поддержании эксклюзивного господства. Как результат – на рынке телекоммуникаций господство правообладателей над разработкой не такое полное, как на фармацевтическом рынке.

2.2.3.Основания и условия предоставления принудительной лицензии в ЕС

Институту принудительного лицензирования уделяется достаточно много внимания на уровне ЕС. Отказ в выдаче лицензии на справедливых условиях в отношении определенных патентоохраняемых объектов может стать основанием вмешательства в господство правообладателя. При этом основной акцент делается на целях обеспечения конкуренции на едином европейском рынке.

Одним из наиболее примечательных в рассматриваемом аспекте споров стало дело Microsoft, рассмотренное Судом ЕС. В 1998 г. Sun Microsystem подала жалобу в Европейскую комиссию по причине того, что Microsoft нарушила ст. 102 Соглашения о функционировании ЕС путем сокрытия информации о том, что программное обеспечение для вычислительных сетей может быть совместимо только с операционной системой от Microsoft. Microsoft отказалась раскрыть, как взаимодействуют их операционная система и серверное обеспечение, тем самым ограничив возможность конкурентов предлагать серверное обеспечение, отличное от Microsoft, но совместимое с ОС Microsoft. Европейская комиссия приняла решение о том, что деятельность Microsoft нацелена на монополизацию на серверном рынке путем «ограничения производства или технического развития в ущерб потребителей». Компания была обязана предоставить доступ к информации, спецификации протоколов, необходимых для разработки серверного программного обеспечения, и уплатить штраф. Суд оставил данное решение без изменений1.

Большое значение для вмешательства в господство правообладателя на уровне ЕС также придается объектному критерию. Принудительные лицензии выдаются только в отношении тех патентоохраняемых

1 Graef I. Tailoring the essential facility doctrine to the IT sector: compulsory licensing of intellectual property rights after Microsoft // www.ssrn.com

179

Глава II. Пределы осуществления исключительного права

объектов, которые представляют собой так называемый необходимый

элемент (essential facilities doctrine).

Как было отмечено в данном аспекте представителем Генерального директората по конкуренции ЕС, при решении вопроса о наличии

вдействиях патентообладателя злоупотребления правом необходимо обратить внимание на три фактора: «1) может ли покупатель получить товар, услугу в другом месте; 2) есть ли другие конкуренты; 3) насколько важны товары для бизнеса конкурента»1. Приведенные обстоятельства называются в качестве условий и в прецедентном праве2.

Большое значение в практике Суда Европейского Союза имеет дело

IMS Health, GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. KG. В рамках данного прецедента были названы следующие критерии «злоупотребительного» отказа в предоставлении лицензии: «1) касается товара или услуги, «незаменимых» для ведения конкретного бизнеса; 2) предотвращает появление «нового продукта», на который существует потенциальный потребительский спрос; 3) неоправданный; 4) исключает конкуренцию на вторичном рынке, который доминирующая фирма резервирует за собой»3.

Как и в США, на уровне ЕС принудительные лицензии выдаются

вотношении стандарт-необходимых патентов. На территории Союза, помимо международных стандартов, действуют также региональные, принятые европейскими организациями по стандартизации (Европейский комитет по стандартизации, Европейский комитет по электротехническим стандартам, Европейский институт по стандартизации

всфере телекоммуникаций).

Вопросы стандартизации на уровне Европейского Союза регулируют ряд актов. Директива № 98/34/EC Европейского парламента и Совета установила процедуру предоставления информации в сфере технических стандартов и правил услуг информационного общества4.

В 2012 г. был принят Регламент Европейского парламента и Совета ЕС № 1025/2012 по вопросам европейской стандартизации5. В рамках

1The Essential facilities doctrine // Organization for economic co-operation and development. Paris, 1996.

2См. обзор: Rahnasto I. Intellectual Property Rights, External Effects, and Anti-Trust Law. Oxford, 2003. P. 145.

3IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. KG, Case C418/01, [2004] E.C.R., 52 (ECJ Apr. 29, 2004).

4О процедуре предоставления информации в области технических стандартов и регламентов: Директива № 98/34/EС Европейского парламента и Совета от 22 июня 1998 г.

5Регламент Европейского парламента и Совета ЕС 1025/2012 от 25 октября 2012 г.

оевропейской стандартизации.

180