!!Экзамен зачет 2023 год / Ворожевич. Монография пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя

2.2.6. Принудительное лицензирование в России: пути развития

нудительной лицензии может быть прекращено в судебном порядке, если обстоятельства, обусловившие ее предоставление, перестали существовать.

При этом следует сразу отметить, что на уровне судебной практики принудительное лицензирование до сих пор не получило существенного применения.

Например, в решении Лефортовского районного суда г. Москвы от 2 сентября 2010 г.1 по иску ЗАО «Х» к гражданам А., Б., В., Г., Д., Е., Ж. о предоставлении принудительной исключительной лицензии на использование изобретения – устройства для объемного аэрозольного тушения пожара было лишь констатировано: «истцом… не представлено доказательств того, что изобретение «Устройство для объемного аэрозольного тушения пожара»… не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке… в удовлетворении исковых требований о предоставлении принудительной неисключительной лицензии на использование на территории РФ следует отказать». Обоснованность данного вывода можно подвергнуть сомнению как минимум с двух позиций.

Во-первых, по законам логики отсутствие обстоятельства не подлежит доказыванию. Бремя доказывания достаточного использования должно быть возложено на патентообладателя.

Во-вторых, суд не исследовал вопрос, удовлетворялся ли спрос на соответствующие товары. Как указал истец, с использованием запатентованного изобретения им осуществлялось производство генераторов огнетушащего аэрозоля, обеспечивающее более 70% всего рынка аэрозольных установок. Судом этот факт был оставлен без каких-либо комментариев.

Второе основание для выдачи принудительной лицензии закреплено в ст. 1362 ГК РФ. Речь в данном случае идет также об отказе правообладателя выдать лицензию на условиях, соответствующих установившейся практике. Отличаются лишь условия: 1) иной патентообладатель не может использовать свой патентоохраняемый объект, на который он имеет исключительное право, без согласия на то первого правообладателя; 2) зависимое изобретение представляет собой важное техническое достижение, имеющее преимущество перед первым патентоохраняемым объектом. В указанной ситуации в качестве предела

1 docs.pravo.ru/document/view/15722929/

201

Глава II. Пределы осуществления исключительного права

осуществления права будет выступать нарушение общественного интереса в развитии инновационной системы, а также частного интереса.

Нужно прояснить, к каким конкретно ситуациям применимо рассматриваемое правило. На уровне правоприменительной практики четкое понимание назначения исследуемой нормы отсутствует. Так,

впостановлении ФАС Поволжского округа от 13 мая 2009 г. по делу № А65 26171/20071 (впоследствии отмененном Постановлением Президиума ВАС РФ от 1 декабря 2009 г. № 8091/09) было констатировано, что п. 2 ст. 1362 ГК РФ предусматривает ситуацию, допускающую наличие двух патентов на изобретения с эквивалентными или тождественными признаками.

Это утверждение в корне неверно. Незыблемым постулатом патентного права является недопустимость существования двух патентов на идентичные технические решения с разными датами приоритета. Если по какой-либо причине подобная ситуация с двумя патентами все же возникла, то следует ставить вопрос не о предоставлении принудительной лицензии, а о признании второго патента недействительным по причине его несоответствия условиям патентоспособности. Таким образом, уже на стадии реализации отдельных норм, посвященных принудительному лицензированию, наблюдается смешение различных по своей правовой природе институтов.

Законодатель прямо указал, что в силу п. 2 ст. 1362 ГК РФ принудительную лицензию может получить лишь обладатель прав на зависимый патентоохраняемый объект, представляющий существенное усовершенствование основной разработки. Понятие зависимых патентоохраняемых объектов было раскрыто в ст. 1358.1 ГК РФ. Оно

вполной мере соответствует определению патентоохраняемых объектов, на которые может быть выдана принудительная лицензия в соответствии с п. 2 ст. 1362 ГК РФ.

Компания А. получает патент на важное изобретение. Затем компания В. существенно усовершенствует изобретение и получает патент на это усовершенствование. Однако она не может использовать свой патент, так как без патента А. усовершенствование не работает, а нарушать патент А. компания В. не вправе. Зависимым, в частности, может быть признано изобретение, охраняемое в виде применения по определенному назначению продукта, в котором используется охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет другое изобре-

1Постановление ФАС Поволжского округа от 13 мая 2009 г. по делу № А65 26171/2007 // www.arbitr.ru

202

2.2.6. Принудительное лицензирование в России: пути развития

тение; изобретение, формула которого отличается от формулы другого запатентованного изобретения, имеющего более ранний приоритет, только назначением продукта или способа.

Ситуация касается так называемых кумулятивных инноваций, под которыми понимаются разработки, опирающиеся на изобретения предыдущих поколений1. Данную норму в целом следует признать конструктивной. Отказывая в доступе к использованию основного патента, правообладатель пресекает возможности по практическому внедрению значимых усовершенствований, разработанных правообладателем «зависимого» патента. Тем самым он создает препятствия на пути научно-технологического прогресса. Институт принудительной лицензии, основывающийся на объектном критерии, в данном случае служит обеспечению кумулятивного процесса. При этом принципиально важно, чтобы лицензия выдавалась только в том случае, когда подобное зависимое изобретение представляет собой существенное преимущество. При этом на практике должен поддерживаться высокий стандарт соответствия. В ином случае возможны различные злоупотребления со стороны «последователей».

Так, если игнорировать требование о «существенном усовершенствовании», можно выдать принудительную лицензию на запатентованный активный ингредиент обладателям прав на вторичные фармпатенты2. Подобное решение подорвет все стимулы к созданию принципиально новых препаратов. Производители сконцентрируются на создании усовершенствований.

Нельзя не заметить, что за пределами сферы применения российской конструкции принудительного лицензирования остается широкий спектр потенциальных конфликтов, связанных с созданием правообладателем преград на пути дальнейшего инновационного развития в соответствующей сфере, конкуренции. Речь в данном случае идет прежде всего о комплементарных разработках – патентоохраняемых

1Carrier M. Innovation for the 21st Century: Harnessing the Power of Intellectual Property and Antitrust Law. Oxford, 2009. P. 26.

2Под первичными патентами понимаются патенты, выданные на активные ингредиенты – основу нового лекарственного препарата. Заявки на их выдачу обычно подаются еще на стадии исследования нового лекарственного препарата. Ко вторичным относятся все иные выданные в отношении соответствующего препарата (как правило, уже после его введения в оборот) патенты. Такими патентами могут охватываться комбинации известных веществ, дозировки, новые соли, эфиры, кристаллическая форма, технологии получения лекарственных препаратов, «маршрут доставки», новые способы применения лекарственных препаратов. Подробнее см.: Ворожевич А.С. Вторичные патенты на лекарственные препараты: нужно ли ограничить их выдачу? // Закон. 2016. № 9.

203

Глава II. Пределы осуществления исключительного права

объектах, которые, дополняя друг друга, способны привести к созданию привлекательного с позиции коммерческой реализуемости и(или) решения значимых общественных задач инновационного продукта. Подобные патентоохраняемые объекты не могут быть рассмотрены в рамках модели «основа – усовершенствование», поскольку они представлены взаимодействующими, но при этом самостоятельными элементами единого сложного продукта.

С экономической точки зрения в данном аспекте имеются в виду так называемые комплексные инновации1. По меньшей мере сомнительной представляется возможность аккумулирования патентов на все элементы подобных разработок в одних руках, равным образом как и выход на рынок нового субъекта, сумевшего разработать эффективные функциональные аналоги всех применяемых в конкретной сфере запатентованных разработок. Для каких-то разработок (по крайней мере на данном этапе научно-технического развития) объективно не может быть аналогов. Среди подобного множества патентоохраняемых объектов, входящих в состав сложного инновационного продукта, особое место занимают те объекты, из-за отсутствия которых производителям невозможно создать и предложить потребителям эффективный, коммерчески привлекательный финальный продукт. Обладатели патентов на подобные разработки находятся на рынке соответствующих товаров в особо выгодном положении. Посредством осуществления принадлежащего им исключительного права они могут блокировать развитие конкуренции на данном рынке, выход на рынок новых субъектов, предложение усовершенствованных товаров. Для подобных ситуаций и должен в первую очередь служить институт принудительного лицензирования.

Таким образом, следует признать целесообразность выделения в зависимости от объектного критерия следующих условий предоставления принудительной лицензии. Во-первых, наличие у патентообладателя прав на патентоохраняемый объект, необходимый для производства коммерчески привлекательного продукта, потребительский спрос на который не удовлетворяется, во-вторых – на объект, необходимый для обеспечения кумулятивного инновационного процесса, служащий основой для использования существенных усовершенствований. В-тре- тьих, – осуществление прав на объект, составляющий необходимый

1 Про комплексные инновации см.: Carrier M. Op. cit. P. 26; Merges R., Nelson R. On the Complex Economics of Patent Scope, 90 Colum. L. Rev. 839, 880–81 (1990) // cyber.law. harvard.edu›IPCoop/90merg2.html

204

2.2.6. Принудительное лицензирование в России: пути развития

элемент, из-за отсутствия которого невозможно создать комплексный инновационный продукт, отвечающий современному уровню техники1. При этом основаниями для предоставления на подобные объекты принудительной лицензии должны являться обозначенные выше действия правообладателей по отказу в заключении лицензионного соглашения или понуждению патентообладателя к принятию на себя дополнительных несправедливых обязательств, противоречащие институциональному назначению исключительного права.

Нетрудно заметить, что первое условие – наличие у патентообладателя прав на существенный объект в целом коррелирует с доктриной основного ресурса (essential facility) и его частным проявлением – стан- дарт-необходимыми патентами. Ценность (существенность и необходимость) такого объекта в контексте принудительного лицензирования должна определяться с позиции инновационного развития, возможности создания в условиях отсутствия комплексного инновационного продукта последнего поколения, а не обеспечения единственной ценности – конкуренции.

При квалификации действий правообладателя в качестве нарушения пределов осуществления исключительного права в лицензионной сфере принципиально важно установить, препятствуют ли подобные действия эффективному функционированию как рынка интеллектуальных прав, так и рынка инновационных продуктов. Принцип недопустимости ограничения конкуренции должен рассматриваться не в качестве самодостаточного основания для констатации нарушения пределов осуществления исключительного права, а в качестве одного из обстоятельств, указывающих на противоречие правореализационной модели институциональному назначению исключительного права.

Остановимся на нескольких принципиальных моментах. Во-пер- вых, необходимо обратить внимание на рассмотренные ранее случаи

1 В данном случае имеется в виду то, что при отсутствии прав на конкретные патентоохраняемые разработки сам по себе комплексный инновационный продукт определенного типа может создаваться. Вместе с тем он явно будет не соответствовать современным запросам потребителей. Так, например, при отсутствии прав на сенсорный экран предпринимателю вряд ли удастся стать эффективным участником рынка различных гаджетов (телефонов, планшетов и т.п.), хотя он, конечно, может производить смартфоны и прочую подобную технику. С другой стороны, патенты на сенсорные экраны нового типа (например, компания Apple получила патент на панель, в которой объединены сенсорный и LCD-дисплей) не должны рассматриваться в качестве существенных патентов. Они могут и должны служить конкурентным преимуществом конкретных патентообладателей. В доступе к ним всех иных лиц при отсутствии на то согласия правообладателя должно последовательно отказываться.

205

Глава II. Пределы осуществления исключительного права

реализации правообладателем стратегий патентной борьбы, связанных с окружением основного патента патентамисубститутами. В подобных ситуациях, если даже субъект получает право на использование основного патента, его инновационная деятельность все равно оказывается крайне рискованной. Учитывая, что правообладателем были получены патенты на достаточно близкие технические решения, велика вероятность того, что, получив доступ к одному из запатентованных объектов, лицензиат нарушит исключительные права на иные. В то же время заключение лицензионных соглашений (при согласии на то правообладателя), равным образом как и обращение с иском о получении принудительной лицензии в отношении всех таких объектов, вряд ли является доступным и эффективным решением для заинтересованного процесса. Приобретение прав на использование патентоохраняемых объектов как

вдоговорном, так и в судебном порядке требует существенных средств. К тому же судебный порядок требует значительного времени.

Наиболее очевидным решением в рассматриваемом случае представляется ужесточение процедуры проверки Роспатентом заявленных решений на соответствие критериям патентоспособности, главным образом новизны и изобретательского уровня. Однако это не решит проблемы недобросовестных стратегий патентования. Возможности экспертизы, проводимой патентным ведомством, ограничены (даже если сравнивать с судебной). Не только российскому, но и развитым западным правопорядкам не удалось побороть практику выдачи «легковесных патентов», патентов на незначительные модификации основной разработки.

Кроме того, нельзя забывать и про «имиджевую составляющую» – количество выданных на территории государства патентов является критерием определения инновационного потенциала государства, его инвестиционной привлекательности.

Проблема получения множества патентов на технические решения, субституты актуализируется не на момент подачи заявки, а при причинении вреда инновационному развитию действиями патентообладателя, возникновении конфликта интересов. В связи с этим принципиально важно найти пути решения рассматриваемой проблемы уже на правореализационной стадии. Как представляется, и в таком случае нельзя

вполной мере отходить от института принудительного лицензирования. Другое дело, что он должен применяться к подобным ситуациям

внесколько трансформированном виде. Необходимо предусмотреть возможность выдачи принудительной лицензии не на один патентоохраняемый объект, а на «пакет лицензий на технологии-субституты».

206

2.2.6. Принудительное лицензирование в России: пути развития

Учитывая, что принудительное лицензирование замещает добровольные лицензионные соглашения, важно, чтобы подобные конструкции последних оно учитывало. По мере усложнения инновационных отношений, увеличения в числе высокотехнологичной продукции так называемых комплексных инноваций возникла объективная необходимость в пакетном лицензировании. Следовательно, институт принудительного лицензирования также должен охватывать ситуации получения объединенных в пакет прав на использование нескольких ОИС. Вознаграждение, выплачиваемое в таком случае патентообладателю, должно определяться общей суммой за весь «набор» прав на использование ОИС. Если при этом речь идет о близких патентах – заменителях, большинство из которых было получено в целях осуществления недобросовестных стратегий патентной борьбы (и как следствие – ограничения конкуренции), подобная сумма не должна существенным образом превышать предполагаемую плату за право на использование основной разработки.

Исследование института принудительной лицензии в России не следует ограничивать ст. 1362 ГК РФ. Российское законодательство предусматривает и иные случаи выдачи принудительной лицензии. Другое дело, что в отношении их сам термин не используется.

Прежде всего речь идет о ст. 1360 ГК РФ. Данной статьей предусматривается не что иное, как право Правительства РФ разрешать в интересах обороны и безопасности использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.

Статья 1360 ГК РФ – результат неоправданной экстраполяции вещноправовых подходов на сферу интеллектуальной собственности. С одной стороны, механизм вмешательства правительства в сферу господства патентообладателя установлен по аналогии с институтами реквизиции

иизъятия земель для государственных и муниципальных нужд.

Сдругой стороны, статья не указывает на переход к государству исключительного права на объект. Патент сохраняется у прежнего правообладателя. Он вправе сам использовать патентоохраняемый объект и запрещать такое использование всем иным лицам. Правительство РФ лишь ограничивает подобную его монополию, позволяя иному (по отношению к патентообладателю) субъекту использовать разработку.

Таким образом, предусмотренный ст. 1360 механизм обладает одинаковым эффектом с принудительной лицензией: расширяется

207

Глава II. Пределы осуществления исключительного права

количество лиц, использующих разработку, при сохранении у правообладателя патента. Правительство вторгается в патентную монополию иного субъекта, позволяя использовать разработку.

Всоответствии с утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года понятие национальной безопасности раскрывается весьма абстрактно. Под ним понимается состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечивать конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации

ибезопасность государства. В последующих положениях данного акта в качестве стратегических целей национальной безопасности называются защита основных прав и свобод человека и гражданина, совершенствование системы здравоохранения.

Всвязи с этим можно заключить, что потенциально на основе данной нормы могут приниматься произвольные решения. Между тем на практике она остается недействующей.

Еще одной важной нормой в рассматриваемом аспекте является п. 3 ст. 1359 ГК РФ, согласно которому не является нарушением исключительного права использование патентоохраняемого объекта при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах и авариях). При этом правообладатель должен быть уведомлен в кратчайший срок. Ему должна быть выплачена компенсация. Данное основание на вмешательство в сферу патентной монополии закреплено в перечне содержательных границ исключительного права на патентоохраняемый объект – действий, не являющихся нарушением исключительного права. Тем не менее «генетически» оно ближе к принудительной лицензии.

Границы являются неизменными и едиными для всех исключительных прав на патентоохраняемый объект. В то же время наличие чрезвычайной ситуации «оправдывает» дополнительное вторжение в сферу патентной монополии. Речь идет именно о расширении количества субъектов, использующих патентоохраняемый объект в границах исключительного права.

Особую актуальность в последнее время приобрела для России проблема принудительного лицензирования фармпрепаратов. Только за 2016 г. ФАС России было разработано сразу несколько законопроектов, нацеленных на предоставление исполнительной власти возможностей по вторжению в патентную монополию фармпроизводителей.

208

2.2.6. Принудительное лицензирование в России: пути развития

Предложенный ФАС России в сентябре 2016 г. законопроект1 предусмотрел две новеллы в рассматриваемой сфере. Во-первых, отнести к основаниям для выдачи принудительной лицензии антимонопольные нарушения (установление монопольно высоких цен, изъятие товара из обращения, необоснованное сокращение или прекращение производства товара, отказ либо уклонение от заключения договора с отдельными покупателями) в случаях, когда они создают угрозу для жизни и здоровья граждан. Во-вторых, внести изменения в ст. 1360 ГК РФ, предоставив Правительству РФ право разрешать использовать патентоохраняемый объект без согласия на то правообладателя в интересах жизни и здоровья граждан.

«Презентуя» данные законотворческие инициативы, представители ФАС России делали основной акцент на принудительном лицензировании. По их утверждениям, данный институт представляет собой эффективное средство борьбы с многочисленными злоупотреблениями западных корпораций2. Однако конкретных примеров подобных злоупотреблений ими не называлось.

Обоснованием законодательных изменений стали ссылки на зарубежный опыт – практику Германии, Канады, Индии, группы развивающихся стран3. Однако позитивные и тем более негативные последствия подобных практик не были раскрыты. Кроме того, ФАС России апеллировала к высшим политическим целям – импортозамещению и гуманизму, необходимости повышения доступности лекарственных препаратов4.

Данный законопроект заслуживает резкой критики (даже если абстрагироваться от проблемы самой по себе (не)целесообразности принудительного лицензирования фармпрепаратов) сразу по нескольким причинам.

Во-первых, проект не определил объектный критерий для выдачи принудительной лицензии. Главным аргументом ФАС России в пользу расширения оснований принудительного лицензирования стала необходимость повышения доступности жизненно важных фармпрепаратов. Между тем проект не обозначил каких-либо характеристик

1См.: http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/proekt-po-prinuditeljnomu- litsenzirovaniju.html#.WGti0fmLTDd

2Артемьев И.: ФАС предлагает использовать самый щадящий вариант принудительного лицензирования // http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/igorj-artemjev-

fas-predlagaet-ispoljzovatj-samyj-schadjaschij-variant-prinuditeljnogo.html#.V-A47fCLTDc 3https://zakon.ru/discussion/2016/11/2/intellektualnuyu_sobstvennost_proveryat_na_

antitrast__glava_rospatenta_posporil_s_ideej_fas 4 http://pravo.ru/story/view/127879/

209

Глава II. Пределы осуществления исключительного права

объекта, в отношении которого может быть выдана принудительная лицензия. В качестве единственного условия ограничения патентной монополии он назвал наличие угрозы жизни и здоровью граждан, вызванное действиями правообладателя. Не составляет особого труда подвести под такое основание самые разные разработки: в сфере фармацевтики, медицинского оборудования, экологической безопасности, безопасности производства.

Во-вторых, указав в качестве условия для выдачи принудительной лицензии отказ патентообладателя от заключения с истцом лицензионного договора, проект не нюансировал, на каких именно условиях должна быть сделана оферта. Иными словами, важно лишь, чтобы потенциальный лицензиат получил отказ в заключении лицензионного соглашения. Тот факт, что такой субъект мог потребовать от патентообладателя выдать ему лицензию на эффективный препарат, скажем, за 10 руб., проект никак не учел.

В-третьих, много вопросов вызвало предоставление права требовать выдачи принудительной лицензии антимонопольной службе. Для его реализации не было сформулировано никаких дополнительных условий. Неизбежно возникал вопрос: а кому, собственно, должна быть предоставлена такая лицензия? Должна ли ФАС России «представить» суду потенциального лицензиата? Проект не дал на этот счет какихлибо пояснений.

В-четвертых, критики заслуживало предложение в качестве оснований для выдачи принудительной лицензии антимонопольных нарушений. Под них потенциально могут быть подведены действия любой крупной фармкомпании. Так, сам по себе критерий монопольно высокой цены не может быть применим к незаменяемым инновационным препаратам. Обвинение в уклонении от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) позволяло бы антимонопольному ведомству понуждать зарубежные компании к поставке препаратов российским посредникам, с тем чтобы уже последние осуществляли реализацию данных препаратов российским потребителям.

В декабре 2016 г. на общественное обсуждение антимонопольной службой был представлен новый проект1. ФАС России отказалась от своих инициатив по реформированию ст. 1362 ГК РФ, расширению оснований принудительного лицензирования, причем предложения по изменению ст. 1360 ГК РФ, на которых изначально не делалось акцента, сохранились.

1 http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=46586

210