Звезда за правильный ответ

Вы внимательно прочитали статью? Тогда ответьте на вопрос:

ФГУП не числится в выписке из ЕГРП как владелец здания. Можно ли купить такой объект на торгах?

Да, если здание выставил конкурсный управляющий

Да, такое здание находится в собственности государства

Нет, Росреестр откажет в переходе прав на такое здание

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОРЫ

Ответчик отрицает сходство изображений. Как правообладателю доказать факт нарушения

Лариса Игоревна Митяева  к. ю. н., председатель второго судебного состава Арбитражного суда Рязанской области

Денис Юрьевич Карнов  главный специалист сектора анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда Рязанской области

• Какие факторы влияют на размер компенсации при нарушении прав на изображение

• Когда правообладатель может рассчитывать на минимальную компенсацию

Узнаваемые образы некоторых персонажей часто наносятся на контрафактные товары. Обилие подобного контрафакта грозит подрывом репутации правообладателя и значительными убытками. Чтобы взыскать компенсацию с недобросовестных предпринимателей, правообладателям нередко приходится прибегать к помощи специализированных организаций, которые защищают их исключительные права в отдельных регионах. Наиболее острыми при этом являются вопросы об определении сходства спорных изображений и суммы компенсации. Предприниматели часто пытаются убедить суд, что на спорных товарах изображены совершенно другие персонажи. Также они ссылаются на незначительность нарушения, неосведомленность о правах правообладателя, свой небольшой доход и т. п. Являются ли подобные доводы аргументами для суда, рассмотрим на примерах из практики арбитражных судов Рязанской области.

Приобретенный у лицензиата товар могут признать контрафактным

На практике часто встает вопрос об определении сходства спорных изображений на товарах с образами известных персонажей. В данном случае можно применить правовую позицию, выраженную в п. 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» (далее — Информационное письмо № 122). Так, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения суд может разрешить с позиции рядового потребителя. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Практика. Общество обратилось в суд с иском о нарушении исключительных прав на персонажи. Ответчик не отрицал факт продажи спорного товара. Однако, по его мнению, изображения на товаре похожи не на персонажей «Медведь» и «Маша» из детского мультфильма «Маша и Медведь», а на персонажей русской народной сказки «Маша и медведь», не являющихся объектами авторского права. Суд не принял доводы ответчика. При визуальном осмотре товара суд установил, что изображенные на нем персонажи сходны до степени смешения с образами в представленном истцом каталоге и могут воссоздать в воображении покупателя образы персонажей мультсериала. Ссборник изображений персонажей аудиовизуального произведения, их поз, характерных черт, мимики, костюмов, цветовой гаммы был признан судом достаточным для идентификации изображения персонажей и установления сходства до степени смешения изображений этих персонажей с изображениями на приобретенном у ответчика товаре (решение Арбитражного суда Рязанской области от 16.01.2014 по делу № А54-3384/2013).

В одном из дел ответчик ссылался на незнание факта нарушения исключительных прав на использование изображений персонажей «Маша», «Медведь» и «Заяц» на футболках, обладающих всеми признаками контрафактности. Закупая футболки на оптовом рынке для последующей реализации, он полагал, что на них изображены герои русской народной сказки. Подобные доводы не убедили суд (решение Арбитражного суда Рязанской области от 25.06.2013 по делу № А54-546/2013).

Приобретая товар для сбыта, предприниматели нередко сотрудничают с лицензиатами, которые надлежащим образом получили права на использование соответствующих персонажей. Дальнейшая реализация подобной продукции должна соответствовать условиям лицензионного договора между правообладателем и лицензиатом. Кроме того, продукция должна соответствовать требованиям правообладателя (в частности, содержать его наименование). В противном случае такие товары будут признаны контрафактными.

Практика. Общество обратилось в суд с иском к индивидуальному предпринимателю о нарушении исключительных прав на персонажи. Ответчик заявил, что спорный товар он приобрел у другого индивидуального предпринимателя. Тот в свою очередь приобрел данную продукцию у третьей компании. Согласно лицензионному договору с правообладателем компания имела право на реализацию товара с изображениями данных персонажей на территории РФ. Суд указал, что наличие у компании прав на использование спорных персонажей не имеет правового значения для рассмотрения спора, поскольку не дает право ответчику заниматься распространением товаров с их изображением. Кроме этого, суд отметил, что на товаре не был указан правообладатель, а имелось лишь указание на изготовителя (Китай) (решение Арбитражного суда Рязанской области от 04.03.2014 по делу № А54-4533/2013).

Следует понимать, что каждый случай размещения товарного знака является самостоятельным нарушением исключительных прав. Поэтому компенсация за каждый случай размещения такого объекта на товаре взыскивается отдельно.

Так, в одном из дел правообладатель обратился в суд с иском о нарушении его исключительных прав при реализации продукции ответчиком (при этом истец осуществил контрольную закупку продукции с изображением принадлежащего ему товарного знака). Продукция представляла собой один комплект, состоящий из пяти полотен для электролобзика, содержащих товарный знак «BOSCH». Определяя размер компенсации, суд учел правило п. 3 ст. 1252 ГК РФ, согласно которому правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования средства индивидуализации, в том числе за каждый случай размещения товарного знака на одном материальном носителе (постановление Президиума ВАС РФ от 27.11.2012 № 9414/12). Поскольку товарный знак был размещен на всех пяти полотнах, каждый случай размещения товарного знака является самостоятельным нарушением права истца на товарный знак. В связи с этим суд признал обоснованной заявленную истцом сумму компенсации. Данная сумма была определена в соответствии с минимальным пределом, установленным подп. 1 п. 4 ст.1515 ГК РФ (5 × 10 000 руб.). При этом суды не приняли доводы ответчика о незначительной стоимости реализованного товара и об однократности допущенного нарушения, руководствуясь размером компенсации (решение Арбитражного суда Рязанской области от 06.05.2013 по делу № А54-8746/2012).

С мелких предпринимателей суды часто взыскивают минимальную компенсацию

Одним из наиболее сложных вопросов при разрешении дел о нарушении исключительных прав на персонажи является определение размера понесенных убытков или суммы компенсации.

Компенсация взыскивается с лица, нарушившего исключительное право на использование произведения, если оно не докажет отсутствие своей вины в этом нарушении (п. 6 Информационного письма № 122). При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя. Суд принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд зачастую снижает размер компенсации, взыскиваемой с мелких предпринимателей, которые реализуют контрафактный товар. В то же время суд может учесть такие обстоятельства, как однократность допущенного нарушения и его незначительность, небольшой доход предпринимателя и т. п. (постановления Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2013 по делу № А54-863/2013, от 15.01.2014 по делу № А23-2949/2013).

Принимая решение и следуя нормам ГК РФ, суды учитывают также соразмерность убытков либо возможные убытки, которые понес или мог понести правообладатель в результате реализации контрафактной продукции. Так, в постановлении от 31.01.2013 по делу № А41-37612/2012 суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции о том, что истребуемая сумма компенсации 50 тыс. руб. несоразмерна возможным убыткам истца и взыскал лишь 20 тыс. руб.

Зачастую суды, признавая нарушение исключительных прав, назначают компенсацию в размере нижнего предела, установленного ст. 1301 ГК РФ — 10 тыс. руб. При этом суды аргументируют свои решения однократностью совершенного правонарушения, стоимостью реализованного товара, отсутствием негативных последствий для правообладателя в связи с совершенным нарушением, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон (постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2012 по делу № А41-30174/2012, Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.10.2013 по делу № А71- 2078/2013).

Назначение минимальной компенсации не зависит от стоимости товара

При разрешении споров о нарушении исключительных прав перед судом встает вопрос: каким образом рассчитать размер компенсации, если при прочих равных обстоятельствах, влияющих на снижение размера компенсации, стоимость контрафактного товара различна?

Цитата: «В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности <…> вправе <…> требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения» (ст. 1301 ГК РФ).

Например, изображение тех же персонажей мультипликационного сериала «Маша и Медведь» может быть нанесено на обычный карандаш или пишущую ручку стоимостью 10 руб., а может быть нанесено на детскую одежду или рюкзак, стоимость которых намного выше, чем канцелярские принадлежности, и составляет 500 руб. Как в таком случае определить критерий незначительности, когда и та и другая сумма, в общем-то, не является крупной и значительной, хотя разница между суммами 10 руб. и 500 руб. более чем существенная?

В пункте 6 Информационного письма № 122 указано, что при определении размера компенсации суд, наряду с некоторыми другими обстоятельствами, руководствуется соразмерностью компенсации последствиям нарушения. Очевидно, что стоимость контрафактного товара напрямую влияет на то, какой убыток понесет правообладатель. Однако какой-либо формулы для расчета компенсации в данном случае разъяснения ВАС РФ не содержат.

Должен ли суд в таких случаях при прочих равных обстоятельствах (однократный характер нарушения, небольшой доход индивидуального предпринимателя) всегда назначать компенсацию в размере нижнего предела, установленного ст. 1301 ГК РФ (10 тыс. руб. за каждый объект исключительного права)? Либо суд должен назначать компенсацию за один факт нарушения, в зависимости от стоимости контрафактного товара, взыскивая компенсацию в размере нижнего предела, только если стоимость товара составляет, например, сумму до 100 руб.? Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования (п. 43.3 постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). При этом суд может взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного ст. 1301 ГК РФ. Однако обязанность расчета компенсации за нарушение исключительных прав конкретно в размере нижнего предела 10 тыс. руб. императивно не закреплена в законе. Эта сумма составляет всего лишь «минимальный порог», который суд должен учитывать, назначая размер компенсации.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОРЫ

Конкурент зарегистрировал товарный знак по другому классу. Как правообладателю оспорить регистрацию

Елена Геннадьевна Иванова  аспирантка ГОБУ ВПО «Российская академия правосудия», помощник судьи Арбитражного суда Ивановской области

• Когда товары разных классов признаются однородными

• Как доказать степень смешения товарных знаков

• Нужно ли назначать экспертизу для определения сходства обозначений

Одно и то же обозначение может использоваться в качестве товарного знака производителями разных видов товаров. Формально это не будет являться нарушением исключительных прав. Так, ст. 14.10 КоАП РФ устанавливает ответственность за незаконное использование товарного знака только в отношении однородных товаров. При этом если, например, марка солнечных очков и компьютеров звучит или выглядит одинаково, вряд ли потребитель решит, что их изготовителем является одно лицо. Но ситуация может быть и иной. Например, если два производителя под одним брендом производят одежду и аксессуары (часы, зонты) — это вполне может ввести потребителя в заблуждение. Недобросовестные участники рынка используют этот пробел в законодательстве для привлечения покупателей известных брендов (формально оставаясь в рамках закона). Для защиты своих интересов правообладателям приходится доказывать сходство спорных обозначений, а также недобросовестность в действиях конкурентов.

Неоднородность товаров не освободит владельца сходного товарного знака от ответственности

Судебная практика по спорам о товарных знаках не отличается единообразием. В частности, это касается дел, связанных с использованием обозначений, сходных или аналогичных известным товарным знакам.

Так, в 2010 году компания-правообладатель оспорила в суде решение Роспатента об отказе удовлетворить возражения против регистрации ответчиком товарного знака «VACHERON CONSTANTIN». Заявление было мотивировано тем, что этот товарный знак зарегистрирован правообладателем для товаров 14-го класса МКТУ (часы, хронометры и другие аналогичные изделия).

Ответчик возражал, поскольку он зарегистрировал данный товарный знак в отношении иного — 25-го — класса МКТУ. К этому классу относятся одежда, обувь и головные уборы, а перечисленные товары не являются однородными по отношению к часам и подобным им товарам. Суды трех инстанций отказали в удовлетворении заявления компании. Главным для судов явился довод о неоднородности товаров, в отношении которых был зарегистрирован спорный товарный знак.

Однако ВАС РФ пришел к иным выводам. Суд установил, что компания пользуется широкой известностью во всем мире как символ часовой промышленности Швейцарии. Поэтому регистрация идентичного товарного знака по другому классу МКТУ может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного бренда. При этом создается угроза возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя. В качестве обоснования своей позиции ВАС РФ сослался на ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а также на ст. 10 ГК РФ (постановление ВАС РФ от 24.04.2012 по делу № А40-73286/10- 143-625).

В 2011 году было рассмотрено аналогичное дело (оспаривание регистрации третьим лицом обозначения, тождественного известному бренду часов JAEGER-LECOULTRE по 25-му классу МКТУ). Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований правообладателя. Однако апелляция отменила решение.

Примечательно, что апелляционный суд попытался обосновать однородность таких товаров, как часы — с одной стороны, и одежда, обувь, головные уборы — с другой. Суд подчеркнул, что швейцарские часы JAEGER-LECOULTRE воспринимаются потребителями не только как прибор для измерения времени, но и как аксессуар, подчеркивающий уровень материальной состоятельности их владельца. Ответчик не отрицал, что производит и реализует под товарным знаком JAEGER-LECOULTRE одежду высокого качества в соответствующей стоимостной категории, круг потребителей которой также отличает достаточно высокий уровень доходов. Соответственно, суд указал, что круг потребителей, как часов, так и одежды под товарным знаком JAEGER-LECOULTRE, может совпадать.

По мнению суда, в кругу потребителей с достаточно высоким уровнем доходов складывается устойчивое представление о качественной и стоимостной взаимодополняемости таких товаров, как одежда, обувь, часы, аксессуары (запонки, пуговицы и т. п.). Для такого потребителя однородность товара в значительной степени определяется его качеством и стоимостью. Поэтому однородность признается, если товары по причине их природы могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

Суд отметил, что угроза смешения зависит от нескольких обстоятельств: от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков; а также от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.05.2011 по делу № А40-126318/10-26-1045).

Для принятия решения об однородности товаров необходим совокупный анализ наличия всех признаков, а не одного из них. Неверно делать категоричный вывод об однородности продукции только на том основании, что у потребителя может возникнуть представление о принадлежности товаров одному и тому же производителю. В подобных случаях было бы более целесообразно апеллировать к подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. В соответствии с этой нормой не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. При этом условие однородности товаров здесь вообще не упоминается.

С учетом рассмотренной практики представляется целесообразным внести изменения в п. 3 ст. 1484 ГК РФ, а именно исключить слова «в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров» и изложить ее в следующей редакции: «Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения».

Также целесообразно внести изменения в ст. 14.10 КоАП РФ, исключив из текста данной статьи слова «для однородных товаров» (как условие наступления административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака).

Экспертиза поможет правообладателю оспорить решение Роспатента

В качестве еще одной проблемы при рассмотрении споров о товарных знаках можно выделить ситуацию, когда Роспатент признает товарные знаки несходными до степени смешения, а суды занимают совершенно противоположную позицию.

В качестве примера обратимся к делу № А40-76934/10-12-481, суть которого заключается в следующем. Индивидуальный предприниматель обратился в суд с заявлением об оспаривании решения Роспатента. Основанием стал отказ в регистрации в качестве товарного знака обозначения «VALENTI men’s collection». В обоснование позиции Роспатент указал, что этот товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «VALENTINO» в отношении однородных товаров и услуг. Это в свою очередь приводит к формированию у потребителей ложного представления о качестве товаров и услуг, что является проявлением недобросовестной конкуренции. Сопоставив указанные товарные знаки, арбитражный суд не установил наличия между ними сходства по фонетическому и семантическому критериям. В связи с этим суд сделал вывод о возможности предоставления правовой охраны обозначению «VALENTI men’s collection» (решение Арбитражного суда г. Москвы от 31.08.2010 по делу № А40-76934/10-12-481).

Как видим, сравнивая одни и те же противопоставляемые обозначения, Роспатент и суд могут прийти к совершенно противоположным выводам.

В другом случае суды трех инстанций поддержали решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, а ВАС РФ отменил судебные акты и признал решение Роспатента недействительным (постановление Президиума ВАС РФ от 14.12.2004 по делу № А40-50980/03-125-516). Какие же могут быть варианты решения данной проблемы?

По мнению ВАС РФ, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта. По общему правилу суд может разрешить его без назначения экспертизы. При этом ВАС РФ подчеркнул, что суд может разрешить вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений с позиции рядового потребителя, и специальных знаний для этого не требуется (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122).

Данный подход представляется не вполне оправданным. Следуя логике правоприменителя, можно прийти к выводу, что сравнение, например, подписей на предмет их идентичности, также может проводиться самим судом без назначения почерковедческой экспертизы. Да, безусловно, сравнивать почерки значительно сложнее. Но порой весьма затруднительно решить и вопрос о том, являются ли противопоставляемые товарные знаки сходными до степени смешения. Иногда грань между ними в смысле сходства настолько тонка, что правильно установить ее может лишь лицо, обладающее специальными познаниями.

Некоторые исследователи категорично заявляют о том, что «решить вопрос о контрафактности товара без проведения экспертизы, как правило, невозможно»¹.

Бесспорно, что в некоторых случаях суд вполне способен самостоятельно решать подобные вопросы. Например, когда сходство настолько очевидно, что его установление совершенно не вызывает сомнений либо же эти сомнения минимальны. В иных случаях представляется целесообразным рекомендовать правоприменителям обращаться к лицам, имеющим возможность — в силу наличия специальных познаний — профессионально и правильно решить вопрос о степени сходства спорных средств индивидуализации. Иными словами, в случае наличия существенных затруднений при определении степени сходства товарных знаков имеет смысл обращаться за содействием к экспертам. Полученное экспертное заключение подлежит оценке судом наряду и в совокупности с иными полученными по делу доказательствами.

Экспертиза сходства наименований необязательна, но увеличивает шансы на выигрыш дела

В случае привлечения к участию в деле эксперта возникает три основных вопроса: кто может выступать инициатором назначения экспертизы, кто может осуществлять экспертизу и что должно выступать ее предметом.

В силу ст. 25.9 КоАП РФ в качестве эксперта может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, достаточными для проведения экспертизы и дачи экспертного заключения.

В соответствии с действующим законодательством назначение экспертизы является правом, а не обязанностью суда. Суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия участвующих в деле лиц (ч. 1 ст. 82 АПК РФ).

В АПК РФ предусмотрено лишь несколько случаев, когда суд может назначить экспертизу по своей инициативе: если назначение экспертизы 1) предписано законом или предусмотрено договором; 2) необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо 3) если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы (ч. 1 ст. 82). Такая ситуация объясняется необходимостью оплачивать услуги эксперта, затрачивать дополнительное время, что неизбежно затягивает разбирательство, и др. Именно поэтому суд может, а не обязан назначать экспертизу.

Таким образом, назначение экспертизы не является обязательным в делах об определении признаков контрафактности товара. Правообладателю лучше самому ходатайствовать о привлечении эксперта, чтобы снизить риск вынесения неверного решения.