!!Экзамен зачет 2023 год / Обзор руководящей практики от Новосёловой
.pdfтоварные знаки публикуются в периодическом журнале, издаваемом Международным бюро, на основании данных, содержащихся в заявке на регистрацию, и эта публикация считается во всех договаривающихся странах достаточной, никакой другой публикации от заявителя не требуется.
На основании приведенных норм права суды первой, апелляционной и кассационной инстанций сделали вывод о том, что пятилетний срок на подачу возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по международной регистрации N 141885 должен исчисляться с даты официальной публикации в официальном бюллетене Международного бюро ВОИС "Les Marques Internationales" сведений о территориальном расширении международной регистрации товарного знака на Российскую Федерацию, а именно с 20 февраля 1995 года.
С учетом указанной даты публикации суды трех инстанций пришли к выводу о том, что срок для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 141885 на территории Российской Федерации истек 20 февраля 2000 года.
В то же время возражение ФКП "Союзплодоимпорт" против предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 141885 подано лишь 26 июня 2008 года, что исключало возможность его принятия Роспатентом на основании пунктов 2.3, 3.2 Правил ППС <1>.
--------------------------------
<1> Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные Приказом Роспатента от 22 апреля 2003 года N 56, зарегистрированным Минюстом России 8 мая 2003 года N 4520 (далее - Правила ППС).
ФКП "Союзплодоимпорт", не согласившись с вышеназванными судебными актами, обратилось в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации с заявлением, в котором просило пересмотреть в порядке надзора указанные решение суда первой инстанции и Постановления судов апелляционной и кассационной инстанций и направить дело на новое рассмотрение.
Постановлением Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 марта 2011 года решение Арбитражного суда города Москвы от 30 октября 2009 года, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 января 2010 года и Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 29 апреля 2010 года были отменены, а дело было направлено на новое рассмотрение.
Отменяя указанные судебные акты, Высший Арбитражный Суд РФ установил следующее.
Территориальное расширение товарного знака по международной регистрации N 141885 на Российскую Федерацию было произведено правообладателем 28 декабря 1994 года.
ВРоспатент 20 января 1995 года было направлено официальное уведомление Международного бюро ВОИС о регистрации (поступлении) заявки.
Предварительным решением Роспатента от 5 декабря 1995 года компании "Шампань Луи Рёдерер" отказано в предоставлении правовой охраны указанному товарному знаку на территории Российской Федерации.
Решением экспертизы Роспатента от 26 апреля 2002 года в предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 141885 на территории Российской Федерации отказано.
Решением Роспатента от 15 сентября 2006 года решение экспертизы Роспатента от 26 апреля 2002 года отменено, товарному знаку по международной регистрации N 141885 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.
Впоследствии на основании уведомления Роспатента от 18 февраля 2008 года сведения о регистрации названного товарного знака были опубликованы 10 апреля 2008 года в официальном бюллетене Международного бюро ВОИС "Les Marques Internationales".
Как посчитал Высший Арбитражный Суд РФ, первоначально в официальном бюллетене Международного бюро ВОИС "Les Marques Internationales" публикуются сведения относительно заявления о территориальном расширении, что следует из положений ст. 3ter Мадридского соглашения.
Всвязи с этим Высший Арбитражный Суд РФ признал ошибочными выводы судов трех инстанций о том, что сведения о регистрации товарного знака по международной регистрации N 141885 в официальном бюллетене Международного бюро ВОИС "Les Marques Internationales" были опубликованы 20 февраля 1995 года. В этот день, по мнению Высшего Арбитражного Суда РФ, была опубликована информация о поступлении заявки на территориальное расширение. Решение Роспатента от 15 сентября 2006 года о предоставлении оспариваемому товарному знаку правовой охраны на территории Российской Федерации опубликовано в официальном бюллетене Международного бюро ВОИС "Les Marques Internationales" 10 апреля 2008 года.
С учетом того что возражение ФКП "Союзплодоимпорт" против предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 141885 подано 26 июня 2008 года, Высший Арбитражный Суд РФ посчитал необоснованным вывод судов трех инстанций о пропуске пятилетнего срока на подачу возражения против предоставления правовой охраны международному товарному знаку N 141885 на территории Российской Федерации.
Следует отметить, что с учетом правовой позиции Высшего Арбитражного Суда РФ по данному вопросу, отраженной в Постановлении от 9 марта 2011 года, в настоящее время складывается дальнейшая правоприменительная практика.
Так, решением Арбитражного суда города Москвы от 26 марта 2010 года, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 июня 2010 года и Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 3 сентября 2010 года по делу N А40-160483/09-51-1155, удовлетворены требования компании "ЙивандаШуз Ко., Лтд", Китай, к Роспатенту о признании недействительным решения Роспатента от 15 сентября 2009 года, которым признано недействительным полностью предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку "TJTJ" по международной регистрации N 754255.
Суды трех инстанций, также признавая недействительным решение Роспатента, посчитали, что пятилетний срок для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации следует исчислять с даты публикации в официальном бюллетене Международного бюро ВОИС "Les Marques Internationales" сведений относительно заявления о территориальном расширении правовой охраны товарного знака на территорию Российской Федерации.
Определением Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 мая 2011 года в передаче названного дела в Президиум для пересмотра в порядке надзора судебных актов судов трех инстанций было отказано.
Вместе с тем в Определении указано, что по данному вопросу правовая позиция Высшего Арбитражного Суда РФ выражена в Постановлении от 9 марта 2011 года по делу N А40-81624/09-26-638, в связи с чем на основании статьи 299 АПК РФ имеются основания для пересмотра решения Арбитражного суда города Москвы от 26 марта 2010 года по делу N А40-160483/09-51-1155 по вновь открывшимся обстоятельствам.
В настоящее время заявление о пересмотре решения Арбитражного суда города Москвы от 26 марта 2010 года рассматривается судом.
2. Дело N А40-77602/09-15-252. В Роспатент поступило заявление ООО "КАЗАЧЬЕ" о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом "Стрижамент/Strigament" по свидетельству N 249971 в отношении товаров 33 класса МКТУ, содержащихся в перечне, по причине его неиспользования.
Решением Роспатента от 23 марта 2009 года делопроизводство по указанному заявлению было прекращено в связи с отсутствием заинтересованности лица, подавшего заявление, в подаче такого заявления.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 3 февраля 2010 года, оставленным без изменения Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 12 июля 2010 года, ООО "КАЗАЧЬЕ" отказано в удовлетворении требований о признании недействительным решения Роспатента от 23 марта 2009 года.
Отказывая в удовлетворении требований заявителя, суды первой и кассационной инстанций исходили из недоказанности у ООО "КАЗАЧЬЕ" заинтересованности применительно к требованиям пункта 1 статьи 1486 ГК РФ в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 249971 в отношении товаров 33 класса МКТУ ввиду отсутствия в материалах дела документов, подтверждающих такую заинтересованность. В связи с этим, по мнению судов, Роспатентом обоснованно принято решение о прекращении делопроизводства по заявлению.
Постановлением Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 марта 2011 года решение Арбитражного суда города Москвы от 3 февраля 2010 года и Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 12 июля 2010 года были отменены, решение Роспатента от 23 марта 2009 года признано незаконным.
Признавая незаконным решение Роспатента, Высший Арбитражный Суд РФ признал заявителя заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, переоценив представленные заявителем документы, подтверждающие его заинтересованность.
При этом Высшим Арбитражным Судом РФ было разъяснено, какое лицо может быть признано заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ.
Так, Высший Арбитражный Суд РФ указал, что к таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.
Помимо этого, Высший Арбитражный Суд РФ также указал, что подача заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака незаинтересованным лицом не отнесена Правилами ППС к обстоятельствам, исключающим возможность принятия заявления к рассмотрению. По мнению Высшего Арбитражного Суда РФ, Роспатент, исследовав доказательства, представленные заявителем в обоснование заинтересованности, и установив отсутствие такой заинтересованности, вправе отказать заявителю в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. При этом отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, исследование неиспользования товарного знака в таком случае не требуется.
С учетом вышеизложенной позиции Высшего Арбитражного Суда РФ в настоящее время формируется соответствующая судебная практика.
Так, Федеральный арбитражный суд Московского округа по делам N А40-85680/10-27-742, А40-81645/10-51-697 об оспаривании решений Роспатента о прекращении делопроизводства по заявлениям компании "Интел Корпорейшн" о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам N 273458, 277234 в связи с их неиспользованием (Роспатент установил отсутствие у компании "Интел Корпорейшн" заинтересованности) соответственно Постановлениями от 23 июня 2011 года и от 29 июня 2011 года отменил решения судов первой инстанции и Постановления судов апелляционной инстанции. Суд кассационной инстанции признал недействительными оспариваемые решения Роспатента только на том основании, что Роспатент не отказал в удовлетворении заявлений компании "Интел Корпорейшн", а прекратил делопроизводство по указанным заявлениям, установив отсутствие ее заинтересованности. При этом, отменяя судебные акты судов первой и апелляционной инстанций, суд кассационной инстанции не исследовал правомерность выводов судов об отсутствии у компании "Интел Корпорейшн" заинтересованности.
Также с учетом позиции Высшего Арбитражного Суда РФ, сформулированной в Постановлении от 1 марта 2011 года, Арбитражный суд города Москвы решением от 26 мая 2011 года по делу N А40-149235/10-15-1225 признал недействительным решение Роспатента от 14 сентября 2010 года, которым прекращено делопроизводство по заявлению компании "Радо Урен АГ" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "MADO" по свидетельству N 319651 в связи с его неиспользованием.
При этом суд первой инстанции с учетом подхода Высшего Арбитражного Суда РФ к определению
заинтересованности признал заявителя заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "MADO" по свидетельству N 319651 в связи с его неиспользованием (установив, что компания "Радо Урен АГ" осуществляет предпринимательскую деятельность в области товаров, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак), а кроме того, указал, что подача заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака незаинтересованным лицом не является обстоятельством, исключающим возможность принятия заявления к рассмотрению, и что Роспатент, исследовав доказательства, представленные заявителем в обоснование заинтересованности, и установив отсутствие такой заинтересованности, вправе отказать заявителю в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.
К настоящему времени судами первой, апелляционной и кассационной инстанций вынесен ряд судебных актов, основанных на приведенной выше позиции Высшего Арбитражного Суда РФ.
3. Дело N А40-56183/08-93-235. Индивидуальный предприниматель Ян Топол обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 29 декабря 2007 года, которым заявителю отказано в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесными элементами "TOPAS/ТОПАС" по свидетельству N 305085, правовая охрана данного товарного знака была оставлена в силе.
Оспариваемым решением Роспатента регистрация товарного знака по свидетельству N 305085 не была признана нарушающей положения статьи 6.septies Парижской конвенции <1>, поскольку обозначения, зарегистрированные в качестве товарного знака в Российской Федерации и в одной из стран Союза, отличались между собой, в то время как в статье 6.septies Парижской конвенции идет речь о тождестве обозначений.
--------------------------------
<1> Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года в редакции от 14 июля 1967 года (далее - Парижская конвенция).
Вобоснование своего требования заявитель ссылался на то, что решение Роспатента противоречит требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 28 Закона о ТЗ и статьи 6.septies(1) Парижской конвенции.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 11 марта 2009 года по делу N А40-56183/08-93-235 в удовлетворении заявленного требования было отказано. Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требований, исходил в том числе из того, что ООО "ПО "ТОПОЛ ЭКО" (правообладатель оспариваемого товарного знака) не является агентом или представителем ИП Яна Топола, в связи с чем оспариваемое решение Роспатента соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 28 Закона о ТЗ и статьи 6.septies(1) Парижской конвенции.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 мая 2010 года, оставленным без изменения Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 10 сентября 2010 года, решение суда первой инстанции отменено, решение Роспатента признано недействительным.
Определением Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 января 2011 года в передаче дела N А40-56183/08-93-235 в Президиум для пересмотра в порядке надзора было отказано в связи с отсутствием оснований для отмены Постановлений судов апелляционной и кассационной инстанций.
Отменяя решение суда первой инстанции и признавая недействительным решение Роспатента от 29 декабря 2007 года, суды исходили из следующего.
Регистрация оспариваемого комбинированного товарного знака со словесными элементами "TOPAS/ТОПАС" по свидетельству N 305085 произведена на имя ЗАО "ТОПАС-М". Правообладателем товарного знака на момент принятия оспариваемого решения являлось ООО "ПО "ТОПОЛ ЭКО".
Суды двух инстанций, не соглашаясь с выводом суда первой инстанции о том, что ООО "ПО "ТОПОЛ ЭКО" (правообладатель оспариваемого товарного знака) не является агентом или представителем ИП Яна Топола, исследовав имеющиеся в материалах дела документы, согласились с выводом Роспатента о том, что владелец знака в одной из стран Союза (ИП Ян Топол) и владелец оспариваемой регистрации связаны определенными хозяйственными отношениями, что дает основание рассматривать правообладателя в качестве агента лица, подавшего возражение в Палату по патентным спорам Роспатента.
Вто же время суды не согласились с выводом Роспатента о том, что положения статьи 6.septies Парижской конвенции применяются только в отношении тождественных обозначений.
Всоответствии со статьей 6.septies(1) Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.
Судами было установлено, что комбинированное обозначение с таким же словесным элементом "TOPAS" зарегистрировано в качестве товарного знака на инженера Яна Топола (Чехия) в стране происхождения Чешская Республика.
Сходство до степени смешения противопоставляемых товарных знаков является очевидным, поскольку как товарный знак заявителя (чешский товарный знак N 228177), так и спорный товарный знак являются комбинированными и содержат доминирующее словесное обозначение "TOPAS" (в переводе с чешского языка означает "топаз"), выполняющее основную различительную функцию. При этом российский товарный знак содержит транслитерацию на русский язык этого слова - ТОПАС.
Суды пришли к выводу, что положения статьи 6.septies Парижской конвенции не исключают защиту прав и законных интересов правообладателя товарного знака в случае регистрации без его разрешения агентом или представителем сходного до степени смешения товарного знака.
4. Дело N А40-76997/10-19-645. Решением Роспатента от 26 марта 2010 года было оставлено в силе решение экспертизы Роспатента от 28 июля 2009 года об отказе в государственной регистрации на имя ООО "Бизнес-Город" в
качестве товарного знака словесного обозначения "Александровский Сад" по заявке N 2007725680.
Решение Роспатента от 26 марта 2010 года было обусловлено тем, что заявленное обозначение воспроизводит название Александровского сада, который представляет собой неотъемлемую часть особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации - Государственного историко-культурного музеязаповедника "Московский Кремль", в связи с чем регистрация заявленного обозначения противоречит пункту 4 статьи 6 Закона о ТЗ.
Не согласившись с названным решением Роспатента, ООО "Бизнес-Город" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании его недействительным.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 6 декабря 2010 года заявленные требования удовлетворены, решение Роспатента признано недействительным. Помимо этого, на Роспатент возложена обязанность произвести государственную регистрацию обозначения по заявке N 2007725680 "Александровский Сад" на имя ООО "БизнесГород".
Роспатент обратился с апелляционной жалобой на названный судебный акт. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, оставленным без изменения Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа, решение суда первой инстанции отменено в части возложения на Роспатент обязанности произвести государственную регистрацию оспариваемого обозначения по заявке N 2007725680 "Александровский Сад" на имя ООО "Бизнес-Город". В указанной части суд принял новый судебный акт, обязав Роспатент повторно рассмотреть возражение заявителя на решение экспертизы Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения.
Востальной части решение суда первой инстанции было оставлено без изменения. Выводы судов обусловлены следующим.
Всоответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона о ТЗ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного наследия, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками.
Как указывалось выше, Роспатент, отказывая заявителю в регистрации заявленного обозначения, указал, что оспариваемое обозначение воспроизводит название Александровского сада, который является на основании Указа Президента СССР от 26 октября 1991 года N УП-2795 неотъемлемой частью Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль", представляющего собой особо ценный объект национального наследия народов Российской Федерации.
Суды трех инстанций установили, что заявленное обозначение "Александровский Сад" ни на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака, ни на дату принятия решения Роспатента не являлось официальным наименованием какого-либо особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации либо объекта всемирного культурного наследия.
При этом суды отметили, что в Перечень особо ценных объектов национального наследия, утвержденный Указом Президента РСФСР от 18 декабря 1991 года N 294, Александровский сад не включен.
Кроме того, суды указали, что в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона о ТЗ препятствием для регистрации товарного знака является тождественность или сходство до степени смешения заявленного обозначения с наименованием особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации либо объекта всемирного культурного наследия, а не с наименованием части такого объекта, которым в данном случае является "Александровский сад".
Вапелляционной жалобе на решение суда первой инстанции Роспатент ссылался на то, что регистрация на имя заявителя, который является частной организацией, товарного знака "Александровский Сад" очевидным образом может противоречить общественным интересам, что является исходя из положений пункта 3 статьи 6 Закона о ТЗ самостоятельным основанием для отказа в регистрации товарного знака.
Вотношении данного довода Роспатента судами апелляционной и кассационной инстанций было отмечено, что суд первой инстанции не дал ему надлежащей оценки. При этом суды апелляционной и кассационной инстанций указали, что действия заявителя, направленные на получение монопольного права на использование в качестве товарного знака названия части особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации и названия объекта культурного наследия федерального значения при определенных обстоятельствах могут свидетельствовать о противоречии общественным интересам.
Следовательно, по мнению судов, возложение судом первой инстанции обязанности на Роспатент о регистрации спорного обозначения без проведения соответствующей экспертизы по названному основанию является преждевременным.
С учетом данного обстоятельства суды апелляционной и кассационной инстанций обязали Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО "Бизнес-Город" на решение экспертизы Роспатента об отказе в государственной регистрации обозначения "Александровский Сад" в качестве товарного знака.
Следует отметить, что позиция апелляционного и кассационного судов по делу N А40-76997/10-19-645 также нашла свое отражение при рассмотрении судами дела N А40-35961/11-12-324 по заявлению ООО фирма "Вика" о признании недействительным решения Роспатента от 28 января 2011 года.
Решением Роспатента от 28 января 2011 года оставлено в силе решение экспертизы Роспатента от 15 января 2010 года об отказе в государственной регистрации на имя ООО фирма "Вика" в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесными элементами "ALEXANDROVSKY GARDEN АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД" по заявке N 2008719019 на основании подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.
Согласно названной норме не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 14 июня 2011 года, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 сентября 2011 года, ООО фирма "Вика"
отказано в удовлетворении требований о признании недействительным решения Роспатента от 28 января 2011 года. Суды двух инстанций указали, что заявленное обозначение ни на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака, ни на дату принятия решения Роспатента не являлось официальным наименованием какого-либо особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации либо объекта всемирного культурного
наследия.
В то же время суды двух инстанций пришли к выводу о том, что предоставление негосударственной организации монопольного права на использование в качестве товарного знака обозначения со словесными элементами "ALEXANDROVSKY GARDEN АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД", являющегося названием части особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации, противоречит общественным интересам и, соответственно, подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.
Обзор судебной практики по делам,
вкоторых суды поддержали позицию Роспатента
1.Дело N А40-66183/10-110-554. Роспатентом был зарегистрирован лицензионный договор, заключенный между Антоновым В.М. и ООО "НПФ СОЛОМОН", о предоставлении ООО "НПФ СОЛОМОН" права использования изобретения "Устройство для измельчения пищевых продуктов" по патенту РФ N 2053599 (далее - договор).
В дальнейшем Роспатентом к договору было зарегистрировано дополнительное соглашение N 1, содержащее
впункте 2 условие о возможности расторжения договора в одностороннем порядке.
В Роспатент поступило заявление Антонова В.М. о досрочном расторжении договора в одностороннем порядке.
Указанное заявление, а также приложенные к нему документы были рассмотрены Роспатентом в пределах своей компетенции в порядке, установленном ГК РФ и Административным регламентом <1>.
--------------------------------
<1> Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 года N 321, зарегистрированным в Минюсте РФ 2 февраля 2010 года, регистрационный N 16201.
По итогам рассмотрения заявление Антонова В.М. было удовлетворено, Роспатентом зарегистрировано расторжение договора в одностороннем порядке. Решение Роспатента обусловлено следующим.
Исходя из положений пункта 1 статьи 450 ГК РФ расторжение договора в одностороннем порядке возможно в случае наличия указания об этом в договоре.
Согласно пункту 9.9.3 Административного регламента государственная регистрация досрочного расторжения зарегистрированного лицензионного договора в одностороннем порядке осуществляется на основании заявления при условии, что возможность его одностороннего расторжения предусмотрена договором.
Всвою очередь, в пункте 2 указанного дополнительного соглашения N 1 к договору содержалось условие о возможности расторжения договора в одностороннем порядке.
Врезультате рассмотрения указанного заявления Антонова В.М. и приложенных к нему документов, а также текста договора с изменениями было установлено, что положениями договора допускается возможность его расторжения в одностороннем порядке, а представленные документы полностью отвечают требованиям упомянутых выше нормативных актов, в связи с чем досрочное расторжение договора было зарегистрировано Роспатентом.
ООО "Академпродукт" (правопреемником ООО "НПФ СОЛОМОН") действия Роспатента по государственной регистрации расторжения договора были обжалованы в Арбитражный суд города Москвы.
Арбитражный суд города Москвы решением от 27 октября 2010 года, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 февраля 2011 года по делу N А40-66183/10-110-554, требования ООО "Академпродукт" удовлетворил.
Удовлетворяя заявленные требования, суды двух инстанций на основании статьи 452 ГК РФ и пункта 9.9.8 Административного регламента посчитали, что Роспатентом не была осуществлена проверка соблюдения сторонами условий договора в части его расторжения, а именно Роспатентом не было проверено наличие письменного уведомления одной стороной по договору (лицензиаром) другой стороны - лицензиата за четыре месяца до расторжения, а также не был проверен факт выплаты другой стороне убытков вследствие расторжения договора.
Не согласившись с принятыми по делу судебными актами судов первой и апелляционной инстанций, Роспатент обратился в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просил решение Арбитражного суда города Москвы от 27 октября 2010 года и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 февраля 2011 года отменить, ссылаясь на неправильное применение судами норм права.
Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 28 июня 2011 года кассационная жалоба Роспатента была удовлетворена, судебные акты судов первой и апелляционной инстанций отменены, в удовлетворении требований ООО "Академпродукт" отказано.
Отменяя названные судебные акты и отказывая в удовлетворении требований ООО "Академпродукт", суд кассационной инстанции исходил из того, что статья 452 ГК РФ, которой руководствовались суды нижестоящих инстанций, относится исключительно к обязанностям сторон по договору и не возлагает каких-либо обязанностей на Роспатент как регистрирующий орган, вследствие чего не подлежит применению.
Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 308 ГК РФ обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). Таким образом, договор, заключенный между Антоновым В.М. и ООО "НПФ СОЛОМОН", не создает для Роспатента каких-либо обязанностей, в том числе и обязанностей по проверке соблюдения условий договора его сторонами.
В отношении вывода судов двух инстанций о том, что пункт 9.9.8 Административного регламента, содержащий перечень документов, необходимых для рассмотрения Роспатентом заявления о расторжении договора, не является исчерпывающим, в связи с чем Роспатент должен был запросить у заявителя наличие письменного уведомления одной стороной по договору (лицензиаром) другой стороны - лицензиата за четыре месяца до расторжения, а также должен был проверить факт выплаты другой стороне убытков вследствие расторжения договора, суд кассационной инстанции указал на следующее.
Пункт 9.9.8 Административного регламента, вопреки выводам суда, не расширяет, а, наоборот, ограничивает полномочия Роспатента в части объема (перечня) запрашиваемых документов.
Выводы и предложения
По результатам дела N А40-81624/09-26-638. С учетом приведенной позиции Высшего Арбитражного Суда РФ в ситуации, когда Роспатент заявляет возражения относительно возможности предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации, пятилетний срок для оспаривания регистрации товарного знака должен отсчитываться с даты публикации сведений об окончательном решении Роспатента о предоставлении правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации.
Всвязи с изложенными выводами Высшего Арбитражного Суда РФ, в случае когда Роспатентом заявляются возражения относительно возможности предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации, пятилетний срок для оспаривания регистрации товарного знака, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, целесообразно отсчитывать с даты публикации сведений об окончательном решении Роспатента о предоставлении правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации.
По результатам дела N А40-77602/09-15-252. С учетом изложенной позиции Высшего Арбитражного Суда РФ по названному вопросу Роспатент, исследовав доказательства, представленные заявителем в обоснование заинтересованности, вправе отказать заявителю в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. При этом отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и исследование неиспользования товарного знака в данном случае не требуется.
Кроме того, Высший Арбитражный Суд РФ разъяснил, какое лицо может быть признано заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ.
Высший Арбитражный Суд РФ указал, что к таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.
Всвязи с изложенным при исследовании коллегией Палаты по патентным спорам вопроса о заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием, представляется целесообразным руководствоваться вышеприведенными разъяснениями Высшего Арбитражного Суда РФ.
Кроме того, установив отсутствие такой заинтересованности, с учетом позиции Высшего Арбитражного Суда РФ исследовать по существу вопрос об использовании товарного знака коллегии Палаты по патентным спорам не требуется. В этом случае следует принимать решение об отказе в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.
По результатам дела N А40-56183/08-93-235. Судами апелляционной и кассационной инстанций указано, что положения статьи 6.septies Парижской конвенции не исключают защиту прав и законных интересов правообладателя товарного знака в случае регистрации без его разрешения агентом или представителем сходного до степени смешения товарного знака.
Кроме того, суды указали, что при применении статьи 6.septies Парижской конвенции не обязательно, чтобы был заключен агентский договор между правообладателем оспариваемой регистрации и правообладателем товарного знака в одной из стран Союза. Достаточно, что указанные лица связаны определенными хозяйственными отношениями, что позволяет рассматривать правообладателя спорной регистрации в качестве агента лица, подающего возражение, для целей статьи 6.septies Парижской конвенции.
При рассмотрении возражения по мотиву несоответствия товарного знака требованиям подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ целесообразно учитывать, что статья 6.septies Парижской конвенции не исключает защиту прав и законных интересов правообладателя в случае регистрации без его разрешения агентом или представителем не только тождественного, но и сходного до степени смешения товарного знака, а кроме того, понятие агента целесообразно толковать более широко, т.е. достаточно, чтобы указанные лица были связаны определенными хозяйственными отношениями.
По результатам дела N А40-76997/10-19-645. Судами было указано, что на основании пункта 4 статьи 6 Закона о ТЗ (пункта 4 статьи 1483 ГК РФ) препятствием для регистрации товарного знака является тождественность или сходство до степени смешения заявленного обозначения с наименованием особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации либо объекта всемирного культурного наследия, а не с наименованием части такого объекта.
Кроме того, суды указали о недопустимости предоставления негосударственной организации монопольного права на использование в качестве товарного знака названия части особо ценного объекта культурного наследия
народов Российской Федерации, что противоречит общественным интересам и, соответственно, подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.
Представляется целесообразным при принятии решения по основанию пункта 4 статьи 6 Закона о ТЗ (пункта 4 статьи 1483 ГК РФ) учитывать, что основанием для вывода о несоответствии обозначения данным нормам является его тождество или сходство до степени смешения с наименованием особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации либо объекта всемирного культурного наследия, а не с наименованием части такого объекта.
Кроме того, в случае несоответствия обозначения требованиям пункта 4 статьи 1483 ГК РФ целесообразно также указывать на несоответствие такого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.
По результатам дела N А40-66183/10-110-554. Судом кассационной инстанции была подтверждена позиция Роспатента о том, что в случае если положениями договора допускается возможность его расторжения в одностороннем порядке, а представленные документы отвечают требованиям Административного регламента, Роспатент не вправе запрашивать какие-либо дополнительные документы, подтверждающие исполнение условий договора его сторонами.
С учетом названного судебного акта при рассмотрении заявления о государственной регистрации расторжения договора в одностороннем порядке целесообразно учитывать следующее. Если положениями договора допускается возможность его расторжения в одностороннем порядке, а представленные документы отвечают требованиям Административного регламента, то в этом случае отсутствуют основания для запроса каких-либо дополнительных документов, подтверждающих исполнение условий договора его сторонами. Такое расторжение подлежит государственной регистрации.
А.А. РОБИНОВ
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРИОБРЕТЕННОЙ РАЗЛИЧИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ТОВАРНОГО ЗНАКА
Втом или ином виде понятие "приобретенная различительная способность" применяется во всех странах мира с развитым законодательством в области правовой охраны товарных знаков. За рубежом приобретенная различительная способность более известна как "доктрина второго значения" (secondary meaning doctrine). Например, в судебной практике Великобритании указанный термин появился еще в конце XIX в. Суть данного понятия сводится к следующему: даже в том случае, если заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение изначально не обладало различительной способностью, ему в качестве исключения может быть предоставлена охрана, если будет доказано, что в результате длительного и интенсивного использования такое обозначение стало восприниматься потребителем как средство индивидуализации товаров или услуг конкретного производителя.
Вроссийском законодательстве норма, допускающая регистрацию товарных знаков, приобретших различительную способность в результате использования, появилась относительно недавно - только в редакции Закона о товарных знаках, действующей с 27 декабря 2002 г. Согласно абз. 7 п. 1 ст. 6 Закона о товарных знаках положения, предусмотренные данным пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.
Впоследствии указанное положение без изменений было перенесено в ст. 1483 ГК РФ, регулирующую в настоящее время вопросы охраноспособности товарных знаков.
Следует отметить, что возможность регистрации товарных знаков на основании приобретенной различительной способности до указанной даты все же существовала. С некоторыми оговорками указанная возможность вытекала из положений международного соглашения, участником которого являлась и является в настоящее время Российская Федерация. Согласно ст. 6.quinquies C-1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака.
Несмотря на то что в указанной статье не идет речь непосредственно о приобретенной различительной способности товарного знака, тем не менее существует практически однозначное мнение о том, что формулировка указанной статьи охватывает в том числе случаи регистрации в качестве товарных знаков обозначений, приобретших способность индивидуализировать товары и услуги только в результате использования. Данный вывод следует из буквального толкования указанной статьи, согласно которому при оценке охраноспособности товарного знака не только оценивается обозначение per se (взятое само по себе), но и в обязательном порядке исследуются обстоятельства, связанные с фактическим использованием обозначения, к которым могут относиться сведения о приобретенной различительной способности.
Например, Г. Боденхаузен, комментируя указанное положение Парижской конвенции, указывает, что "эти (фактические) обстоятельства могут также свидетельствовать о том, что какой-либо знак, не имевший первоначально четких отличительных черт, в результате длительного его использования приобрел иное, вторичное значение, уже придавшее ему отличие" <1>.
--------------------------------
<1> Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. М., 1977. С.
137.
Между тем неоднозначным является вопрос о самой возможности непосредственного применения ст. 6.quinquies C-1 Парижской конвенции к обозначениям и товарным знакам, регистрируемым не на основе принципа telle quelle (таким, как он есть). Проблема правоприменения в данном случае обусловлена тем обстоятельством, что ст. 6.quinquies C-1 является частью ст. 6.quinquies Парижской конвенции, регулирующей охрану товарных знаков,
зарегистрированных в одной стране Союза, в других странах Союза. Согласно ст. 6.quinquies А-1 каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье. В соответствии со ст. 6.quinquies D никто не может воспользоваться положениями настоящей статьи, если знак, на который испрашивается охрана, не зарегистрирован в стране происхождения.
Таким образом, из буквального толкования указанных положений Парижской конвенции следует, что ст. 6.quinquies C-1 имеет ограниченное применение, а именно в случае, когда обозначение регистрируется за рубежом, и лишь в случае, когда такое же или незначительно отличное обозначение уже зарегистрировано в стране происхождения в качестве товарного знака.
Существует и другая точка зрения, согласно которой ст. 6.quinquies C-1 устанавливает правило, которое может применяться независимо от самой ст. 6.quinquies Парижской конвенции, т.е. вне принципа telle quelle.
В частности, известный французский специалист в области законодательства о товарных знаках П. Матели указывает буквально следующее: "Можно ли претендовать на то, что положение параграфа С-1, предусмотренного для оценки конвенционного режима товарного знака "telle quelle", не может быть выдвинуто как правило, применяемое для оценки действительности какого-либо товарного знака? Конечно нет. Это положение само по себе имеет значение принципа и, следовательно, должно иметь всеобщее применение" <1>.
--------------------------------
<1> Матели П. Новое французское законодательство по товарным знакам. Кн. 1 / Общ. ред. и предисл. А.Н. Григорьева; пер. с фр. В.И. Еременко. Душанбе, 1998. С. 112.
Указанной точки зрения придерживается и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Российской Федерации. В частности, интересно отметить, что еще до вступления в силу соответствующих изменений в Закон о товарных знаках указание на необходимость оценки приобретенной различительной способности заявленных на регистрацию обозначений содержалось в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. N 39. При этом в соответствии с п. 2.1 указанных Рекомендаций отмечалось, что если заявленному обозначению не свойственна различительная способность, ему в соответствии со ст. 6.quinquies C-1 Парижской конвенции может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.
Такой же точки зрения относительно возможности автономного применения ст. 6.quinquies C-1 Парижской конвенции придерживаются и суды в Российской Федерации при рассмотрении споров, связанных с оценкой охраноспособности товарных знаков.
Так, в деле, в котором рассматривался вопрос о законности предоставления правовой охраны в Российской Федерации обозначению по международной регистрации N 798984, представляющему собой изображение известной конфеты "Рафаэлло", арбитражный суд кассационной инстанции <1> согласился с тем, что с учетом конвенционного приоритета (11 сентября 2002 г.) международной регистрации N 798984 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в том числе ст. 6.quinquies Парижской конвенции. При этом следует отметить, что в рассматриваемом деле не шла речь о регистрации товарного знака на основе принципа telle quelle.
--------------------------------
<1> Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 14 декабря 2009 г. N КА-
А40/13233-09.
В другом деле Высший Арбитражный Суд РФ при рассмотрении вопроса об охраноспособности товарного знака "Гжелка" по свидетельству N 239000 также сослался на ст. 6.quinquies C-1 Парижской конвенции и необходимость учета всех фактических обстоятельств, связанных с применением товарного знака <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 октября 2007 г. N 15006/06.
Таким образом, представляется возможным говорить о том, что в Российской Федерации положение международного соглашения, изложенное в ст. 6.quinquies C-1 Парижской конвенции, применяется как самостоятельное правило (принцип) и может носить независимый от принципа telle quelle характер.
Положение абз. 7 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, устанавливающее возможность регистрации приобретших различительную способность обозначений, является предельно общим. Законодатель оставил на усмотрение правоприменителей не только все вопросы, связанные с определением круга субъектов, использующих обозначение, территории такого использования, перечня и объема необходимых доказательств, но также и вопрос об определении даты, на которую обозначение должно приобрести различительную способность.
В целях методического обеспечения экспертизы заявленных обозначений Роспатентом были подготовлены разъяснения относительно применения соответствующего положения о приобретенной различительной способности, которые содержатся в уже упоминавшихся Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений.
Несмотря на то что указанные методические Рекомендации были приняты еще до вступления в силу соответствующих положений п. 1 ст. 6 Закона о товарных знаках и ст. 1483 ГК РФ, очевидно, что содержащиеся в них разъяснения в силу своей практической направленности полностью сохраняют актуальность и в настоящее время.
Так, согласно п. 2.1 указанных Рекомендаций при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки: объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным
обозначением; территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке; объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением; сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением; сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением, а также иные сведения.
Кроме того, довольно интересное практическое разъяснение, касающееся вопроса приобретенной различительной способности, содержится в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки, утвержденных Приказом Роспатента от 30 ноября 2009 г. N 170. Согласно указанным Рекомендациям, в том случае, если заявитель подтвердит, что этикетка, в которой доминируют "описательные" элементы, приобрела различительную способность в результате ее использования до даты подачи заявки, она может быть зарегистрирована в качестве товарного знака с включением этих доминирующих "описательных" элементов в товарный знак как неохраняемых.
Также официальные разъяснения по вопросу приобретения заявленным обозначением различительной способности были даны в информационном письме Роспатента от 29 декабря 2005 г. N 17/18 "О применении критериев оценки наличия приобретенной различительной способности, предусмотренной абзацем седьмым пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".
Помимо рекомендаций, названное информационное письмо содержит пояснения относительно оценки характера и способа использования обозначения. В частности, указано, что при оценке, может ли обозначение в результате длительного использования приобрести различительную способность, необходимо учитывать, в какой степени его применение на товаре способно обусловить его восприятие потребителем как обозначения, выполняющего функцию средства индивидуализации конкретного товара определенного изготовителя. Если при применении на товаре обозначение не выполняет основную функцию товарного знака, т.е. не индивидуализирует товар определенного изготовителя, то нет оснований для вывода о приобретении обозначением различительной способности.
Вместе с тем представляется очевидным, что все разъяснения лишь задают общее направление оценки приобретенной различительной способности и, к сожалению, никаким образом не затрагивают значительную часть проблемных вопросов, возникающих при практическом применении соответствующей нормы права. В связи с этим особенное значение для правильного понимания и оценки приобретенной различительной способности имеет анализ уже сложившейся в данной области судебной практики.
Основные проблемы, с которыми сталкиваются суды при применении положений законодательства, регулирующих приобретенную различительную способность, условно можно разделить на несколько групп, речь о которых пойдет ниже.
Дата, на которую обозначение должно приобрести различительную способность
Как известно, п. 1 ст. 1483 ГК РФ, допускающий регистрацию обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования, не содержит указания на дату, к которой указанная различительная способность должна существовать. Действовавший ранее Закон о товарных знаках также не содержал каких-либо указаний на данный счет.
Единственным официальным документом, в котором можно найти указание на дату оценки наличия у обозначения приобретенной различительной способности, являются упоминавшиеся Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений. Согласно п. 2.1 Рекомендаций при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.
Вместе с тем Рекомендации не являются нормативным документом. И хотя они утверждены Приказом Роспатента и являются в определенной степени обязательными к применению экспертами патентного ведомства, заявители и правообладатели товарных знаков руководствоваться данными Рекомендациями не обязаны. В связи с этим на практике заявителями периодически поднимается вопрос о неправомерности отказа патентного ведомства учитывать доказательства использования обозначения в период с даты подачи заявки на товарный знак до даты принятия решения о возможности регистрации обозначения в качестве товарного знака.
Как правило, при этом они ссылаются на то, что использование определенного обозначения для индивидуализации товаров или услуг начинается одновременно с подачей заявки на товарный знак или после такой подачи. А использование для индивидуализации товаров незарегистрированного обозначения таит в себе определенную степень опасности для производителя, поскольку любое иное лицо может подать заявку на регистрацию используемого обозначения. В этом случае будет поставлена под угрозу вся деятельность производителя или ее часть, связанная с выпуском товаров или услуг, маркированных данным обозначением.
Не добавляет ясности в решение вопроса о дате оценки приобретенной различительной способности и обращение к законодательству зарубежных стран. В качестве примера можно привести Первую директиву о сближении законодательства государств-членов о товарных знаках, принятую в Европейском союзе в 1988 г. <1>, которая в целях гармонизации в странах Европейского союза законодательства о товарных знаках устанавливает единые критерии охраноспособности товарных знаков.
--------------------------------
<1> First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade
marks (89/104/ЕЕС).
Так, в п. 3 ст. 3 Директивы содержится общее правило, согласно которому "товарному знаку не отказывают в регистрации или не считают недействительным, если до даты подачи заявки на регистрацию и последующего использования, которое имело место, он приобрел различительный характер". Вместе с тем далее в данном пункте указано, что "любая страна-участница может дополнительно предусмотреть, чтобы это положение применялось также в тех случаях, когда различительный характер был приобретен после даты подачи заявки на регистрацию или после даты регистрации".
Таким образом, в странах Европейского союза вопрос о дате оценки приобретенной различительной способности однозначно не урегулирован в законодательстве и может разрешаться с применением двух разных подходов.
Оценивая преимущества и недостатки различных подходов к определению даты, на которую обозначение должно приобрести различительную способность, следует отметить, что подход, применяемый российским патентным ведомством, касающийся установления приобретенной различительной способности на дату приоритета товарного знака, хотя и не совсем удобен для бизнеса, но является более обоснованным с точки зрения законодательства о товарных знаках.
Вобласти правовой охраны товарных знаков понятие "приоритет" является ключевым. Именно от приоритета зависит, чьи притязания на обладание исключительным правом на обозначение являются преимущественными. В соответствии со ст. 1483 ГК РФ приоритет товарного знака определяет преимущество исключительного права на товарный знак при столкновении не только с исключительными правами на другие товарные знаки, но также и с авторскими правами, правами на фирменное наименование, коммерческое обозначение.
Всвязи с этим необходимо заметить, что регистрация изначально неохраноспособных обозначений, приобретших в дальнейшем различительную способность, является исключением из общего правила и представляет собой компромисс между интересами общества в сохранении свободного использования неохраноспособных элементов и интересами заявителя, осуществившего значительные материальные вложения в узнаваемость своего обозначения. До того момента, пока обозначение в результате усилий конкретного производителя не приобретет различительную способность как средство индивидуализации товаров данного производителя, последний не может претендовать на какие-либо преимущественные права на данное обозначение.
Возможность осуществления оценки приобретенной различительной способности с учетом доказательств использования после даты приоритета может привести к парадоксальной ситуации, когда заявитель получит приоритетное право на использование обозначения с определенной даты, в то время как на данную дату обозначение еще не приобрело различительную способность.
Более того, при таком подходе приоритет может получить товарный знак, который приобрел различительную способность позже, чем сходный товарный знак другого производителя, заявка на который, однако, была подана в патентное ведомство раньше.
Представляется, что указанная ситуация недопустима, поскольку нарушает логику системы регистрации товарных знаков, строящуюся на разумном соотношении абсолютных и относительных оснований для отказа в регистрации товарных знаков.
Следует отметить, что в настоящее время судебная практика по делам, в которых рассматривался бы именно спор о дате, к которой обозначение должно приобрести различительную способность, отсутствует. В делах, где рассматривался вопрос о том, приобрело ли заявленное обозначение в результате использования различительную способность, суды указывали на то, что обозначение должно приобрести различительную способность до даты подачи заявки на товарный знак.
Вкачестве примера можно отметить Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, из которого также следует, что оценка различительной способности, в том числе приобретенной, должна производиться на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 апреля 2006 г. N 15736/05.
Вчастности, в деле о товарном знаке "Компромат.ru" Суд указал следующее. "Следует учитывать, что требование о наличии у заявленного к регистрации обозначения различительной способности неразрывно связанно
сфункцией товарного знака: обозначение должно способствовать различению объектов, к которым оно применяется.
Поскольку товарный знак регистрируется в отношении определенных объектов, сгруппированных по классам МКТУ, то наличие различительной способности знака оценивается по отношению к конкретным объектам. Оценка должна производиться на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака.
Следовательно, различительная способность обозначения может иметь два источника: с одной стороны, обозначение может быть различительным само по себе, с другой стороны, может приобрести различительную способность в результате его использования для маркировки объекта, для которого оно используется".
Заслуживает внимания еще один момент, связанный с определением даты, на которую должна проводиться оценка приобретенной различительной способности. Как уже говорилось, в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, принятых российским патентным ведомством, указано, что заявленное обозначение должно приобрести различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.
Вместе с тем дата подачи заявки не всегда является датой приоритета товарного знака. В соответствии с п. 1 ст. 1495 ГК РФ приоритет товарного знака может быть установлен по дате подачи первой заявки на товарный знак в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет). Согласно п. 2 ст. 1495 ГК РФ приоритет также может быть установлен по дате начала открытого показа экспоната с