!!!Экзамен зачет 2024 год / journal062023
.pdf113. ПРОТОКОЛ № 12 |
118. ПРОТОКОЛ № 13 |
133. |
ПРОТОКОЛ№14 |
|
|
|
|||
общая характеристика для всех оснований, ука- |
Если же это единое основание для отказа в реги- |
|||
занных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ. Это особен- |
страции из пункта 1 статьи 1483 ГК РФ называют |
|||
но ясно видно из пункта 11 статьи 1483 ГК РФ, где |
«отсутствием различительной способности» (как |
|||
предусматривается, что если обозначение состо- |
это делают В.В. Старженецкий и отчасти Л.А. Но- |
|||
ит только из элементов, определенных в нумеро- |
воселова), фактически имеют в виду именно не- |
|||
ванных подпунктах пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, но |
способность выполнять индивидуализирующую |
|||
сочетание этих элементов приобретает различи- |
функцию. |
Мнение, |
аналогичное изложенному |
|
тельную способность, то такое обозначение охра- |
В.Н. Медведевым, высказала Н.А. Радченко. |
|||
носпособно. |
|
Весьма сходную позицию изложил Ю.Т. Гуль- |
||
В.В. Старженецкий в письменном отзыве |
бин в своем письменном отзыве. В качестве при- |
|||
указал, что «сравнительноправовой анализ пока- |
мера он рассмотрел элементы обозначения, пред- |
|||
зывает, что отсутствие различительной способно- |
усмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи |
|||
сти (distinctive character) является единственным |
1483 ГК РФ и указал, что их «никак нельзя отнести |
|||
основанием для отказа в регистрации товарного |
к не обладающим различительной способностью, |
|||
знака по законодательству абсолютного большин- |
поскольку они содержат явно идентифицирующие |
|||
ства государств, остальные же предполагаемые |
и, как следствие, различительные признаки заяв- |
|||
основания... обычно рассматриваются именно как |
ляемого на регистрацию обозначения». В данном |
|||
примеры отсутствия различительной способно- |
случае «различительная способность» может вос- |
|||
сти». Именно данный подход является предпочти- |
приниматься как абстрактная, принципиальная |
|||
тельным; соответственно, пункт 1 статьи 1483 ГК |
возможность сравнить два объекта по какому-ли- |
|||
РФ следует толковать в том смысле, что эта статья |
бо признаку и сделать вывод об их отличии (неза- |
|||
предусматривает единое основание для отказа, |
висимо от того, является этот признак «полноцен- |
|||
а перечисленные в нумерованных подпунктах это- |
ным» товарным знаком или просто весом или об- |
|||
го пункта случаи представляют собой примеры- |
щей геометрической формой объекта). |
|||
презумпции, которые потенциально (в силу пун- |
Л.Н. Линник (письменный отзыв) по данно- |
|||
кта 11) можно опровергнуть, как то в свое время |
му вопросу занял близкую позицию, указав сле- |
|||
имело место в отношении конфет Rafaello. Обрат- |
дующее: в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ разделены |
|||
ный подход, как указывает В.В. Старженецкий, |
два вида обозначений: (1) обозначения, вовсе не |
|||
может быть обоснован ссылкой на формулировки |
обладающие различительной способностью; (2) |
|||
статьи 6–quinquies Парижской конвенции, однако |
отдельные виды элементов обозначений, которые |
|||
является менее предпочтительным. |
|
могуткак обладать различительной способностью, |
||
В некотором смысле синтезирует оба подхо- |
так и не обладать ей, но в предоставлении кото- |
|||
да В.Н. Медведев. В его письменном отзыве ука- |
рым исключительного права на использование об- |
|||
зано, что если говорить об едином основании для |
щество в любом случае не заинтересовано. Пер- |
|||
отказа в регистрации товарного знака из пункта 1 |
вый вид обозначений соответствует абзацу 1 пун- |
|||
статьи 1483 ГК РФ, то это основание можно сфор- |
кта 1 статьи 1483 ГК РФ; второй – нумерованным |
|||
мулировать как неспособность обозначения вы- |
подпунктам того же пункта,где «перечислены эле- |
|||
полнять индивидуализирующую функцию товара |
менты, в отношении которых установлено допол- |
|||
(услуги), что требуется от любого товарного знака |
нительное требование в виде... неохраняемости |
|||
в силу статьи 1477. Однако данная ситуация может |
в составе знака». |
|
||
возникать как в силу «отсутствия различительной |
Участники дискуссии были в основном еди- |
|||
способности (абзац 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ; |
ны в том, что независимо от того, как мы понима- |
|||
в Парижской конвенции это обозначения,которые |
ем соотношение между абзацем 1 пункта 1 статьи |
|||
«лишены отличительных признаков»),так и в силу |
1483 ГК РФ и нумерованными подпунктами пун- |
|||
того, что отличительные признаки образованы та- |
кта 1 статьи 1483 ГК РФ, рассмотрение возраже- |
|||
кими элементами, которые должны быть свобод- |
ний и в административном, и в судебном порядке |
|||
ны для использования любыми лицами |
(нумеро- |
должно держаться тех оснований, в том числе пра- |
||
ванные подпункты пункта 1 статьи 1483 ГК РФ). |
вовых, которые указаны в возражениях. |
|||
Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023 |
|
|
121 |
113. ПРОТОКОЛ № 12 |
118. ПРОТОКОЛ № 13 |
133. |
ПРОТОКОЛ№14 |
|
|
|
|||
Как подчеркнул Г.П. Ивлиев, процедура рас- |
ходимости же заявитель может подавать возраже- |
|||
смотрения в Роспатенте предусматривает, что |
ния многократно, уточняя основания. |
|||
возражение должно содержать обоснование не- |
Мнение Г.В. Разумовой о том, что Роспатент |
|||
правомерности предоставления правовой охраны |
и особенно суд не должны выходить за пределы |
|||
товарному знаку и это обоснование должно быть |
правовой квалификации, предложенной в исход- |
|||
явным. Роспатент связан мотивами, указанными |
ном возражении, подверг сомнению Д.Г. Гаври- |
|||
в возражении, и не может оценивать соответствие |
лов: «Если податель возражения сослался не на тот |
|||
товарного знака тем условиям охраноспособно- |
абзац статьи 1483 ГК РФ, но, при этом представил |
|||
сти, на несоответствие которым в возражении не |
доказательства, и Роспатент видит, что здесь дей- |
|||
указано. Следовательно, сделал вывод выступав- |
ствительнонетразличительнойспособности,втом |
|||
ший, «обратный подход, в соответствии с которым |
числе по другому нормативно-правовому основа- |
|||
при наличии в возражениях хотя бы одного моти- |
нию,почему в рамках живого процесса не дать ему |
|||
ва,по которому у товарного знака отсутствует раз- |
возможность пояснить доводы? Почему ему нуж- |
|||
личительная способность, Роспатент и суд обя- |
но формально подавать дополнительную жалобу? |
|||
заны проверить и иные мотивы, перечисленные |
Потому что он, якобы, ошибся, хотя доказательст- |
|||
в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ, по которым товар- |
ва представил надлежащие?» В ответ на эту репли- |
|||
ный знак может не обладать различительной спо- |
ку Г.П. Ивлиев заметил, что если анализировать |
|||
собностью, представляется неправильным». |
соотношение между административной и судеб- |
|||
К данному мнению присоединилась Л.Л. Ки- |
ной процедурами, то именно их неоднородность, |
|||
рий, которая заметила: «Нельзя считать, что при |
невозможность в суде даже первой инстанции рас- |
|||
рассмотрении спора мы должны путать и объеди- |
смотреть спор столь же детально, как в Роспатен- |
|||
нять все основания». При рассмотрении вопро- |
те, и предполагает осторожное отношение суда |
|||
са о первоначальном предоставлении правовой |
к правовой переквалификации и, соответственно, |
|||
охраны обозначению Роспатент, действительно, |
исследованию доводов, которые Роспатентом не |
|||
должен изучить все основания,по которым в пра- |
рассматривались. В целом же Г.П. Ивлиев призвал |
|||
вовой охране знака может быть отказано. Одна- |
к возможной гармонизации судебных и админис- |
|||
ко – отмечает Л.Л. Кирий – если оспаривается |
тративных процедур. |
|
||
уже прошедшая регистрация товарного знака,Ро- |
Дискуссионным является вопрос о необходи- |
|||
спатентдолжен проверятьтолько те доводы и мо- |
мости ссылки на конкретный абзац пункта 1 ста- |
|||
тивы, которые указаны в возражении, а в случае |
тьи 1483. Большинство выступавших этот вопрос |
|||
обжалования решения Роспатента в суд послед- |
специально не рассматривало. Однако В.Н. Мед- |
|||
ний не должен выходить за пределы тех мотивов, |
ведев в своем письменном отзыве указал на от- |
|||
которые были указаны в исходном возражении, |
сутствие необходимости ссылаться непремен- |
|||
иначе Роспатент оказывается в неравном поло- |
но на конкретный абзац пункта 1 статьи 1483 ГК |
|||
жении и теряется смысл судебной процедуры как |
РФ; по его мнению, достаточной является ссылка |
|||
проверки конкретного решения административ- |
на пункт 1 статьи 1483 ГК РФ в целом. Аналогич- |
|||
ного органа. |
|
ным образом Л.Н. Линник в письменном отзыве |
||
Изложенную позицию поддержал Е.А. Арие- |
указывает, что «целесообразно в качестве основа- |
|||
вич, который отметил, что «рассмотрение долж- |
ния для оспаривания рассматривать не отдельные |
|||
но проводиться в рамках тех оснований, которые |
виды обозначений, а обозначения, описываемые |
|||
приводятся, поскольку заявитель (лицо, подавшее |
целиком пунктом 1 статьи 1483 … в противном |
|||
возражение) не лишен возможности многократно |
случае каждый из подпунктов 1-4 также можно |
|||
обращаться в Роспатент», указывая разные осно- |
было бы рассматривать в качестве самостоятель- |
|||
вания. Совершенно аналогичную позицию заняла |
ного основания, как и отдельные перечисленные |
|||
Г.В. Разумова: «Очень важно, чтобы не Роспатент |
элементы, например, назначение, ценность, вид, |
|||
не выходил за пределы мотивов обоснования воз- |
количество, качество и т. п.». Однако отсутствие |
|||
ражений, а суд затем рассматривал решение Ро- |
ссылки на конкретный абзац из текста закона, как |
|||
спатента, не выходя за эти же пределы»; при необ- |
нетрудно заметить, не означает, что заявитель не |
|||
122 |
|
Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023 |
113. ПРОТОКОЛ № 12 |
118. ПРОТОКОЛ № 13 |
133. |
ПРОТОКОЛ№14 |
|
|
|
|||
должен указывать своими словами, в чем конкрет- |
нии абзаца 9 пункта 2 статьи 1512 в ситуациях, |
|||
но состоит нарушение. |
|
когда знак обладал охраноспособностью, но утра- |
||
Второй вопрос, вынесенный на обсужде- |
тил ее, нет никакой необходимости. |
|||
ние, касался применения абзаца 9 (последне- |
Н. Руйе указал, что в праве Швейцарии анну- |
|||
го) пункта 2 статьи 1512 ГК РФ. Этот абзац гла- |
лировать товарный знак, если он уже зарегистри- |
|||
сит, что положения подпунктов 1-3 пункта 2 |
рован, может только суд. При этом ущерб, вызван- |
|||
статьи 1512 ГК РФ «применяются с учетом об- |
ный утратой товарным знаком своей функции, |
|||
стоятельств, сложившихся на дату подачи воз- |
может быть возмещен лишь до момента, когда он |
|||
ражения». Данная норма направлена в первую |
эту функцию имел. В свою очередь, Д.В. Иванова, |
|||
очередь на недопущение признания недействи- |
описывая опыт Беларуси, отметила, что в белорус- |
|||
тельной правовой охраны товарного знака, когда |
ском законодательстве нет аналога статьи 1512 ГК |
|||
знак хотя и не отвечал условиям охраноспособно- |
РФ, а просто указывается, что «в результате реше- |
|||
сти на момент регистрации, но приобрел ее впо- |
ния административного органа, патентного ве- |
|||
следствии.Возникаетвопрос отом,как следуетпо- |
домства или суда регистрация аннулируется». |
|||
ступать в обратной ситуации, когда на момент ре- |
Л.Н. Линник указал в выступлении и в пись- |
|||
гистрации товарный знак был охраноспособен, но |
менном отзыве, что правовая охрана товарному |
|||
затем перестал быть таковым. |
|
знаку предоставляется на основании вывода об |
||
В ходе дискуссии было поддержано предложе- |
охраноспособности, который делается на момент |
|||
ние, согласно которому правовая охрана товарно- |
предоставления товарного знака. Но вывод об ох- |
|||
го знака в обсуждаемой ситуации не может быть |
раноспособности на дату предоставления охра- |
|||
прекращена на прошлое время (например, с даты |
ны, естественно, не может быть изменен последу- |
|||
регистрации товарного знака), а должна прекра- |
ющими обстоятельствами, такими как утрата ох- |
|||
щаться на будущее, но при этом некоторые отме- |
раноспособности и, соответственно, нет никаких |
|||
тили трудности при последовательном норматив- |
оснований для аннулирования регистрации зад- |
|||
ном обосновании такой позиции. |
|
ним числом.«В частности,в случае утраты обозна- |
||
Так, Л.А. Новоселова указала, что если бы |
чением различительной способности проводит- |
|||
имелась возможность аннулировать регистра- |
ся повторная оценка охраноспособности... возни- |
|||
цию товарного знака «задним числом» по моти- |
кает новый юридический факт – вывод об утрате |
|||
ву утраты им охраноспособности, то вся система |
различительной способности... и должен приме- |
|||
регистрации товарных знаков стала бы абсолют- |
няться подпункт 6 пункта 1 статьи 1514 о досроч- |
|||
но бессмысленной. Ю.Т. Гульбин отметил в пись- |
ном прекращении правовой охраны товарного |
|||
менном отзыве, что «прекращение правовой ох- |
знака», – говорит он. К близким выводам прихо- |
|||
раны на будущее более отвечает хозяйственным |
дит в письменном отзыве В.В. Орлова: «При ре- |
|||
реалиям рынка, нежели признание недействи- |
гистрации товарного знака не могло быть обсто- |
|||
тельной предоставления правовой охраны товар- |
ятельств, связанных с его последующим исполь- |
|||
ному знаку, поскольку применение в указанный |
зованием. Такие обстоятельства могут сложить- |
|||
временной период было правомерным и нельзя |
ся только после регистрации товарного знака». |
|||
допустить, чтобы период правомерного исполь- |
В.Н. Медведев пишет в отзыве: «...при охрано- |
|||
зования не стал периодом недействительной ре- |
способности товарного знака на дату подачи за- |
|||
гистрации, а возможно, и неправомерного ис- |
явки... отсутствуют основания для признания ре- |
|||
пользования товарного знака», однако реализа- |
гистрации недействительной с даты подачи за- |
|||
ция данной идеи затрудняется нынешним текс- |
явки» и, в частности, в такой ситуации не может |
|||
том статьи 1512. Л.Л. Кирий отметила, что в ГК |
быть применен подпункт 1 пункта 2 статьи 1512. |
|||
РФ содержится достаточно норм, позволяющих |
При этом В.Н. Медведев указывает, что в ГК РФ |
|||
прекратить регистрацию товарного знака на бу- |
не рассмотрена общая ситуация утраты знаком |
|||
дущее время, например в случае неиспользова- |
охраноспособности (подпункт 6 пункта 1 статьи |
|||
ния товарного знака или утраты различительной |
1514 охватывает далеко не все возможные ситуа- |
|||
способности (статьи 1486, 1514) и в использова- |
ции,в частности он не охватываетситуацию,когда |
|||
Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023 |
|
|
123 |
113. ПРОТОКОЛ № 12 |
118. ПРОТОКОЛ № 13 |
133. |
ПРОТОКОЛ№14 |
|
|
|
|
товарный знак утратил способность выполнять свою индивидуализирующую функцию вследствие несанкционированного использования третьими лицами), однако эта ситуация разрешается в су- дебной практике (определение ВАС от 01.10.2013
№ ВАС-13062/13).
В.В. Старженецкий (письменный отзыв), за- мечая, что в целом в описанной ситуации име- ет место пробел в законе, который не может быть полностью закрыт использованием подпункта 6 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ (поскольку данный подпункт имеет в виду лишь очень узкий круг си- туаций, в то время как реальных ситуаций, когда правовая охрана прекращается в связи с утратой охраноспособности), вместе с тем констатирует: «Возможность ретроспективной отмены охраны товарного знака, который на момент регистра- ции удовлетворял всем необходимым условиям...
не соотносится с фундаментальными правовыми принципами. Конституционный суд неоднократ- но указывал,что...возможность ретроспективного толкования допускается только в особых случаях
итолько при наличии специальных указаний (см., например, определения от 29.11.2012 № 2348-О
иот 04.06.2013 года № 966-О). Несмотря на то, что
внашем случае речь идет не совсем об обратной силе закона,логика аргументации в данном случае совпадает. Возможность лишения правовой охра- ны товарного знака в ретроспективном порядке...
существенно снижает уровень правовой опреде- ленности и может серьезно дестабилизировать гражданский оборот, нарушая права его добросо- вестных участников».
Подводя итоги обсуждения данного вопроса, Л.А. Новоселова поддержала общую позицию, но при этом отметила, что за рамками данного об- суждения остается вопрос о порядке возмещения убытков,которые возникают в связи с отменой ре- гистрации товарного знака, который был охрано- способен на момент регистрации, но впоследст- вии охраноспособность утратил.
Третий вопрос, вынесенный на обсужде- ние, заключался в том, совокупность каких именно обстоятельств должна быть основани- ем для применения подпункта 1 пункта 3 ста- тьи 1483 ГК РФ («Не допускается государствен- ная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или со-
124
держащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потре- бителя относительно товара либо его изгото- вителя»), если соответствующее обозначение ранее использовалось иным производителем.
На обсуждение,со ссылкой на пункт 37 Правил регистрации товарных знаков, а также подпункт 1 пункта 3 Рекомендаций по экспертизе обозначе- ний, выносится позиция, согласно которой сам по себе факт использования обозначения новым про- изводителем до даты подачи заявки на товарный знак не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение. Для того, чтобы сде- лать вывод о том, что введение потребителя в за- блуждение возможно, требуется наличие доказа- тельств, во-первых, введения товаров со сходным обозначением новым производителем в граждан- ский оборот, и, во-вторых, и это главное, возник- новения и сохранения у потребителей стройкой ассоциативной связи между товаром, маркиро- ванным соответствующим знаком, и предшеству- ющим производителем.
Второй из изложенных критериев (наличие ассоциативной связи между товаром и старым производителем) был поддержан единодушно всеми выступающими, а также в некоторых пись-
менных отзывах (Ю.Т. Гульбин, Л.Н. Линник, В.В. Орлова).
В отношении же обязательности выполнения первого критерия (введение новым производите- лем соответствующих товаров в оборот) ряд вы- ступавших высказали сомнения. Так, В.О. Каля- тин заметил: «Наличие использования... и обяза- тельность установления этого факта не являются важными.... потому что введение в заблуждение может быть связано с разными обстоятельства- ми, а не только с тем, что мы будем ассоциировать с данными товарами после предыдущего произ- водителя. Поэтому указывать [данный критерий] как обязательный, мне кажется, совершенно не- правильно». В.В. Старженецкий в своем пись- менном отзыве также констатировал, что суще- ственными в данной ситуации являются наличие стойкой ассоциативной связи между товаром и старым производителем и ложный характер дан- ной связи, который возник бы в случае использо- вания знака новым производителем; доказыва- ние же прочих фактов не является обязательным.
Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023
113. ПРОТОКОЛ № 12 |
118. ПРОТОКОЛ № 13 |
133. |
ПРОТОКОЛ№14 |
|
|
|
|
С другой стороны, Л.Н. Линник и Ю.Т. Гульбин
в своих письменных отзывах предпочитают рас- сматривать введение товара в оборот новым про- изводителем как обязательное условие. А В.В. Ор- лова в своем письменном отзыве развила сис- тему критериев, которые могут учитываться по таким делам, куда вошли, наряду с наличием ас- социативной связи, также сходство сравниваемых обозначений, однородность товаров, разработ- чик обозначения, информации в общедоступных источниках об обозначении,товаре и его первона- чальном и текущем производителе.
Выступающие также отметили, что в крите- рии наличия ассоциативной связи между това- ром и старым производителем ключевые сло- ва – это именно ассоциативная связь. Один лишь факт того, что ранее другой производитель выпу- скал товар под аналогичным знаком, еще ничего не значит, а иное означало бы, что в России был бы введен режим правовой охраны товарных зна- ков независимо от их регистрации (В.О. Каля- тин; близкую мысль высказала Е.А. Павлова), что нельзя признать правильным. Сейчас это может проверяться в отдельных случаях, в основном по мотивам недобросовестной конкуренции или зло употребления правом, на что указали в своих вы-
ступлениях Р. Штефан, Л.Л. Кирий и Э.П. Гаври-
лов; последний, в частности, напомнил собрав- шимся о прецеденте: болгарская компания, дли- тельное время присутствовавшая в нашей стране ушла с рынка, ее товарный знак был прекращен; российская компания решила «занять» товарный знак и подала заявку на его регистрацию, однов- ременно начав производство товаров, маркиро- ванным данным знаком; в итоге Роспатент отка- зал в регистрации товарного знака со ссылкой на недобросовестную конкуренцию, поскольку бол- гарская компания была на рынке очень длитель- ное время и регистрация знака за другой компа- нией вводила бы потребителя в заблуждение.
Выступавшаяподанномувопросупредпослед- ней судья Суда по интеллектуальным правам Н.Л. Рассомагина отметила, что один из источников затруднений – неопределенность в точном сроке, по истечению которого после прекращения реги- страции товарного знака можно гарантированно его «занять», не опасаясь предъявлений претен- зий бывшими правообладателями, отказа в реги-
страции товарного знака и т. п. (срок, который бу- дет «достаточен в среднестатистической ситуации для того, чтобы потребитель как бы забыл [о то- варном знаке]»). В некоторых правовых системах, но не у нас,такие сроки определены,с сожалением отмечает Н.Л. Рассомагина.
Подводя итоги,В.А.Корнеев выразил мнение, что процедура, предусмотренная подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ может быть применена только в тех случаях, когда «у потребителя на мо- мент регистрации товарного знака имеется какаято особая ассоциативная связь с производителем, которая на тот момент сохранена». Такая связь на самом деле – редкость: в подавляющем большин- стве случаев потребитель не имеет никаких пред- ставлений о предшествующем производителей. При этом бремя доказывания обстоятельств,пред- усмотренных указанным подпунктом, должно ле- жать на Роспатенте.
Четвертый вопрос, вынесенный на обсу- ждение, касался квалификации обозначений как ложных или способных ввести в заблу- ждение потребителей по мотиву правдопо- добности обозначений.
В подпункте 2 пункта 3 вышеупомянутых Ре- комендаций Роспатента указано, что в отношении каждого элемента заявленного обозначения целе- сообразно отвечать на вопросы: описываетли эле- менттовары ложно? может ли элемент вызвать ас- социативное представление отоваре,которое спо- собно ввести в заблуждение? Если на какой-либо из этих вопросов потенциально может быть дан утвердительный ответ, целесообразно проверить, являются ли соответствующие описания или ас- социативные представления правдоподобными, то есть «поверит» ли им потребитель. Если эле- мент неправдоподобен, то его квалификация как ложного или способного ввести в заблуждение не- целесообразна. См., например, решение Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2014 по делу
№ СИП-837/2014.
Пример: обозначению «Сок» для минераль- ной воды правовую охрану предоставлять неце- лесообразно, так как слово «сок» является правдо- подобным и невнимательный потребитель может принять сок за минеральную воду. Однако обозна- чению «Нектар жизни» для той же минеральной
Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023 |
125 |
113. ПРОТОКОЛ № 12 |
118. ПРОТОКОЛ № |
13 |
133. |
|
ПРОТОКОЛ№14 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
воды правовую охрану предоставить можно, так |
В |
свою |
очередь, |
в |
письменном |
отзыве |
|
как, хотя минеральная вода и не является некта- |
В.Н. Медведева, обсуждаемый вопрос рассматри- |
||||||
ром (сладким соком, выделяемым цветками ме- |
вается преимущественно в контексте товарных |
||||||
доносных растений), на практике это обозначение |
знаков с географическими указаниями и отмеча- |
||||||
будет восприниматься потребителями как фанта- |
ется противоречивость современной практики: |
||||||
зийное, неправдоподобное. |
|
традиционно требуется либо строгое соблюдение |
|||||
По данному вопросу выступавшие,в основном |
географической мотивированности (производство |
||||||
поддержав предложенную позицию, отметили |
или сбыт соответствующих товаров должны осу- |
||||||
сложность отделения «ложных» элементов от эле- |
ществляться в месте, которое соответствует дан- |
||||||
ментов, «вводящих в заблуждение». «На практи- |
ному указанию), либо явная фантазийность, не- |
||||||
ке очень сложно разграничить ложность и способ- |
реальность географической связи (товарный знак |
||||||
ность ввести в заблуждение», – пояснила Л.Л. Ки- |
«Арктика» для мороженого и т. п.), однако «на се- |
||||||
рий. В.О. Калятин заметил, что при необходимо- |
годняшний день складывается практика регистра- |
||||||
сти ложность можно определить как объективное |
ции в качестве товарных знаков обозначений, со- |
||||||
несоответствие, а введение в заблуждение – как |
держащих в качестве доминирующего элемента |
||||||
несоответствие субъективное, однако в ходе даль- |
„немотивированное“ географическое указание... |
||||||
нейшего обсуждения (Е.А. Павлова, Л.А. Новосе- |
без указания... на исключение таких элементов из |
||||||
лова) была показана уязвимость такого подхода |
охраны, например....Tokyo Table – для услуг кафе, |
||||||
(торговый центр «Лондонский молл», а находит- |
на имя правообладателя, находящегося в Москве». |
||||||
ся в Москве – утверждение ложное? Возможно, но |
Пятый вопрос, вынесенный на обсужде- |
||||||
как быть,если у владельцаторгового центра фили- |
ние, касался квалификации обозначений как лож- |
||||||
ал в Лондоне? Где точная граница?) |
|
ных или способных ввести в заблуждение потре- |
|||||
При этом выявилось определенное расхожде- |
бителей в зависимости от групп товаров (услуг). |
||||||
ние позиций в отношении элементов,ложных при |
Предлагается подход, согласно которому данная |
||||||
буквальном прочтении (вроде вышеупомянуто- |
квалификация должна проводиться строго по от- |
||||||
го «Нектара жизни»), но являющихся неправдопо- |
ношению к тем товарам (услугам), в отношении |
||||||
добными. Так, по мнению, Л.Н. Линника (пись- |
которых испрашивается правовая охрана. Это свя- |
||||||
менный отзыв) неправдоподобные, фантазийные |
зано с тем, что одно и то же обозначение может |
||||||
элементы в принципе не могут быть отнесены |
для одних товаров быть чисто описательным, для |
||||||
к ложным или вводящим в заблуждение независи- |
других –ложным,для третьих – фантазийным (см. |
||||||
мо оттого,являются ли они «буквально» ложными. |
решение Суда по интеллектуальным правам от |
||||||
С другой стороны,Ю.Т. Гульбин в письменном от- |
17.02.2015 по делу № СИП-1025/2014). |
|
|||||
зыве предостерегает: «Понимая позитивное зна- |
Изложенная позиция была поддержана вы- |
||||||
чение шутки в бытовой жизни, к сожалению, при- |
ступавшими, |
а также |
в |
письменных |
отзывах |
||
ходится констатировать, что с правом не шутят. |
(Л.Н. Линник, В.В. Орлова, В.Н. Медведев), где |
||||||
Регистрация обозначений, хотя бы и в шутку не- |
было отмечено, что оценка соответствия заявлен- |
||||||
сущих в себе потенциал заблуждения, может стать |
ного обозначения требования требованиям пун- |
||||||
плохим примером для подражания»; в частно- |
ктов 1-3 статьи 1483 ГК РФ всегда проводится от- |
||||||
сти, в приведенном примере «даже такое шутли- |
носительного того перечня товаров и услуг, для |
||||||
во-фантазийное обозначение, как „Нектар жизни“ |
которых предполагается регистрация,что и влечет |
||||||
в отношении минеральной воды вряд ли может |
правильность изложенного подхода. |
|
|||||
быть зарегистрировано… При употреблении сло- |
Закрывая заседание НКС,Л.А.Новоселова по- |
||||||
ва „нектар“ происходит ассоциация с фруктовым |
благодарила всех участников дискуссии за актив- |
||||||
напитком или другим напитком подобного рода». |
ное участие. |
|
|
|
|
126 |
Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023 |
113. ПРОТОКОЛ |
№ 12 |
118. ПРОТОКОЛ № 13 |
133. |
ПРОТОКОЛ№14 |
|
|
|
|
|||
ПРИЛОЖЕНИЕ |
|
торого предоставлена или испрашивается право- |
|||
|
|
|
вая охрана спорного обозначения (см. постанов- |
||
К заседанию НКС были подготовлены допол- |
ления президиума Суда по интеллектуальным |
||||
нительные вопросы, которые не были предметом |
правам от 27.02.2014 по делу № СИП-75/2013, от |
||||
устного обсуждения непосредственно в заседа- |
27.07.2015 по делу № СИП 31/2015, от 04.09.2015 по |
||||
нии, но по которым был представлен ряд пись- |
делу № СИП 140/2015). |
|
|||
менных заключений. Ниже приводятся эти во- |
В.Н. Медведев указал, что отсутствие разли- |
||||
просы с позициями к обсуждению, сформулиро- |
чительной способности обозначения устанавлива- |
||||
ванной на основе практики Суда по интеллек- |
ется независимо от товаров и услуг, для которых |
||||
туальным правам, и мнениями, изложенными |
его предполагается использовать, поскольку если |
||||
в письменных отзывах. |
|
обозначение труднопроизносимо, сложно для вос- |
|||
|
|
|
приятия и т. п., соответствующий вывод не зави- |
||
1. Вопросы по пункту 1 статьи 1483 ГК РФ |
сит от того, для каких товаров или услуг его ис- |
||||
1.1. Оценка обозначения на соответствие тре- |
пользование планируется. |
|
|||
бованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производит- |
Л.Н. Линник обратил внимание, что иссле- |
||||
ся исходя из восприятия этого обозначения рядо- |
дование вопроса о различительной способности |
||||
вым, средним потребителем соответствующего |
должно производиться отдельно для каждой ка- |
||||
товара – конечным адресатом соответствующих |
тегории товаров,для которого предоставлена или |
||||
товаров. |
|
|
испрашивается правовая охрана спорного обо- |
||
Например, в отношении товара «коктейли» |
значения. |
|
|
||
адресную группу потребителей составляют ко- |
1.3. Оценка обозначения на соответствие тре- |
||||
нечные покупатели – лица, которые приобрета- |
бованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производит- |
||||
ют коктейли. Поэтому доказательства, относящи- |
ся исходя из восприятия этого обозначения потре- |
||||
еся к обоснованию ассоциативных связей, возни- |
бителями на конкретную дату – дату подачи заяв- |
||||
кающих у барменов – лиц, продающих коктейли, |
ки на государственную регистрацию этого товар- |
||||
ассоциативные связи адресной группы потреби- |
ного знака в Роспатент. |
|
|||
телей подтверждать не могут (см. постановления |
В силу пункта 1 статьи 1491 ГК РФ исключи- |
||||
президиума Суда по интеллектуальным правам от |
тельное право на товарный знак действует с даты |
||||
23.03.2015 по делу № СИП-546/2014 и от 03.04.2015 |
подачи заявки на государственную регистрацию |
||||
по делу № СИП-547/2014). |
|
товарного знака в Роспатент. Следовательно, при |
|||
Необходимость учета ассоциативных связей |
рассмотрении вопроса о предоставлении право- |
||||
именно средних потребителей – и в отношении |
вой охраны товарному знаку устанавливается ох- |
||||
именно тех товаров, на которые знак регистриру- |
раноспособность соответствующего обозначения |
||||
ется – специально подчеркнул Л.Н. Линник. |
именно на дату подачи соответствующей заявки. |
||||
1.2.Оценка обозначения на соответствие тре- |
С учетом этого именно на дату приоритета товар- |
||||
бованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ произво- |
ного знака подлежат учету имеющиеся или веро- |
||||
дится исходя из восприятия этого обозначения |
ятные ассоциативные связи, возникающие у по- |
||||
потребителями в отношении конкретных това- |
требителей в отношении спорного обозначения |
||||
ров, для которых предоставлена или испрашива- |
(см. постановления президиума Суда по интеллек- |
||||
ется охрана. |
|
|
туальным правам от 19.03.2014 по делу № СИП- |
||
Одно и то же обозначение способно в глазах |
161/2013, от 03.04.2015 по делу № СИП 547/2014, от |
||||
потребителей |
вызывать различные |
ассоциации |
27.07.2015 по делу № СИП-31/2015). |
||
в отношении разных товаров. Поэтому при рас- |
В.В.Старженецкий отмечает,что изложенная |
||||
смотрении дел об оспаривании решений Роспа- |
позиция сформулирована без учета положений аб- |
||||
тента, принятых на основании пункта 1 статьи |
заца 9 пункта 2 статьи 1512, который допускает |
||||
1483 ГК РФ, подлежат учету имеющиеся или веро- |
иной подход (на этот моменттакже обращает вни- |
||||
ятные ассоциативные связи, возникающие у по- |
мание В.В. Орлова). Оценка обозначения на соот- |
||||
требителей в отношении каждого товара, для ко- |
ветствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ |
||||
Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023 |
|
|
127 |
113. ПРОТОКОЛ № 12 |
118. ПРОТОКОЛ № 13 |
133. |
ПРОТОКОЛ№14 |
||
|
|
||||
может производиться и с учетом обстоятельств, |
кли или могли возникнуть у потребителей в отно- |
||||
сложившихся на дату подачи возражения (статья |
шении этого обозначения, и соответственно, для |
||||
1513), так как со временем восприятие потребите- |
вывода об отсутствии у обозначения различитель- |
||||
лем тех или иных обозначений может измениться. |
ной способности. Этот факт должен учитываться |
||||
На аналогичные моменты указываетЛ.Н.Линник. |
наряду с другими обстоятельствами по делу, сви- |
||||
1.4. Оценка на соответствие требованиям пун- |
детельствующими о формировании или вероятно- |
||||
кта 1 статьи 1483 ГК РФ производится в отноше- |
сти формирования у потребителей ассоциативных |
||||
нии конкретного обозначения в том виде, в кото- |
связей в отношении конкретного обозначения. |
||||
ром это обозначение зарегистрировано или заяв- |
При этом могут быть учтены, в частности дли- |
||||
лено на государственную регистрацию. |
|
тельность, интенсивность использования обозна- |
|||
Положения части IV ГК РФ, вообще говоря, |
чения, возможность исчезновения ассоциативных |
||||
не исключают возможности правообладателя ис- |
связей в связи с отдаленностью во времени ис- |
||||
пользовать принадлежащий ему товарный знак |
пользования обозначения от даты подачи заявки |
||||
не в точном соответствии с тем обозначением, в |
на товарный знак (см. постановления президиума |
||||
отношении которого предоставлена правовая ох- |
Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2015 |
||||
рана, ср. статью 1486. Однако правовая охрана |
по делу № СИП-537/2014, от 09.02.2015 по делу |
||||
предоставляется именно обозначению,в отноше- |
№ СИП 687/2014). |
|
|
||
нии которого осуществлена государственная ре- |
В.Н. Медведев выражает согласие с тем, что |
||||
гистрация, а не фактически используемому обо- |
«длительность использования конкретного обо- |
||||
значению. |
|
значения.... не |
свидетельствует об |
отсутствии |
|
Поэтому при оценке обозначения,зарегистри- |
у этого обозначения различительной способно- |
||||
рованного или заявленного на государственную |
сти»; по его мнению, скорее, наоборот, именно |
||||
регистрацию, следует учитывать конкретное обо- |
«оригинальность обозначения способствует его |
||||
значение, указанное в свидетельстве или заявке |
использованию разными производителями». |
||||
на товарный знак (см. постановления президиума |
Ю.Т. Гульбин уточняет, что «интенсивность |
||||
Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2014 |
использования можно разделить на хозяйствен- |
||||
по делу № СИП-572/2014 и от 23.07.2015 по делу |
но-производственную (например, объем выпуска- |
||||
№ СИП 35/2015). |
|
емой продукции) и рекламно-информационную |
|||
Данная позиция была поддержана Л.Н.Лин- |
(упоминание в рекламе, СМИ)». |
|
|||
ником. |
|
1.6. При оценке обозначения на соответствие |
|||
1.5. Сама по себе длительность использования |
требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не учи- |
||||
конкретного обозначения до даты подачи заявки |
тываются обстоятельства, связанные с личностью |
||||
на товарный знак разными лицами не свидетель- |
лица, испрашивающего правовую охрану. |
||||
ствуетоб отсутствии у этого обозначения различи- |
Различительная |
способность |
представля- |
||
тельной способности. |
|
ет собой свойство обозначения, устанавливае- |
|||
К обозначениям, не обладающим различи- |
мое исходя из ассоциативных связей потребителя |
||||
тельной способностью, относятся в частности обо- |
с этим обозначением. Обстоятельства, относящи- |
||||
значения, которые на дату подачи заявки утра- |
еся к субъекту, испрашивающему охрану, не могут |
||||
тили такую способность в результате широкого |
свидетельствовать об ассоциативных связях по- |
||||
и длительного использования разными произво- |
требителей в отношении обозначения (см. поста- |
||||
дителями в отношении идентичных или однород- |
новление президиума Суда по интеллектуальным |
||||
ных товаров, в том числе в рекламе товаров и их |
правам от 23.07.2014 по делу № СИП-322/2013). |
||||
изготовителей в средствах массовой информации |
Л.Н. Линник указывает, что «при оценке ас- |
||||
(пункт 34 Правил регистрации товарных знаков). |
пектов, относящихся к различительной способ- |
||||
Вместе с тем сам по себе факт использования |
ности обозначений, предусмотренных пунктом |
||||
обозначения различными лицами до даты подачи |
1, целесообразен учет обстоятельств, связанных |
||||
заявки на товарный знак не достаточен для уста- |
с личностью заявителя, только в том случае, если |
||||
новления ассоциативных связей, которые возни- |
эти обстоятельства не нарушают и не могут стать |
||||
128 |
|
Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023 |
113. |
ПРОТОКОЛ № 12 |
118. ПРОТОКОЛ № 13 |
133. |
ПРОТОКОЛ№14 |
||
|
|
|||||
причиной нарушения прав третьих лиц на реги- |
в качестве товарных знаков географических наи- |
|||||
страцию аналогичного знака, фактически исполь- |
менований, если они могут восприниматься по- |
|||||
зуемого ими в обороте». |
|
требителем как указание на место нахождения из- |
||||
|
В.Н. Медведев уточняет, что обстоятель- |
готовителя. |
|
|
|
|
ства, связанные с личностью лица, испраши- |
Однако нужно учитывать,что потребитель мо- |
|||||
вающего охрану товарного знака, все же долж- |
жет воспринять географическое название в каче- |
|||||
ны учитываться в тех случаях, когда потреби- |
стве места нахождения изготовителя товара толь- |
|||||
тель научился выделять соответствующую про- |
ко в том случае, если такое географическое назва- |
|||||
дукцию среди однородной и ассоциировать ее |
ниеобладаетопределеннойстепеньюизвестности, |
|||||
с конкретным лицом. |
|
в силу чего может вызвать у него соответствующие |
||||
|
В.В. Старженецкий отмечает, что товарный |
ассоциативные связи. |
|
|||
знак призван индивидуализировать конкретные |
Географические названия, заявляемые в отно- |
|||||
товары и, соответственно, на его способность осу- |
шении товаров, характеристики которых не связа- |
|||||
ществлять свою основную функцию по общему |
ны с географическим происхождением могут быть |
|||||
правилу не должна влиять личность правооблада- |
условно разделены на две группы: |
|||||
теля. Однако в некоторых случаях личность лица |
– известные географические названия, кото- |
|||||
все же может учитываться наряду с иными обсто- |
рые могутбыть восприняты как место нахождения |
|||||
ятельствами, например, когда речь идет о злоупо- |
производителя; |
|
|
|
||
треблении правом, проявлениях недобросовест- |
– малоизвестные названия, которые вряд ли |
|||||
ной конкуренции (см., например, подход опреде- |
могут быть восприняты как место нахождения |
|||||
ление ВС РФ № 310-ЭС15-2555 по спору о товар- |
производителя. |
|
|
|
||
ном знаке «Афродита»). |
|
В частности, если на регистрацию заявле- |
||||
|
В.В. Орлова указала, что хотя тезис о том, |
но малоизвестное географическое название – |
||||
что |
«различительная способность представля- |
такое, что источники информации не содержат |
||||
ет собой свойство обозначения», бесспорен, раз- |
сведений о нем, либо эти сведения содержатся |
|||||
личительная способность проявляется не сама по |
в редких специальных изданиях, что позволяет |
|||||
себе, а именно вследствие деятельности заявите- |
признать географическое название практически |
|||||
ля, в частности в результате выпуска им соответ- |
неизвестным рядовому потребителю, – ему мо- |
|||||
ствующих товаров, то есть отрицать существова- |
жет быть предоставлена правовая охрана. Дело |
|||||
ние любых связей с личностью заявителя в данном |
в том, что при недоступности соответствующей |
|||||
случае нельзя. |
|
информации для рядового потребителя такое |
||||
|
Вместе с тем Ю.Т. Гульбин выразил полное |
словесное обозначение не способно вызывать |
||||
согласие с изложенным подходом, отметив, что |
ассоциативных связей с местом производства |
|||||
делать вывод о наличии или отсутствии разли- |
товаров, нахождением производителя, а следо- |
|||||
чительной способности товарного знака, осно- |
вательно, не способно и ввести потребителей |
|||||
вываясь хотя в части на оценке личности субъ- |
в заблуждение (см. постановление президиума |
|||||
екта, испрашивающего правовую охрану, оши- |
Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2014 |
|||||
бочно. |
|
по делу № СИП-161/2013). |
|
|||
|
1.7. Малоизвестные географические наиме- |
Ю.Т. Гульбин выразил несогласие с изложен- |
||||
нования, которые не воспринимаются рядовым, |
ной позицией: по его мнению, «любое географи- |
|||||
средним потребителем как место производства |
ческое название должно охватываться запретом |
|||||
конкретного товара, не охватываются запретом из |
для регистрациитоварного знака»,посколькудаже |
|||||
подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. |
|
малоизвестные географические названия в боль- |
||||
|
Согласно упомянутому подпункту не допуска- |
шинстве случаев легко определяются потребите- |
||||
ется государственная регистрация в качестве то- |
лями как географические по морфологической |
|||||
варных знаков, в частности, обозначений, состоя- |
структуре и заставляют потребителей предпола- |
|||||
щих только из элементов, указывающих на место |
гать связь товарного знака с соответствующим |
|||||
производства товара, что исключает регистрацию |
географическим |
объектом. |
|
|||
Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023 |
|
|
|
129 |
113. ПРОТОКОЛ № 12 |
118. ПРОТОКОЛ № 13 |
133. |
ПРОТОКОЛ№14 |
|
|
|
|
Л.Н.Линникв целом согласился с изложенной позицией, однако внес ряд уточнений. Так, вопрос определения малоизвестности географическо- го названия требует определения круга источни- ков, которые следует учитывать, и, возможно, при этом следует ограничиться массовыми школьны- ми учебными пособиями,атакже информацией из СМИ (с учетом тиражей). Также Л.Н. Линник обра- тил внимание, что в эпоху Интернета полная не- известность географического названия (его пол- ная недоступность потребителю) практически не- возможна, речь идет именно об относительной доступности и массовости распространения соот- ветствующих знаний.
1.8.Какие обстоятельства свидетельствуют о том, что обозначение указывает на назначение товара?
Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в каче- стве товарных знаков обозначений, состоящих толь- ко из элементов,характеризующихтовары,втом чи- сле указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.
В судебной практике возник вопрос о том, ка- кие обозначения можно считать указывающими на назначение товаров. Под назначением товара обычно понимают способность этого товара удов- летворять потребности в чем-либо.
Описательный характер обозначения, в том числе то, что оно указывает на назначение товара, определяется через ассоциативный ряд, возника- ющий у рядового, среднего потребителя соответ- ствующего товара. Подтверждением описательно- сти могут быть положительные ответы на следую- щие вопросы:
– понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и до- мысливания?
– воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описы- вающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?
Достаточным для признания обозначения описательным по мотиву указания им на назначе- ние товара будет установить, что:
– обозначение указывает на то, что товары ад- ресованы определенной группе потребителей,или
130
–обозначение указывает на то, что товар ад- ресован, в том числе определенной группе потре- бителей, или
–обозначение указываетна определенный ре- зультат, получаемый потребителями товаров, или
–товар предназначен в первую очередь для
удовлетворения потребностей, не связанных с обозначением,но может использоваться и по на- значению, на которое указывает обозначение (см., например, дело № СИП 116/2015).
В.Н. Медведев указывает, что элементы вро- де «текстиль для дома» и т. п. являются неохра- няемыми в силу указания на вид товара и его на- значение.
Ю.Т. Гульбин отмечает, что предложенные выше критерии,«достаточные для признания обо- значения описательным по мотиву указания им на назначение товара» являются неисчерпываю- щими, например, можно добавить такой крите- рий: «обозначение указывает на профессиональ- ную, социальную или иную сферу использования».
Л.Н. Линник выразил уверенность в том, что при признании обозначения описательным, то есть отсутствия у обозначения различительной способности по причине необходимости обеспе- чения возможности использования такого опи- сания всеми участниками рынка, следует учиты- вать, в какой форме осуществляется такое указа- ние с точки зрения защиты интересов участников гражданского оборота.Если форма является новой и оригинальной для рынка указанных товаров, а также формирует у потребителей дополнительные ассоциации, то обозначению может быть предо- ставлена охрана и в случае, если при этом указы- вается на адресацию товаров определенной груп- пе потребителей и на определенный результат.
2. Вопросы по пункту 3 статьи 1483 ГК РФ
2.1. Определяет ли однородность товаров воз- можность введения потребителей в заблуждение относительно их изготовителя?
Роль однородности товаров различается в за- висимости от вида товаров. Так, в зависимости от круга потребителей товары могут быть разделены товары широкого потребления и товары произ- водственно-технического назначения (пункт 3.1.5 Методических рекомендаций, утвержденных при- казом Роспатента от 31.12.2009 № 198). В отноше- нии товаров широкого потребления при оценке
Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023