!!!Экзамен зачет 2024 год / journal062023
.pdf8. ПРОТОКОЛ № 1 |
28. |
ПРОТОКОЛ№2 |
|
|
|
исключительное право на товарный знак удосто- веряется свидетельством на товарный знак. Соот- ветственно, обозначение, не зарегистрированное в качестве товарного знака, не имеет правовой ох- раны в качестве средства индивидуализации, поэ- тому свободное использование участниками рын- ка – конкурентами спорного обозначения до его регистрации одним из конкурентов в качестве то- варного знака не имеет значения для квалифи- кации действий правообладателя как недобросо- вестных, направленных на прекращение исполь- зования обозначения, тождественного или сход- ного до степени смешения с зарегистрированным спорным товарным знаком.
Предлагалось обсудить данную проблему и в особенности проверить состоятельность пер- вой точки зрения как наиболее адекватной пра- вовой действительности. Само по себе то, что ис- пользование обозначения без регистрации его в качестве товарного знака не порождает исклю- чительного права на него, не должно влиять на решение вопроса о возможности или невозмож- ности признания актом недобросовестной конку- ренции регистрации такого права.Согласно статье 10.bis Парижской конвенции в качестве основания для такого признания выступает нечестность (а не незаконность) поведения лица в промышленных и торговых делах. Регистрация лицом обозначе- ния, ранее широко использовавшегося иным ли- цом (иными лицами), может быть нечестной. При этом не могут быть признаны недобросовестными действия правообладателя по регистрации товар- ного знака, если спорное обозначение приобрело широкую известность благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям такого правооблада- теля, имевшими место до регистрации товарного знака.
В ходе дискуссии было высказано множество различных мнений, давались актуальные пробле- мы из судебной практики. Большинство участни- ков поддержали первую точку зрения с некоторы- ми уточнениями и дополнениями.
На вопрос о том, подлежит ли оценке пред- варительное поведение лиц на товарных рынках по использованию обозначения до момента ре- гистрации этого обозначения в качестве товарно- го знака, С.А. Пузыревский дает безоговорочный положительный ответ, обосновывая это тем, что
решить вопрос о недобросовестной конкуренции, не понимая, что предшествовало регистрации то- варного знака при использовании этого обозначе- ния, будет невозможным. Поэтому в каждом слу- чае вопрос о том, у кого имелось право на исполь- зование до момента государственной регистра- ции, подлежит детальному исследованию.
В связи с этим С. А. Пузыревский привел в ка- честве примера дело компании «Эвалар», в отно- шении которой антимонопольным органом был установлен факт недобросовестной конкуренции из-за регистрации товарного знака «Красный ко- рень», известность которого была связана не толь- ко с инвестициями компании в популяризацию данного знака, но и в силу «исторических причин» (это обозначение на территории Алтайского края было известно задолго до регистрации товарного знака).
Дополнительно С.А. Пузыревский заметил, что не всякая предшествующая деятельность пра- вообладателя по популяризации товарного знака дает правообладателю «иммунитет» от возмож- ности признания его действий недобросовест- ной конкуренцией, и предложил применительно к таким ситуациям указывать, что должна рассма- триваться прежде всего ситуация, когда товарный знак получил известность исключительно в ре- зультате действий правообладателя, а не вообще любую хозяйственную деятельность с использова- нием этого знака.
Первую точку зрения поддержали также
М.А. Рожкова и С.А. Герасименко. Последняя от-
метила, что в данном случае затрагивается акту- альная проблема, касающаяся того, что если ка- кое-то обстоятельство или какое-то доказательст- во имеет отношение к делу, является относимым, то мы априори не можем исключать ни одного оказательства.
Швейцарским опытом регулирования данно- го вопроса поделился Н. Руйе. До 1992 года в со- ответствии со швейцарским законодательством приоритетным при определении статуса товарно- го знака было его использование. После законода- тельной реформы решающую роль отвели факту регистрации. Что касается возможности оспорить регистрацию на основании того факта, что другое лицо пользовалось данным обозначением ранее, большинство ученых придерживалось мнения,что
Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023 |
21 |
8. ПРОТОКОЛ |
№ 1 |
28. |
ПРОТОКОЛ№2 |
|
|
||
приоритет с регистрацией, который отражен в за- |
ется регистрация в качестве товарных знаков обо- |
||
коне о товарных знаках, является |
|
значений, состоящих только из элементов, вошед- |
|
lex specialis,итогда невозможно вообще оспо- |
ших во всеобщее употребление для обозначения |
||
рить регистрацию на основании факта, что до это- |
товаров определенного вида. Поэтому предшест- |
||
го использовались подобные знаки. Однако де- |
вующее использование третьими лицами спорно- |
||
сять лет назад ситуация поменялась, и судьи на- |
го или сходного с ним до степени смешения обо- |
||
чинали признавать, что действительно можно на |
значения без регистрации его в качестве товарно- |
||
основании недобросовестной конкуренции оспо- |
го знака подлежит оценке при рассмотрении су- |
||
рить регистрацию.Н.Руйе отметил,что данная ре- |
дом вопроса о том, была ли регистрация данного |
||
форма отразилась на деятельности не только не- |
обозначения в качестве товарного знака актом не- |
||
добросовестных участников рынка, но и на круп- |
добросовестной конкуренции или злоупотребле- |
||
ных компаниях. Был приведен пример с компани- |
ния правом. |
||
ей «Нестле», которая зарегистрировала некоторый |
Были высказаны и иные точки зрения. |
||
слоган. Однако булочная, слоган которой практи- |
В.А. Хохлов в своем отзыве написал, что «сам |
||
чески совпадал с зарегистрированным выражени- |
по себе факт... регистрации товарного знака..., |
||
ем, обратилась в кантональный суд, дошла до фе- |
когда соответствующее обозначение использова- |
||
дерального верховного суда Швейцарии и выигра- |
лось [ранее третьими] лицами, не говорит о недо- |
||
ла дело.С момента вынесения этого решения было |
бросовестности правообладателя», тем более что |
||
очень много случаев, где судьи придерживались |
«сама система охраны средств индивидуализации |
||
мнения, что регистрация может нарушать закон |
построена на том, что рождает стимулы к их ре- |
||
о недобросовестной конкуренции. |
|
гистрации». По мнению В. А. Хохлова, идеальной |
|
А.П. Сергеев в письменном отзыве отметил, |
целью являются изменения в системе регистра- |
||
что при рассмотрении соответствующего вопро- |
ции, которые сводили бы к минимуму возможные |
||
са нельзя занимать формальную позицию (право- |
споры, что на практике может выразиться «в виде |
||
обладатель есть лицо, которое первым успело за- |
правил, ограничивающих регистрацию товарного |
||
регистрировать товарный знак), но, безусловно, |
знака в ряде ситуаций». С другой стороны, мини- |
||
нужно учитывать все сопутствующие обстоятель- |
мизация возможных споров может быть достиг- |
||
ства, «в частности, сохранило ли спорное обозна- |
нута в определенной степени и путем корректи- |
||
чение различительную способность, чьими усили- |
ровки судебной практики; в частности, возмож- |
||
ями оно стало широко известным, какое отноше- |
но «пойти на выработку положения судебной пра- |
||
ние имеет |
правообладатель к данному обозна- |
ктики о том, что использование соответствующего |
|
чению». |
|
|
обозначения лицами, не являющимися правоо- |
Сходную позицию высказал в письменном от- |
бладателями, какое-то время не влечет признания |
||
зыве Д.В.Мурзин.Он отметил,что,за исключени- |
его недобросовестной конкуренцией». |
||
ем исчерпания исключительного права, в нашем |
Л.Н. Линник в письменном отзыве подчерки- |
||
законодательстве вообще нет случаев свободного |
вает, что использование товарных знаков без их |
||
использования товарного знака, и что, в частно- |
регистрации осуществляется на свой страх и риск. |
||
сти, отсутствует право преждепользования, кото- |
В связи с этим претензии третьих лиц к право |
||
рое имеется в патентном праве. Все это приводит |
обладателю, зарегистрировавшему свое право, |
||
к явному нарушению баланса интересов право |
следует рассматривать весьма осторожно. |
||
обладателя и третьих лиц, и в этой ситуации едва |
Т.Е. Абова в своем выступлении привела при- |
||
ли не единственный способ восстановить этот ба- |
мер с конфетами |
||
ланс – использовать нормы о запрете недобросо- |
«Мишка на севере», «Белочка» и другими, у ко- |
||
вестной конкуренции и недобросовестного пове- |
торых множество производителей на рынке. По- |
||
дения участников гражданского оборота вообще. |
лучается, что если один из производителей за- |
||
А.А. Амангельды в своем письменном отзы- |
регистрирует именно свой товарный знак, то |
||
ве обращает внимание на норму пункта 1 статьи |
ему скажут: «Нет, ты злоупотребил правом, ведь |
||
1483 ГК РФ, по которой, в частности, не допуска- |
нас же много», но, с другой стороны, как говорит |
||
22 |
|
|
Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023 |
8. ПРОТОКОЛ № 1 |
28. |
ПРОТОКОЛ№2 |
|
|
|
Т.Е. Абова, «кто-то должен быть первым», один знак не может быть зарегистрирован всеми. Ею был также поставлен принципиальный вопрос: можно ли отказать в регистрации или признать недействительной регистрацию только потому, что кто-то первым зарегистрировал товарный знак, а также может ли это делать Роспатент или же это прерогатива судебной власти.
4. Четвертый вопрос касался того, может ли учитываться последующее (после регистра- ции) поведение правообладателя при рассмо- трении судом вопроса о том, является ли ре- гистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции.
Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недей- ствительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если свя- занные с государственной регистрацией товар- ного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением пра- вом либо недобросовестной конкуренцией. Та- ким образом, с точки зрения ГК РФ, основанием для прекращения правовой охраны является не- добросовестность при регистрации товарного знака.
В отличие от этого, согласно части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции, не допускается не- добросовестная конкуренция, связанная не только с приобретением, но и с использованием исклю- чительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.
Представляется, что основанием для прекра- щения правовой охраны товарного знака может являться исключительно недобросовестность на стадии регистрации товарного знака. Если реги- страция носила добросовестный характер, а не- честным является лишь использование товарно- го знака, то возможно пресечь именно недобро- совестное использование товарного знака, запре- тив правообладателю совершать определенные действия, при этом сама регистрация должна быть оставлена в силе.
Вместе с тем для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конку- ренции исходя из статьи 10.bis Парижской конвен-
ции оценке подлежит ее честность; следовательно, учитывается и цель такой регистрации. С этой точ- ки зрения при рассмотрении судом вопроса о до- бросовестности регистрации товарного знака ис- следованию подлежат как обстоятельства, связан- ные с самой регистрацией, так и последующее по- ведение лица, на основании которого может быть выяснена и определена цель такой регистрации.
Соответственно, антимонопольный орган, принимая решение на основании части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции о том, что приобре- тение и использование исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг является актом недобросовестной кон- куренции, оценивает как саму регистрацию, так и последующее поведение лица. А суд при оцен- ке законности решения антимонопольного органа или при рассмотрении искового заявления о при- знании актом недобросовестной конкуренции ре- гистрации товарного знака оценивает саму реги- страцию, в том числе с учетом последующего по- ведения правообладателя.
Участники дискуссии были единодушны во мнении о том, что последующее поведение пра- вообладателя должно учитываться при определе- нии добросовестности. Все выступающие высказа- лись за существование у суда полномочия учиты- вать такое поведение при возникновении вопроса о том, является ли регистрация обозначения в ка- честве товарного знака актом недобросовестной конкуренции.
Так, С.А. Пузыревский специально подчерк- нул, что выводы, касающиеся регистрации товар- ного знака и признания такой регистрации недо- бросовестной, практически невозможно сделать без оценки дальнейшего использования товарного знака (на момент регистрации нельзя определить, для чего и как эта регистрация в дальнейшем будет использована). Поэтому Роспатент в ряде случаев поставлен в такую ситуацию, что, не зная ситуации на рынке, но видя формальное соблюдение всех требований, которые предполагают регистрацию товарного знака, он делает вывод о добросовест- ности. Итак, оценка добросовестности регистрации возможна только с учетом дальнейшего поведения, а это поведение уже «ретранслируется» на саму ре- гистрацию.
Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023 |
23 |
8. ПРОТОКОЛ № |
1 |
28. |
ПРОТОКОЛ№2 |
|
|
||
Н. Руйе также заметил, что суд может проана- |
вания, а путем предъявления исков к нарушите- |
||
лизировать ситуацию именно после регистрации, |
лям. С одной стороны, ГК РФ устанавливает лишь |
||
чтобы толковать, интерпретировать поведение |
одно последствие неиспользования товарных зна- |
||
лица, которое зарегистрировало товарный знак, |
ков – досрочное прекращение его правовой охра- |
||
и определить, было ли это поведение недобросо- |
ны при соблюдении определенных законом усло- |
||
вестным. |
|
|
вий. С другой, основная цель существования то- |
В.А. Хохлов отмечает в письменном отзыве, |
варного знака – индивидуализация товаров пра- |
||
что смысл установленной возможности оспари- |
вообладателя. |
||
вания правовой охраны товарного знака по моти- |
Согласно одной точке зрения, с учетом уста- |
||
ву недобросовестной конкуренции, имевшей ме- |
новленного ГК РФ общего требования о необхо- |
||
сто при его регистрации, заключается в том, что- |
димости использования зарегистрированного |
||
бы «в результате снятьохранутоварного знака,по- |
товарного знака, суд вправе признать недобро- |
||
лученную при условиях, когда бы ее не следовало |
совестными действия обладателя права на то- |
||
предоставлять». А поскольку выявляются именно |
варный знак, направленные на создание препят- |
||
намерения, то они могут проявиться и быть уста- |
ствий к использованию тождественных или сход- |
||
новлены на любой стадии, и соответственно «оце- |
ных с ним до степени смешения обозначений, то |
||
нивать надо действия правообладателя как до, так |
есть действий по защите нарушенных исключи- |
||
и во время регистрации,атакже после нее»,уясняя |
тельных прав на товарный знак, в случае отсутст- |
||
при этом цель действий правообладателя. Данную |
вия фактического его использования самим пра- |
||
позицию разделяет и Д.В. Мурзин. |
|
вообладателем. Кроме того, могут быть признаны |
|
А.П. Сергеев в своем письменном отзыве раз- |
недобросовестными действия лиц, аккумулирую- |
||
деляетпозициюотом,чтооснованиемдляпрекра- |
щих товарные знаки, но их не использующих и не |
||
щения охраны товарного знака должна быть пре- |
имеющих реального намерения по их использо- |
||
жде всего недобросовестность правообладателя на |
ванию. |
||
стадии регистрации, но о такой недобросовестно- |
Согласно другой точке зрения, неиспользова- |
||
сти может, в принципе, говорить и последующее |
ние товарного знака в пределах трехлетнего сро- |
||
поведение правообладателя, если такое поведение |
ка, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, |
||
подтверждает, что при самой регистрации товар- |
не может свидетельствовать о недобросовестно- |
||
ного знака он преследовал неблаговидные цели. |
сти. Кроме того, аккумулирование нескольких то- |
||
С другой стороны, если недобросовестным яв- |
варных знаков за одним правообладателем не за- |
||
ляется исключительно само по себе использова- |
прещено действующим законодательством, по |
||
ние товарного знака, то его можно пресечь путем |
этому такая деятельность, даже вместе с другими |
||
запрета совершения определенных действий, но |
аналогичными обстоятельствами (например, с не- |
||
сама регистрация товарного знака должна остать- |
использованием товарных знаков), не может сви- |
||
ся в силе. |
|
|
детельствовать о недобросовестных намерениях |
5. Пятый вопрос касался того, может ли не- |
правообладателя. |
||
использование |
правообладателем |
товарно- |
На обсуждение выносился тезис о том, что |
го знака, в том числе «аккумулирующим» зна- |
само по себе неиспользование товарного знака не |
||
ки, само по себе свидетельствовать о злоупо- |
может быть признаком недобросовестности пра- |
||
треблении правом и (или) о недобросовестной |
вообладателя, но должно оцениваться в совокуп- |
||
конкуренции. |
|
|
ности с иными доказательствами по делу. Так, суд |
В судебной практике встречаются случаи, ког- |
может учесть цель регистрации товарного зна- |
||
да за защитой нарушенного исключительного |
ка, реальное намерение правообладателя его ис- |
||
права в суд обращаются правообладатели, зареги- |
пользовать, причины неиспользования. В слу- |
||
стрировавшие на себя товарный знак, но фактиче- |
чае же установления того, что правообладателем |
||
ски его не использующие, или правообладатели, |
был зарегистрирован товарный знак не с целью |
||
извлекающие имущественную выгоду из товар- |
его использования самостоятельно или с привле- |
||
ного знака не путем его фактического использо- |
чением третьих лиц, а лишь с целью запрещения |
||
24 |
|
|
Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023 |
8. ПРОТОКОЛ № 1 |
28. |
ПРОТОКОЛ№2 |
|
|
|
третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.
Данный вопрос вызвал большой интерес. При этом большинство выступающих согласилось с тем, что нельзя говорить о злоупотреблении правом,основываясь исключительно на факте ре- гистрации нескольких товарных знаков.
М.А. Рожкова отметила, что в данном случае возникает вопрос по поводу использования то- варного знака, и ставится вопрос о том, может ли быть злоупотреблением ситуация, когда лицо, за- регистрировавшее товарный знак, его не исполь- зует. Было отмечено, что очень часто при обсу- ждении вопросов использования товарного зна- ка проводят параллели между ним и использова- нием изобретения, подчеркивая, что это схожие институты со схожими проблемами и соответст- венно схожими решениями. Однако в действи- тельности,как указала М.А.Рожкова,изобретения и товарный знак – это принципиально разные объекты, причем неиспользование изобретений нередко препятствует техническому прогрессу, а неиспользованиетоварного знакатехническому прогрессу, да и вообще прогрессу никак не меша- ет. Поэтому, если лицо зарегистрировало множе- ствотоварных знаков для индивидуализации сво- их товаров и при этом не использует эти знаки, нельзя говорить о том, что лицо непременно обя- зано осуществлять такое использование либо по- страдаюткакие-то публичные интересы.С учетом сказанного, по мнению профессора М.А. Рожко- вой, в ситуации, описанной в вопросе, нужно го- ворить, что злоупотребление может иметь место, если имеются другие причины (например, те, ко- торые упомянуты в третьем вопросе, когда лицо регистрирует товарный знак, несмотря на то, что этот знак уже широко используется третьими ли- цами), но не само по себе.
Н.Л. Сенников, поддерживая высказанное раннее мнение, отметил, что в данном случае не- достаточно корректно ставятся вопросы. Дей- ствительно, есть правообладатели, которые из- влекают имущественные блага из предъявления исков к нарушителям их исключительных прав. Но каждый случай должен решаться индивиду- ально, так как это один из способов коммерциа- лизации их частной инициативы, в частности на
средства индивидуализации.Поэтому,по мнению Н.Л. Сенникова, каких-либо обобщающие выводы здесь сделать невозможно: квалификация суда будет зависеть от многих обстоятельств дела.
С.А. Герасименко, развивая мысль, выска- зала мнение, что самого по себе факта неисполь- зования товарного знака недостаточно для того, чтобы установить недобросовестную конкурен- цию.
Н. Руйе также поддержал эту мысль, отметив, что для аннулирования или отмены регистрации недостаточно простого факта аккумулирования товарных знаков, нужно учитывать и другие об- стоятельства дела.
Практический взгляд на проблему был пред- ложен Н.И. Левченко. Она отметила, что доводы о том, что брендсквоттер не использует зареги- стрированный товарный знак, возникают при рассмотрении дел о прекращении охраны то- варного знака либо о взыскании компенса- ции с ответчика за использование товарного зна- ка лица, который зарегистрировал знак, но ни- чего не производит и не производил вообще. По данной категории дел судебная практика пришла к выводу о том, что необходимо давать оценку указанному поведению брендсквоттера как зло употреблению правом.
А.П. Сергеев по данному вопросу высказался
вписьменном отзыве даже более категорично: не- использование правообладателем товарного знака «не только может, но и должно быть в обязатель- ном порядке учтено при оценке того, являются ли действия правообладателя добросовестными».
Сточки зрения Т.Е. Абовой, можно признать недобросовестными действия обладателя права на товарный знак,направленные на создание препят- ствий к использованию тождественных и схожих с ним до степени смешения обозначения, то есть действий по защите нарушенных исключительных прав на товарный знак в случае отсутствия факти- ческого его использования самим правообладате- лем. Это сознательное бездействие правооблада- телядля создания препятствийдругим участникам рынка производить определенную продукцию. Та- кое бездействие можно называть злоупотреблени- ем предоставленным правом.
Выражая аналогичную позицию, А.П. Рабец
вписьменном отзыве отмечает, что «к формам
Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023 |
25 |
8. ПРОТОКОЛ № 1 |
28. |
ПРОТОКОЛ№2 |
|
|
|
злоупотребленияправомвсфереинтеллектуальной собственности относят неиспользование зареги- стрированноготоварного знака (с целью последую- щей выгодной уступки права на него либо выжида- ния использования обозначения третьими лицами для привлечения к ответственности), применение последствий нарушения исключительного права в целях собственного обогащения», причем такого рода деяния должны квалифицироваться именно как злоупотребление правом, а не недобросовест- ная конкуренция (поскольку товары сам право обладатель не производит и конкуренции по суще- ству нет).
Как отметил в письменном отзыве Л.Н. Лин- ник, само по себе неиспользование товарного знака не может свидетельствовать о злоупотре- блении правом и (или) недобросовестной кон- куренции, хотя бы потому, что это не запрещено законом. Однако в случае реального ущемления интересов третьих лиц, включая предъявление исков к нарушителям, соответствующее поведе- ние правообладателя может преследоваться в су- дебном порядке; в этом случае у правообладателя нужно выяснять такие обстоятельства дела, как, например, цель регистрации товарного знака, ре- альное намерение его использовать,причины не- использования.
Д.А. Гаврилов затронул специфичную область правого регулирования, упомянув случаи приобре- тения права на доменное имя, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку ре- ального производителя, при неиспользовании это- го доменного имени. Была отмечена революцион- ная позиция Высшего Арбитражного Суда, которая была основана на правилах ICANN по рассмотре- нию споров по доменным именам. Когда речь идет о намерениях недобросовестно приобрести товар- ный знак и препятствоватьправообладателю в про- движении своих товаров в сети Интернет,тогда эти действия могут быть оценены как недобросовест- ная конкуренция со ссылкой как раз на эти прави- ла. Переходя к обсуждаемому вопросу в целом, Д.А. Гаврилов указал, что следует признать правильной защиту прав и интересов «истинного» правообла- дателя, то есть того лица, в результате усилий ко- тороготоварный знак получил известность на рын- ке, а не того лица, которое лишь зарегистрировало товарный знак на себя с недобросовестной целью.
26
А.В. Залесов предложил несколько детали- зировать обсуждаемый вопрос в части указания классов МКТУ, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы. Он отметил, что сейчас в России весьма распространена ситуация, ког- да товарный знак зарегистрирован по определен- ному классу, добросовестно используется правоо- бладателем, активно продвигается, и он начинает использоваться в отношении неоднородных това- ров. Дело «Вашерон энд Константин С.А.» яркий тому пример, хотя там была регистрация по неод- нородным классамтоваров.Например,есть назва- ние автомобиля японского производителя – и по- являются китайские телевизоры под таким же на- званием; поскольку товары разные, то эта пра- ктика формально законна. В результате, отметил А.В. Залесов, правообладатели, пытаясь противо- стоять указанной практике, после выхода на ры- нок с теми или иными товарами под данным обо- значением подают заявки и по другим классам. (Общеизвестность товарного знака не является тем институтом, который препятствовал бы это- му, в силу сложности признания и специфики рос- сийского отношения к данному понятию.)
А.В. Залесов соглашается с мнением М.А. Рож- ковой о том, что товарный знак, в отличие от па- тента на изобретение, не является монополь- ным препятствием для деятельности других лиц, то есть это всего лишь вложение в бренд, и закон здесь защищает просто правомерный интерес правообладателя по продвижению своего бренда. И регистрациятоварного знака без цели использо- вания можетбыть направлена лишь на пресечение паразитирования на известном бренде.
Высказал свои соображения по поводу пятого вопроса С.А. Паращук. Случай, когда был зареги- стрирован товарный знак не с целью использова- ния лицом, а с целью запрещения третьим лицам, иллюстрирует двойственную природу исключи- тельного права, которое имеет позитивную и нега- тивную стороны. И, собственно, запрет на исполь- зование исключительного права может рассматри- ваться в рамках осуществления права. Статья 9 ГК РФ говорит, что граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. Есть и другие ограничите- ли на осуществление права, например статья 10 ГК РФ, где указано, что не допускается использование
Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023
8. ПРОТОКОЛ № 1 |
28. |
ПРОТОКОЛ№2 |
|
|
|
гражданских прав в целях ограничения конкурен- ции и злоупотребления доминирующим положе- нием на рынке. Поэтому нельзя, на взгляд С.А. Па- ращука, однозначно утверждать, что сам по себе запрет на использование товарного знака или па- тента является злоупотреблением правом.В заклю- чение было отмечено, что в Германии скупка па- тентов без намерения их использовать признается недобросовестной конкуренцией.
Д.В. Мурзин отмечает в письменном отзыве, что проблема оценки неиспользования товарно- го знака правообладателем как злоупотребления правом в широком смысле (как понятия, включа- ющего и недобросовестную конкуренцию) связа- на с более общей проблемой о соотношении прин- ципа недопустимости злоупотребления правом и принципа правовой определенности, об опреде- ленном балансе интересов. Как говорит Д.В. Мур- зин, ссылаясь на других авторов, «злоупотребле- ние правом отсутствует, если законные интере- сы истца являются определяющими». Однако если речь в статье 10 ГК РФ идет именно о балансе ин- тересов,то такой баланс уже установлен в пункте 1 статьи 1486 ГК РФ (в виде трехлетнего срока).«Мо- жет быть, было бы более правильным выработать рекомендацию о том, что допустимо применять нормы о злоупотреблении правом и (или) о недо- бросовестной конкуренции только в том случае, если неиспользование товарного знака осуществ- ляется за пределами трехлетнего срока...»–пишет Д.В. Мурзин.
В.А. Хохлов в своем письменном отзыве крайне осторожно отнесся к тому, чтобы рассма-
тривать неиспользование правообладателем то- варного знака – и даже подачу такими право обладателями исков к третьим лицам – как зло употребление правом или недобросовестную конкуренцию, поскольку такое поведение само по себе не является ни неправомерным, ни эти- чески упречным. Кроме того, нельзя не учиты- вать, что в статье 1486 ГК РФ уже предусмотрены последствия неиспользования товарного знака. Если же встать на противоположную позицию, то «может сложиться весьма нежелательная пра- ктика, когда правомерное поведение вызыва- ет применение санкций». И «даже в тех случаях, когда суд признает возможным применить нор- мы о злоупотреблении правом или о нарушении конкурентных правил, на факт неиспользования товарным знаком он вправе ссылаться как лишь на дополнительное обстоятельство, сопутствую- щее злоупотреблению (нарушению условий кон- куренции)».
В заключительной части заседания НКС председатель Суда Л.А. Новоселова вручила бла- годарственные письма Н. Руйе, Б.А. Макдоналду и А.В.Залесову за активное участие в международ- ной научно-практической конференции и под- держку электронного Журнала Суда по интеллек- туальным правам.
Было отмечено, что материалы, которые будут подготовлены по результатам заседания НКС, бу- дут разосланы участникам, и при желании участ- ники могут предоставить для публикации свои письменные замечания.
Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023 |
27 |
8.ПРОТОКОЛ№1 |
28. ПРОТОКОЛ № 2 |
35. |
ПРОТОКОЛ№3 |
|
|
|
|
ПРОТОКОЛ № 2
заседания рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам
23 января 2014 года
На заседании рабочей группы НКС 23 января 2014 года обсуждались вопросы споров при наличии конфликта между доменным именем и средством индивидуализации,в частности–товарным знаком.
Члены НКС, присутствующие на заседании: 1. Новоселова Людмила Александровна – до-
ктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных прав Московского го- сударственного юридического университета име- ни О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по интеллектуальным правам.
2. Ариевич Евгений Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры UNESCO по авторскому праву, председатель комитета по ин- теллектуальной собственности Ассоциации ев- ропейского бизнеса, член INTA, ECTA, MARQUES, PTMG, Ассоциации российских патентных пове- ренных, Российской национальной группы AIPPI.
3. Гаврилов Денис Александрович – кандидат юридических наук, заместитель начальника пра- вового управления Федеральной антимоно- польной службы Российской Федерации.
4. Герасименко Светлана Анатольевна – заме- ститель начальника Управления публичного права и процесса Высшего Арбитражного Суда.
5. Залесов Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, президент Российской наци- ональной группы Международной ассоциации по
28
охране интеллектуальной собственности (AIPPI), член AIPPI, LES, президент Ассоциации россий- ских патентных поверенных, начальник юридиче- ского отдела ООО «Союзпатент».
6. Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук, профессор Российской шко- лы частного права, главный юрист по интеллек- туальной собственности РОСНАНО, член Рабо- чей группы по подготовке проекта части четвер- той ГК РФ.
7. Копылов Сергей Александрович–начальник юридического отдела АНО «Координационный центр национального домена сети «Интернет»».
8. Мещеряков Владимир Александрович – со- ветник
ООО «Юридическая фирма «Городисский и партнеры».
9. Орлова Валентина Владимировна – доктор юридических наук, проректор по научной работе и международному сотрудничеству Российской го- сударственной академии интеллектуальной собст- венности.
10. Рожкова Марина Александровна – доктор юридических наук, профессор кафедры интел- лектуальной собственности Московского госу- дарственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
11. Смола Анна Александровна – канди- дат юридических наук, начальник Управления
Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023
8.ПРОТОКОЛ№1 |
28. ПРОТОКОЛ № 2 |
35. |
ПРОТОКОЛ№3 |
|
|
|
|
публичного права и процесса Высшего Арбит ражного Суда.
Также выступали:
12. Афанасьев Дмитрий Викторович – началь- ник отдела анализа и обобщения судебной пра- ктики, законодательства и статистики Суда по ин- теллектуальным правам.
13. Васильевна Татьяна Владимировна – судья Суда по интеллектуальным правам.
14. Корнеев Владимир Александрович – кан- дидат юридических наук, доцент кафедры интел- лектуальных прав Российской школы частного права, заместитель председателя Суда по интел- лектуальным правам.
15. Кручинина Надежда Александровна – су- дья Суда по интеллектуальным правам.
16. Михайлов Семен Викторович – кандидат юридических наук, ведущий консультант отдела анализа и обобщения судебной практики, законо- дательства и статистики Суда по интеллектуаль- ным правам.
17. Рассомагина Наталия Леонидовна – судья Суда по интеллектуальным правам.
18. Рогожин Сергей Петрович – кандидат юри- дических наук, доцент, судья Суда по интеллекту- альным правам.
На заседании также присутствовали работни- ки аппарата Cуда по интеллектуальным правам.
Л.А. Новоселова отметила, что цель заседания рабочей группы НКС состоит в определении реко- мендаций и выработке возможных правовых под- ходов к разрешению судом споров между админис- траторами доменных имен и обладателями исклю- чительных прав на товарные знаки или иные сред- ства индивидуализации.Правовые позиции в судах не выработаны, поэтому предлагаю членам рабо- чей группы Научно-консультативного Совета об- судить вопросы, касающиеся «алгоритма» работы суда с обстоятельствами, имеющими значение для разрешения доменных споров, в том числе в какой последовательности их нужно устанавливать.
1. Недобросовестная конкуренция и зло употребление правом: соотношение по домен- ным спорам
Д.А. Гаврилов. Федеральная антимонополь- ная служба рассматривает заявления о нарушении
законодательства о конкуренции в связи с реги- страцией и использованием доменных имен. Так, было рассмотрено дело по домену .рф с участием регистратора – Регионального сетевого информа- ционного центра («RU-Центр»), зарегистрировав- шего на себя более 70 тысяч доменных имен. Дей- ствия «RU-Центра» получили правовую квалифи- кацию в качестве акта недобросовестной конку- ренции. Решение Федеральной антимонопольной службы по делу, обжалованное в судебном поряд- ке, было признано законным, с его положениями согласились все судебные инстанции вплоть до Президиума Высшего Арбитражного Суда.
Вместе с тем существуют вопросы. К примеру,
вспоре по товарному знаку Mumm, рассмотрен- ному Президиумом Высшего Арбитражного Суда, квалификация действий ответчика произведена с использованием категорий: недобросовестное использование доменного имени и недобросо- вестная конкуренция. Между тем в деле Mumm от- ветчик – физическое лицо не является субъектом предпринимательской деятельности и, соответст- венно, не может быть участником конкурентных отношений.
Таким образом, сформированная Президиу- мом Высшего Арбитражного Суда позиция вызы- вает вопрос, можно ли применять положения ста- тьи 10.bis Парижской конвенции о недобросовест- ной конкуренции при рассмотрении спора между обладателем исключительного права на товарный знак и лицом, не являющимся субъектом пред- принимательской деятельности.
Кроме того, согласно позиции, отраженной
всправке, подготовленной к сегодняшнему засе- данию рабочей группы НКС, положения
Парижской конвенции и положения Закона о защите конкуренции имеют различное юри- дическое содержание – сфера регулируемых ими общественных отношений не идентична. Между тем это не так, поскольку и Закон о защите кон- куренции и Парижская конвенция содержат еди- ный общий запрет на недобросовестную конку- ренцию.
Таким образом, в ситуации, когда один из участников спора не является субъектом кон- курентных отношений, нет оснований для при- менения как положений Парижской конвенции, так и положений Закона о защите конкуренции,
Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023 |
29 |
8.ПРОТОКОЛ№1 |
28. ПРОТОКОЛ № 2 |
35. |
ПРОТОКОЛ№3 |
|
|
|
|||
поскольку следует применять другую критерию, |
так и для некоммерческих проектов. Подавляю- |
|||
хотя и являющуюся смежной, – злоупотребление |
щая часть администраторов регистрируют домен- |
|||
правом,то есть положения статьи 10 ГК РФ. |
ные имена для SEO-услуг. Это услуги по продви- |
|||
В.О. Калятин. Существуют две различные ка- |
жению товаров, принадлежащих третьим лицам, |
|||
тегории. Первая – это недобросовестность, для |
а также рекламные услуги. |
|
||
квалификации действий |
как недобросовестных |
С одной стороны, физические лица не являют- |
||
можно руководствоваться положениями UDPR,по- |
ся участниками коммерческого оборота и, навер- |
|||
скольку в них содержатся критерии освобождения |
ное, участниками отношений по недобросовест- |
|||
от ответственности лица, зарегистрировавшего |
ной конкуренции. С другой стороны, и физиче- |
|||
доменное имя; вторая категория – недобросовест- |
ские лица уже самим фактом регистрации домен- |
|||
ная конкуренция, имеющая другую природу. По |
ного имени включаются в хозяйственный оборот. |
|||
этому по спорам, предметом которых не являются |
Л.А. Новоселова. Субъектами доменных спо- |
|||
конкурентные отношения,нетоснованийдля при- |
ров являются как юридические, так и физические |
|||
менения положений статьи 10.bis Парижской кон- |
лица, не осуществляющие предпринимательской |
|||
венции, вместе с тем такие споры могут быть рас- |
деятельности. Высказан тезис о том, что россий- |
|||
смотрены с использованием категории злоупотре- |
ское законодательство о конкуренции не приме- |
|||
бления правом на основании статьи 10 ГК РФ. |
нимо в ситуациях, когда невозможно конкурент- |
|||
Е.А. Ариевич. По обсуждаемому вопросу |
ное рыночное взаимодействие. Вместе с тем есть |
|||
в модельных рекомендациях ВОИС по недобро- |
ли основания для квалификации правоотноше- |
|||
совестной конкуренции отмечается, что в кон- |
ний,складывающихся по доменным спорам,исхо- |
|||
фликтной ситуации, когда стороны не являются |
дя из положений Парижской конвенции, либо мы |
|||
конкурентами на одном товарном рынке, их дей- |
должны исходить из того, что они не подпадают |
|||
ствия признаются недобросовестной конкуренци- |
под действие конвенции и нужно исследовать во- |
|||
ей. Кроме того, лицо, регистрируя доменное имя, |
прос о злоупотреблении правом? |
|
||
воспроизводящее известное фирменное наимено- |
Вопрос ставится в связи с тем, что положения |
|||
вание или известный товарный знак, приобретает |
статьи 10.bis Парижской конвенции сформулиро- |
|||
конкурентное преимущество перед всеми осталь- |
ваны шире, чем положения российского закона |
|||
ными участниками рынка, осуществляющих свою |
о защите конкуренции. |
|
||
деятельность именно в этой области. Аналогичная |
С.А. Копылов. К правоотношениям с участи- |
|||
позиция сформирована |
Президиумом Высшего |
ем физических лиц применима Парижская кон- |
||
Арбитражного Суда по делу Vacheron Constantin. |
венция. Важен анализ совокупности действий по |
|||
Д.А. Гаврилов. Товарный знак Vacheron |
регистрации и использованию доменного имени. |
|||
Constantin имеет трансграничную известность, |
К примеру, если доменное имя используется |
|||
что и послужило основанием для упомянутой по- |
для рекламы товаров, услуг или для размещения |
|||
зиции Президиума Высшего Арбитражного Суда. |
предложений о продаже, вот к такой совокупности |
|||
Поэтому, например, приобретая доменное имя ва- |
действий применяются положения конвенции. |
|||
шеронконстантин.рф, администратор такого до- |
В.А. Корнеев. Высший Арбитражный Суд ис- |
|||
менного имени, действительно, осуществляет не- |
ходит из того, что недобросовестная конкуренция |
|||
добросовестные действия по привлечению потре- |
как нечестное ведение бизнеса в смысле статьи |
|||
бительского спроса, пусть даже не конкурируя на- |
10.bis Парижской конвенции – понятие более ши- |
|||
прямую со швейцарской компанией. |
рокое, чем в отечественном законе о защите кон- |
|||
С.А.Копылов. В российских зонах доменов .ru |
куренции. Так было в делах «Akai», «Mumm» и дру- |
|||
и .рф на сегодняшний день зарегистрировано око- |
гих, где, действительно, конкурентного взаимо- |
|||
ло 5 миллионовдоменов.Естьадминистраторы,на |
действия не было. |
|
||
которых зарегистрировано свыше полумиллиона |
Д.А. Гаврилов. Категория «нечестные мето- |
|||
доменов, есть администраторы, на которых заре- |
ды ведения бизнеса», содержащаяся в статье 4 За- |
|||
гистрировано по одному домену.Доменные имена |
кона о защите конкуренции, тесно связана с на- |
|||
регистрируются как для коммерческих проектов, |
личием рынка в экономическом смысле. Понятие |
|||
30 |
|
Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023 |