Оспорить зарегистрированное право можно путем иска о признании права отсутствующим

Кузнеченков Максим Олегович,  партнер международной юридической фирмы «Бейкер и Макензи»

Автор статьи считает необходимым внести в законодательство изменения, которые позволили бы оспаривать не только прямо указанные в законе акты и действия регистрирующего органа, но и действительность записей о госрегистрации. По мнению автора, это позволило бы избежать тупиковых ситуаций, в которых использование существующих и признанных судебной практикой способов защиты права не позволяет защитить интересы добросовестных участников гражданского оборота. На мой взгляд, в таких изменениях нет необходимости. Более того, они нарушат складывающуюся систему принципов защиты вещных прав. Оспаривание зарегистрированного права должно осуществляться только путем предъявления исков о признании права, о применении последствий недействительности ничтожной сделки, а также, в некоторых случаях, виндикационного иска. В остальных «сложных» случаях, когда запись в ЕГРП нарушает право истца и его нельзя защитить ни одним из указанных выше способов, имеет смысл применять подход, предложенный в абз. 4 п. 52 совместного постановления пленумов ВАС РФ и ВС РФ от 29.04.2010 № 10/22: оспаривание зарегистрированного права возможно путем предъявления иска о признании права отсутствующим. Этот способ защиты позволил бы найти выход и из ситуации, которая была рассмотрена в постановлении Третьего апелляционного суда от 02.10.2008 № А74-118/2008-03АП-1602/2008, процитированном автором. После того как эти принципы пройдут испытание на прочность и непротиворечивость, имело бы смысл закрепить их в законе. Следование же подходу, предложенному автором, может привести к признанию (или создать иллюзию) самостоятельности регистрационных записей как оснований для возникновения прав на недвижимое имущество, в то время как госрегистрация основанием для возникновения субъективного права не является.

1 См.: Писков И. П. Роль акта регистрации прав в механизме возникновения прав на недвижимость // Законодательство. 2002. № 8. С. 45; Кюршунова Н. Неоспоримая регистрация // эж-Юрист. 2004. № 16. С. 7. 2 Подробнее см.: Маковская А. А. Судебный акт как основание государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2003. № 5. С. 80–81. 3 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 28.12.2007 по делу № А19-8435/05-16-23-Ф02-9388/07. 4 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 22.04.2008 № А19-3321/07-Ф02-1467/08. 5 См., напр.: постановление ФАС Уральского округа от 19.11.2008 № Ф09-7540/08-С6. 6 Постановление Президиума ВАС РФ от 30.09.2003 № 8093/03. 7 Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 27.08.2009 по делу № 2-1512/09. 8 Пункт 2 ст. 25 Закона о регистрации. 9 Представитель УФРС неоднократно подчеркивал, что ответчик представил все необходимые документы для регистрации права собственности на объект незавершенного строительства. 10 Постановление Третьего апелляционного суда от 02.10.2008 № А74-118/2008-03АП-1602/2008.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СПОРЫ

Особенность оборота индивидуализированной тары и упаковки

Тихомирова Наталья Михайловна  помощник судьи Тринадцатого арбитражного апелляционного суда

У судов до сих пор нет единого мнения о том, кто должен компенсировать ущерб правообладателю: производитель контрафактной продукции или ее продавец? Пока практика неединообразна, рискуют все: и правообладатели (их иск могут отклонить), и производители, и торговые организации.

Предметом реализации в хозяйственном обороте зачастую бывают сложные вещи. В их состав может входить продукция разных правообладателей, каждый из которых использует свой товарный знак. Кроме того, при изготовлении и реализации собственной продукции организация или предприниматель могут использовать продукцию, на которую нанесен товарный знак иного лица. Например, это может быть тара или упаковка реализуемого товара. Или сам товар состоит из нескольких индивидуализированных частей без одновременного наличия которых его нельзя использовать (автомобиль и покрышки). Возникает вопрос, какой товар вводится в оборот: непосредственно тот, на который нанесен товарный знак, или же тот, который реализуется покупателю?

Невозможность индивидуализировать сам товар

Исключительное право возникает именно на результат интеллектуальной деятельности — в данном случае это обозначение, представляющее собой охраняемый товарный знак (ст.?1229 ГК?РФ). Сам по себе материальный носитель, на который этот знак нанесен, объектом исключительных прав не является. Использование обозначения происходит в момент его нанесения с целью индивидуализации товара. При этом не имеет значения, как именно наносится обозначение: непосредственно на товар или на иной материальный (цифровой) носитель, названный в ст.?1484 ГК?РФ.

Однако если товарный знак не может быть размещен на самом товаре, его наносят на упаковку, что особенно актуально для алкогольной продукции. При этом затруднительно отделить факт использования товарного знака, зарегистрированного в отношении тары и упаковки, куда разливается спиртной напиток, от использования товарного знака на сам алкоголь. Судебная практика идет по пути признания незаконным любого введения в оборот индивидуализированного товара без согласия правообладателя, если первоначально этот товар не введен в оборот законным образом и исключительное право не исчерпано. При этом суды часто не оценивают законность самого нанесения товарного знака.

Следует отметить, что ВАС РФ в своих разъяснениях признал незаконным введение в оборот товара в следующей ситуации. Товарный знак нанесен на товар вопреки воле правообладателя, который, в свою очередь, не был ни заказчиком на изготовление данного товара, ни непосредственно изготовителем1.

Практика. Ликероводочный завод (истец) зарегистрировал право на товарный знак сначала в отношении алкогольной продукции, а впоследствии и для изделий из стекла. В период до регистрации товарного знака для изделий из стекла ответчик изготовил бутылки, предназначенные для розлива алкогольной продукции, и нанес на них товарный знак истца. Разрешения на какое-либо использование товарного знака правообладатель ответчику не предоставлял, знак нанесен по заданию третьего лица. Эти обстоятельства послужили основанием для обращения правообладателя к изготовителю с иском о запрете на введение в оборот маркированных стеклянных бутылок, а также о признании изготовленных ответчиком стеклянных бутылок контрафактным товаром.

Данный процесс наглядно показал, что суды не выработали единого подхода к такого рода спорам: каждая следующая инстанция отменяла решение предыдущей.

Суд первой инстанции требования не удовлетворил, указав, что производимые истцом и ответчиком товары не являются однородными. Апелляционный суд сделал вывод, что ликероводочные изделия и бутылки взаимосвязаны и относятся к однородным товарам, поскольку рядовой потребитель относит продукцию «водка — бутылка» к одному и тому же источнику происхождения. А потому исключительные права на товарный знак в данном случае подлежат правовой охране. Кассация отказала в иске, поскольку незаконное изготовление товарного знака было обусловлено наличием у ответчика обязательства по договору с третьим лицом.

Президиум ВАС РФ пришел к выводу, что товарный знак производителя пищевых жидкостей (алкогольных напитков) не может быть размещен на самом товаре. Поэтому в отношении пищевой жидкости упаковка (стеклотара) является его неотъемлемой частью и необходимым средством для размещения товарного знака в целях индивидуализации производителя такого товара.

Правообладатель товарного знака имеет исключительное право его размещения на стеклотаре. Истец не передавал данного права компании или торговому дому. Следовательно, производство и хранение бутылок с размещенным на них товарным знаком нарушили исключительные права завода на товарный знак2.

Из содержания этого постановления Президиума ВАС РФ следует, что участники гражданского оборота при заключении хозяйственных договоров должны проявлять достаточную степень осмотрительности к соблюдению прав на чужие товарные знаки. Сам факт производства упаковки с использованием чужого товарного знака является нарушением права на товарный знак. Это лишний раз подтверждает вывод, что именно незаконное размещение товарного знака является нарушением исключительного права на его использование (ст. 4 и 46 Закона РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров»)3.

Дело о бутылке

Ситуация, в которой изготовитель индивидуализированной продукции не является правообладателем товарного знака, достаточно распространена. Поэтому споры между участниками таких отношений возникают часто. Приведенное выше дело можно назвать классическим, но бывают и более занимательные ситуации. Приведем пример, в котором отношения заказчика (правообладателя) и исполнителя вылились не в одно, а почти в два десятка судебных процессов. Чтобы избежать путаницы с терминами, совокупность всех разбирательств между сторонами назовем «конфликт», а каждое конкретное судебное дело — «разбирательство» или «спор».

Правообладатель заключил договор подряда на изготовление бутылок по его чертежам. Также правообладатель на основании договора хранения передал подрядчику пресс-форму для производства бутылок. На донышко бутылок, изготовленных с помощью этой пресс-формы, наносилась словесная часть товарного знака правообладателя.

В связи с задолженностью правообладателя по договору подрядчик реализовал часть индивидуализированных бутылок третьим лицам, которые, в свою очередь, разливали в них спиртные напитки. Спиртные напитки в спорных бутылках далее направлялись на реализацию розничным продавцам и конечным потребителям товара.

Правообладатель приобрел в разных магазинах упомянутые бутылки, после чего обратился в арбитражный суд с исками о взыскании компенсации. Бутылки и кассовые чеки послужили ему доказательствами нарушения права на товарный знак. В отличие от ситуации, рассмотренной в предыдущем примере, ответчиками стали как подрядчик (хранитель пресс-формы), так и лица, непосредственно продававшие спиртные напитки.

Первый спор между главными действующими лицами (правообладателем и подрядчиком) выглядел бы вполне банально, если бы не противоречия в позиции судов разных инстанций.

Частный случай. Правообладатель заявил иск к подрядчику-производителю и к третьему лицу (торговой организации, которая осуществляла реализацию алкогольной продукции) о компенсации ущерба за незаконное использование товарного знака.

Суд первой инстанции удовлетворил иск только в части требования к подрядчику. Апелляционная инстанция по ходатайству истца увеличила сумму компенсации со 100 000 до 403 278 руб., а также удовлетворила требования к торговой организации. Кассационный суд с этим не согласился, указав, что торговая организация не причинила ущерб правообладателю, так как ввела в оборот не бутылки, а алкогольную продукцию. В результате постановление апелляционной инстанции было отменено в части взыскания с торговой организации, но оставлено в силе относительно взыскания с подрядчика4.

Приведенный спор интересен и сам по себе, но становится куда занимательнее, если рассмотреть все последующие судебные дела, которые проходили между правообладателем и подрядчиком.

Разбирательства неоднократно прошли все инстанции в Северо-Западном округе, других округах и несколько раз дело доходило до ВАС РФ. И чем в большее количество дел разрасталось это противостояние, тем заметнее становилось отсутствие единообразия в подходе судов. До такой степени, что один и тот же суд, разбирая два спора с аналогичными требованиями между одними и теми же сторонами, принял два диаметрально противоположных решения.

Позиция суда. Представители истца приобрели в магазине ООО «Л.» алкогольную продукцию в бутылках, на донышках которых имеется охраняемое обозначение, что подтверждается товарным и кассовым чеками и представленными истцом фотографиями товара. Ссылаясь на то, что ОАО «С.» (подрядчик) и ООО «Л.» нарушили его права на товарный знак, правообладатель обратился в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации.

Суд первой инстанции полностью отказал в иске. Апелляция не согласилась с выводами в части отказа в иске к ОАО «С.». При этом суд указал, что бутылки с нанесенным товарным знаком являлись контрафактными, истец подтвердил факт использования ответчиком охраняемого элемента его товарного знака, ответчик в нарушение ч.?1 ст.?65 АПК РФ не представил доказательств, подтверждающих правомерное использование товарного знака истца.

Кассационная инстанция отменила постановление апелляционного суда, а решение суда первой инстанции оставила без изменений. По мнению суда, истец не доказал, что подрядчик нарушил его права. Как отметил суд, имеющиеся в деле доказательства (товарный и кассовый чеки, фотографии) подтверждают, что действия, нарушающие право истца на товарный знак, совершило ООО «Л.», но в этой части судебные акты не обжалуются5.

Таким образом, выводы ФАС Северо-Западного округа в отношении того, кто именно (подрядчик или продавец) нарушил право истца, противоречат постановлению этого же суда по делу № А56-18299/2007 (см. предыдущий пример).

Продолжение конфликта

Правообладатель и его представители по всей стране проверяли торговые точки на предмет наличия в продаже контрафактных бутылок, после чего подавали иски о взыскании компенсации. Ответчиками каждый раз выступали подрядчик и торговая организация, в магазинах которой были обнаружены спорные бутылки.

Примечательно, что если в начале этого масштабного спора требования правообладателя хотя бы частично удовлетворялись, то в дальнейшем суды неизменно отказывали в исках. Кроме того, подробный анализ этих споров наводит на мысль о попытке злоупотребления правом на товарный знак — об этом свидетельствуют несколько фактов.

Во-первых, с каждым новым спором правообладатель увеличивал сумму ущерба, который, по его мнению, нанес ему подрядчик. Если в первом споре речь шла о 100 000 руб.6, то к середине конфликта цена его требований превысила 4 млн руб.7

Во-вторых, с самого первого разбирательства подрядчик в отзыве на иск указывал, что правообладатель не поставил его в известность о наличии на бутылке охраняемых элементов. Сама по себе бутылка не являлась уникальной разработкой правообладателя, однако он в одном из споров попытался доказать обратное.

Аргументы истца.Правообладатель обратился в суд с исковым заявлением к подрядчику и торговой организации о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на промышленный образец.

В 2006 г. между ответчиками заключен договор, в соответствии с которым подрядчик обязан поставить торговой организации стеклянную бутыль. Типы бутылок, изготовленных и поставленных по этому договору, совпадают с типами бутылок, переданных на ответственное хранение. Своего согласия на использование форм и продажу изготовленной на них бутылки третьим лицам истец не давал.

Представители ответчика утверждали, что истец не доказал нарушения исключительных прав и выбрал ненадлежащий способ защиты права.

Истец не представил доказательств, подтверждающих наличие на проданных бутылках его товарного знака. В то же время в судебном заседании представитель торговой организации представил арбитражному суду бутылку, приобретенную у подрядчика, на которой отсутствует изображение товарного знака истца.

Истец не опроверг утверждения подрядчика, что обозначение В-31-4-500-СМН не является номером формокомплекта, а обозначает тип бутылки, присваиваемый заводом-изготовителем стеклотары.

Истец не представил суду доказательств, безусловно свидетельствующих о том, что подрядчик использовал переданные ему на хранение формы для производства бутылок, в том числе бутылок с товарным знаком, принадлежащим истцу8.

Нужно отметить, что в рассматриваемом конфликте есть еще одна особенность — это многочисленные процессуальные ошибки, допущенные стороной истца. Так, к одной надзорной жалобе истец не приложил необходимый комплект документов9; по другому делу истец представил в качестве доказательств документы, которые суд признал фальсифицированными10; в третьем случае была допущена ошибка в отношении подсудности разбирательства11.

Безусловно, все эти факты, как и то, что суммы требований значительно выросли со времен первого иска, сами по себе не доказывают злоупотребления правом. Однако приведенная ситуация наглядно свидетельствует о возможности такого злоупотребления, вызванной отсутствием единого подхода судов к разрешению споров о праве на товарный знак и другие объекты интеллектуальной собственности.

Вместе с тем этот же пример свидетельствует, что добросовестным правообладателям чрезвычайно трудно защитить свое право на товарный знак и добиться компенсации в случае его нарушения.

Выводы

В приведенном примере длительного конфликта все ответчики являются коммерческими организациями; приобретение контрафактной продукции производилось в целях осуществления предпринимательской деятельности, т. е., в силу положений ст.?401 ГК?РФ, субъективный фактор при применении мер гражданско-правовой ответственности учитываться не должен. Приобретая для последующей реализации бутылки, на которых нанесено обозначение (не обусловленное конструкцией бутылки, а следовательно, могущее быть чужим товарным знаком), покупатели должны были проверить эти обстоятельства, а также наличие у продавца прав на введение таких бутылок в гражданский оборот. Именно это было бы проявлением должной степени заботливости и осмотрительности.

При таких обстоятельствах можно было бы сделать вывод, что стеклянные бутылки как тару для целей конечных потребителей продукции индивидуализировать невозможно, товарный знак может иметь значение лишь при реализации тары хозяйствующим субъектам, которые используют ее для упаковки и продажи своей продукции. Однако это нельзя признать верным, поскольку особенности упаковки могут иметь самостоятельное значение для потребителя в силу удобства хранения продукта или возможностей более длительного сохранения его полезных свойств за счет индивидуальных характеристик такой упаковки.

Мнение, что размещение товарного знака на стеклянной таре с точки зрения основного потребителя товара может являться лишь средством индивидуализации напитка, помещенного в эту тару, фактически нивелирует основное значение товарного знака как средства индивидуализации соответствующего товара, ставит под сомнение правомерность регистрации такого объекта интеллектуальной собственности. Способность индивидуализации является одним из квалифицирующих признаков товарного знака, что следует как из положений действующего законодательства, так и из определений товарного знака, принятых в доктринальном толковании этого понятия12.