Состав аффилированных лиц устанавливают на основании законодательства о конкуренции

Такое основание для признания сделок недействительными, как заинтересованность, чаще всего фигурирует в спорах по искам к руководителям организаций.

Например, не так давно Президиумом ВАС РФ было рассмотрено дело по иску миноритария о признании недействительным договора купли-продажи между АО и физическим лицом (дело № А60-41550/2010-С4, постановление Президиума ВАС РФ от 22.03.2012, текст не опубликован).

Так, акционерное общество в лице директора передало покупателю шесть зданий по заниженной цене (почти в два раза ниже остаточной стоимости, и в шесть раз – рыночной). Истец посчитал, что покупатель является аффилированным лицом директора АО. Суды трех инстанций по этому поводу указали, что закон не предусматривает наличия аффилированных лиц у гражданина, который не осуществляет предпринимательскую деятельность. В удовлетворении исковых требований было отказано.

Однако надзорная инстанция признала сделку совершенной с заинтересованностью, без получения согласия органов управления АО, а следовательно – недействительной. Основанием стал тот факт, что покупателем по договору выступала падчерица директора АО. Коллегия судей ВАС РФ отметила, что в Законе об АО понятие «аффилированные лица» не раскрывается, поэтому их состав определяется законодательством о конкуренции. А в нем отсутствует такой критерий, как осуществление гражданином предпринимательской деятельности.

Внутрикорпоративные полномочия директора филиала можно оформить кадровым приказом

В большинстве случаев отношения юридического лица и руководителя его обособленного подразделения (филиала, представительства или иного) оформляются трудовым договором. Основанием для назначения директора филиала на должность является приказ о его приеме на работу, подписанный руководителем компании или иным уполномоченным лицом, например, начальником отдела кадров. По этой причине на практике иногда возникает вопрос: можно ли оформить делегирование каких-либо полномочий директору филиала путем издания соответствующего кадрового приказа?

Ответ на этот вопрос будет положительным, если речь идет о полномочиях внутрикорпоративных (принять на работу или уволить сотрудников обособленного подразделения, осуществить выплаты сотрудникам и т.д.). Иногда арбитражные суды признавали допустимым делегирование полномочий представителям организации именно путем оформления приказа (см., напр., постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.04.2007 № А43-14376/2006-8-81). Однако такие судебные акты – скорее исключение, чем правило.

В отношениях с третьими лицами полномочия директора филиала следует оформлять только доверенностью (постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2011 № 13АП-1037/2011). Это касается и отношений обособленного подразделения компании с налоговыми органами (письмо Минфина России от 05.08.2011 № 03-02-07/1-278).

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОРЫ

Изготовителю продукции лучше заключить с правообладателем товарного знака договор подряда

• Каким образом правообладатель может контролировать использование товарного знака

• Как оформить отношения правообладателя и изготовителя продукции, включающие производство и маркировку товара

• Можно ли расходы по незарегистрированному лицензионному договору учесть в целях налогообложения прибыли

  Лаврухина Анна Владиславовна, старший юрист юридической компании «Приоритет» lavruhina@uk-prioritet.ru

Правообладатели товарных знаков часто не имеют собственного производства и обращаются к сторонним изготовителям, чтобы те произвели продукцию под соответствующим товарным знаком. Возникает вопрос о том, как оформить подобные отношения: с одной стороны, имеет место использование товарного знака правообладателя (это предмет лицензионного договора); с другой стороны, изготовитель производит товар не для себя, а для правообладателя под его товарным знаком (то есть имеют место подрядные отношения). О том, какую договорную конструкцию удобнее и безопаснее использовать – читайте в этой статье.

Необходимости в заключении лицензионного договора нет

Закон предусматривает различные варианты и способы использования товарного знака. Основное требование – оно должно осуществлятся только с разрешения правообладателя.

Цитата: «Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со cтатьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак) <…>. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак» (п. 1 ст. 1484 ГК РФ).

Использование товарного знака представляет собой осуществление исключительного права на товарный знак лицом, владеющим таким правом на каком-либо основании. Правообладатель может реализовать свое исключительное право, например, путем размещения товарного знака на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот (п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Распоряжение исключительным правом на товарный знак происходит путем заключения соответствующих соглашений. Законом предусмотрено два способа распоряжения исключительным правом на товарный знак – путем заключения договора об отчуждении такого права или путем заключения лицензионного соглашения (ст. ст. 1488, 1489 ГК РФ). Гражданский кодекс не запрещает использовать и другие формы соглашений об использовании товарного знака. Хотя, по сути своей, эти соглашения будут лицензионными.

Помимо указанных двух вариантов ГК РФ предусматривает еще один – третий способ использования товарного знака – под контролем правообладателя (п. 2 ст. 1486). В этом случае исключительные права остаются за правообладателем, но фактическое размещение товарного знака может осуществлятся другим лицом.

Практика. Иностранная компания обратилась в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, ссылаясь на отсутствие лицензионных или сублицензионных договоров в отношении товарного знака в течение трех лет. Роспатент отказал в удовлетворении заявления, а компания обжаловала отказ в суде. Арбитражные суды признали отказ Роспатента правомерным, поскольку спорный товарный знак в течение предшествующих трех лет использовался в составе комбинированного товарного знака при производстве товара под контролем правообладателя. Доказательством послужили лицензионный и сублицензионные договоры, предметом которых являлось использование комбинированного товарного знака, а также подтверждение правообладателем факта, что он контролировал производство продукции под таким товарным знаком. Изготовитель признан по отношению к правообладателю «другим лицом», использующим товарный знак без лицензионного договора (определение ВАС РФ от 18.04.2012 № ВАС-4005/12).

Товарный знак может быть признан используемым на законном основании и без наличия лицензионных соглашений об этом, если он используется под контролем правообладателя. Тогда использование товарного знака со стороны изготовителя не будет являться осуществлением исключительного права на товарный знак.

Регистрация лицензионного договора не влияет на налоги

Использование товарного знака под контролем правообладателя, по сути, не является осуществлением исключительного права. Поэтому для такого использования не нужно заключать лицензионные договоры и другие соглашения об использовании товарного знака, предметом которых является осуществление исключительного права. Если же предполагается осуществление исключительных прав, то в этом случае необходимо заключение письменного договора, подлежащего государственной регистрации. При этом отсутствие госрегистрации такого договора влечет его ничтожность (ст. ст. 165, 1235 ГК РФ). На это же последствие указано в п. 50 постановления от 26.03.2009 Пленума ВС РФ № 5 и Пленума ВАС РФ № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ». Отсутствие регистрации лицензионного договора имеет гражданско-правовые и налоговые последствия. Так, при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все исполненное по сделке (п. 2 ст. 167 ГК РФ). Налоговые последствия связаны с вопросом: возможно ли включать оплаты по такому договору в расходы при исчислении налога на прибыль. По этому поводу в сложившейся практике существует три подхода.

Первый: до госрегистрации лицензионного договора относить платежи по нему на расходы нельзя (письмо УМНС РФ по г. Москве от 30.09.2002 №26-12/45796).

Второй: до госрегистрации лицензионного договора относить платежи по нему на расходы можно, при условии, что есть указание о распространении договора на прошлые периоды в порядке п. 2 ст. 425 ГК РФ (письмо Минфина России от 04.04.2011 №03-03-06/4/28).

Третий: до госрегистрации договора относить платежи по нему на расходы можно в любом случае при наличии полного комплекта подтверждающих документов, так как НК РФ не связывает наличие или отсутствие регистрации договора с правом налогоплательщика на применение вычета по налогу на прибыль. Факт регистрации договора в целях налогообложения не является существенным. И если понесенные расходы подтверждены надлежащим образом, суды признают их учет правомерным.

Практика. Между правообладателем и обществом был заключен договор о неисключительном праве использования товарного знака. Расходы по данному договору общество учитывало в целях налогообложения прибыли. Однако в ходе выездной проверки налоговый орган посчитал, что общество эти расходы учитывало неправомерно, поскольку заключенный с правообладателем договор не был зарегестрирован. В связи с этим расходы по договору не являются экономически целесообразными и не могут уменьшать налогооблагаемую прибыль общества. Суды всех инстанций посчитали выводы налогового органа необоснованными, решение по итогам налоговой проверки было отменено. Суды указали, что налоговый орган не вправе оценивать целесообразность расходов, понесенных налогоплательщиком. Если такие расходы подтверждены документально, налогоплательщик вправе учесть их в целях налогообложения прибыли. Факт регистрации договора в целях налогообложения не является существенным (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.12.2010 по делу № А53-7659/2010).

Аналогичные выводы встречаются и в других судебных актах (постановления Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2011 по делу № А54-999/2011, ФАС Уральского округа от 03.07.2007 по делу № Ф09-4997/07-С3). Несмотря на очевидные плюсы такого подхода с точки зрения налогоплательщика, не вполне понятно, почему суды не учитывают ничтожность подобных договоров в силу прямого указания на это в законе.

Необходимость лицензионного договора зависит от выбранной модели правоотношений

Если стороны хотят избежать заключения лицензионного договора, то им в любом случае придется выбрать некую договорную конструкцию, которая позволит зафиксировать отношения между ними. Таких конструкций может быть две: подряд или поставка.

Договор подряда. Правообладатель и изготовитель могут заключить договор подряда на изготовление продукции. В этом случае заключение лицензионных договоров не требуется, так как размещение товарного знака изготовителем осуществляется не на своих товарах, а по заказу правообладателя на его же товарах. Ведь результат работ принадлежит изначально заказчику. Субъектом осуществления исключительного права на товарный знак остается правообладатель. Поэтому правообладатели для подтверждения факта использования ими товарного знака представляют в контролирующие органы или суд именно договоры подряда и документы, подтверждающие их исполнение.

Интересно, что когда речь идет о привлечении подрядчика-гражданина, который, например, обязан наклеивать этикетки с товарным знаком на продукцию, ни у кого не возникает сомнений, что с таким лицом лицензионный договор заключать не нужно. Но если в качестве подрядчика выступает компания, то некоторые правоприменители резко меняют точку зрения и полагают, что лицензионный договор все-таки необходимо заключать. Хотя, по сути (с точки зрения использования товарного знака) ничего не меняется.

Для изготовителя товара договор подряда является выгодным вариантом оформления отношений с правообладателем. Поскольку в случае, если заказчик окажется ненадлежащим правообладателем и право на использование товарного знака у него отсутствует, то ответственность за незаконное использование товарного знака полностью ляжет на такого заказчика (ст. 14.10 КоАП РФ). К тому же договор подряда защитит изготовителя продукции от претензий настоящего правообладателя.

Пример

Общество-правообладатель товарного знака обратилось в ФАС России с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства. Нарушение выразилось в реализации продукции с незаконным использованием на ней товарного знака. В рамках рассмотрения дела было установлено, что на производимых компанией мясных консервах использовались этикетки, дизайн которых являлся сходным до степени смешения с принадлежащими правообладателю товарными знаками. Производитель продукции поставлял ее заказчику в рамках заключенного между ними договора подряда. По условиям договора производитель не мог вносить изменения в дизайн указанных этикеток, а изготавливаемая им продукция, на которой данные этикетки размещались, являлась собственностью заказчика, осуществлявшего последующую реализацию продукции. Поэтому действия заказчика были признаны нарушившими п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции (решение ФАС России № АК/11922 от 22.04.2010 по делу № 114/222-09).

Несмотря на то, что изготовитель не является субъектом использования права на товарный знак, ему все же стоит запрашивать информацию от заказчика о том, на каком основании он использует товарный знак. Это необходимо для подтверждения своей добросовестности в случае проверок со стороны контролирующих органов и претензий со стороны правообладателя.

Договор поставки. Это второй распространенный способ оформления отношений между правообладателем и изготовителем продукции, который использует товарный знак правообладателя. При использовании модели договора поставки правообладатель выступает в качестве покупателя, а изготовитель – в качестве поставщика.

Этот вариант имеет одну существенную особенность: заключение лицензионного договора становится обязательным для сторон, поскольку изготовитель наносит товарный знак на свою продукцию (делает для себя в целях будущей продажи), а потом уже продает ее с нанесенным на нее или на ее этикетки товарным знаком покупателю-правообладателю. При такой модели взаимоотношений именно производитель является субъектом осуществления исключительного права на товарный знак.

Практика. Общество заключило с правообладателями лицензионные договоры о предоставлении права на использование товарных знаков. Они наносились на продукцию заводом-изготовителем, который в качестве продавца поставлял продукцию обществу (покупателю). С заводом общество также заключило сублицензионный договор.По итогам камеральной проверки налоговый орган признал неправомерным учет обществом расходов в виде лицензионных отчислений, уплаченных в пользу правообладателей. Компания обжаловала решение инспекции в суд, который встал на сторону заявителя. Суд указал, что несение обществом расходов по лицензионным договорам направлено на получение в последующем дохода от реализации продукции, маркированной товарными знаками. Инспекция неправомерно разграничивала доходы, полученные обществом в виде сублицензионных платежей, и доходы, полученные от реализации лицензионной продукции (постановление Президиума ВАС РФ от 14.06.2011 № 15093/10).

В рассмотренном случае покупатель поступил правильно, заключив с изготовителем продукции сублицензионный договор. К сожалению, на практике далеко не все правообладатели (лицензиаты), которые оформляют отношения с изготовителями посредством договора поставки, заключают еще и лицензионные (сублицензионные) договоры.

В результате сторонам приходится доказывать в суде, что отношения между правообладателем и заказчиком на самом деле не являлись куплей-продажей. Товар не покуался и не продавался, а был произведен изготовителем по заказу правообладателя.

Чаще всего вопросы к хозяйствующим субъектам в этом случае возникают у налоговых органов, которые считают экономически нецелесообразными расходы лицензиатов и указывают, что лицензионный договор должен был быть заключен правообладателем с заводом-изготовителем. Правда, в зависимости от обстоятельств конкретного дела подобный спор может выиграть и налогоплательщик.

Практика. По итогам выездной налоговой проверки инспекция сняла расходы общества по лицензионным договорам как необоснованные. По мнению налогового органа, общество не использовало товарный знак, право на который приобрело, поскольку само не производило и не вводило в гражданский оборот продукцию с его нанесением. Такую продукцию оно приобретало у производителя по договору поставки. Поэтому инспекция посчитала, что лицензионный договор с правообладателем должен был заключить производитель-поставщик, фактически использовавший товарный знак. Но суды решили, что отношения между обществом и производителем нельзя расценивать исключительно как отношения покупателя и поставщика. Общество контролировало качество изготавливаемого товара с товарным знаком на всех стадиях производства (выполняло обязанности, предусмотренные лицензионным договором). А производитель-поставщик не мог вводить в оборот продукцию с нанесенным товарным знаком, поскольку не имел права его использовать (определение ВАС РФ от 05.03.2010 № ВАС-1848/10).

Судебная практика по данной категории дел неоднородна. Например, в другом споре суды первой, апелляционной и кассационной инстанций пришли к выводу, противоположному указанному выше. Они посчитали, что именно производитель-поставщик вводил продукцию в гражданский оборот и должен был уплачивать лицензионные платежи. Однако ВАС РФ отменил судебные акты нижестоящих судов и указал, что использующим товарный знак является то лицо, которое его реально использует, в том числе путем введения товара в гражданский оборот, а не исключительно то, которое наносит товарный знак на продукцию. ВАС РФ посчитал, что передача продукции в полном объеме заказчику не может быть признана введением продукции в гражданский оборот. Кроме того, Президиум ВАС РФ разъяснил, что хозяйствующие субъекты самостоятельно выбирают способы достижения ими результата от предпринимательской деятельности, а в полномочия налоговых органов не входит вменение налогоплательщикам доходов, исходя из собственного видения достижения экономического эффекта с меньшими затратами (постановление Президиума ВАС РФ от 28.10.2010 № 8867/10).

Как видно, стороны могут использовать разные формы сотрудничества при производстве продукции с товарным знаком, от этого будет зависеть, нужно или нет заключать лицензионный договор. Это право сторон гражданского оборота, которые свободны в выборе способов осуществления ими предпринимательской деятельности, если эти способы не нарушают законодательство РФ.

Подрядчик не является изготовителем продукции в отношениях с потребителями

От вида договора, заключенного между правообладателем и изготовителем, зависит не только необходимость заключения лицензионного договора, но и статус изготовителя в отношениях с потребителями.

Так, при заключении договора подряда между правообладателем и изготовителем последний не признается изготовителем с точки зрения Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей) по следующим причинам.

Закон о защите прав потребителей понимает под изготовителем организацию независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуального предпринимателя, которые производят товары для реализации потребителям.

В случае договора подряда товар вводится в оборот организацией, заказавшей изготовление товара. Она же определяет и его качественные показатели, потребительские свойства. Чаще всего именно эта организация предоставляет те или иные гарантии конечному потребителю товара. По сути, данная организация и является изготовителем товара с точки зрения Закона о защите прав потребителей.

Соответственно, для того, чтобы определить, является ли организация изготовителем конкретного товара, необходимо установить цель, с которой товар был изготовлен. Продукция может быть изготовлена для того, чтобы исполнить обязательства по договору подряда вне всякой связи с тем, как результат работ будет использован в дальнейшем или для того, чтобы создать товар, который впоследствии будет реализован потребителю.

Если товарный знак на произведенную продукцию наносится на основании лицензионного договора, изготовителем товара является не то лицо, чей товарный знак использован для обозначения товара, а лицо, получившее право на использование этого товарного знака на основании лицензионного договора и изготавливающее товар для дальнейшей продажи. В данном случае товарный знак – это только средство индивидуализации товара, сам же товар производится непосредственно лицом, вводящим его в оборот.

Таким образом, если изготовитель будет производить товар и наносить на него товарный знак правообладателя на основании лицензионного договора (а не договора подряда без права использования товарного знака), то, скорее всего, суд признает его изготовителем в том смысле, который заложен в Законе о защите прав потребителей. Поэтому, соглашаясь на сотрудничество с правообладателем-заказчиком, изготовителю лучше учитывать изложенную выше особенность.

Использование товарного знака под контролем правообладателя

Как видно из приведенной выше практики, изготовление товара с нанесением на него товарного знака изготовителем широко востребовано. Однако понятие использования товарного знака «под контролем правообладателя», которое содержится в Гражданском кодексе, в законе до сих пор не раскрыто. По этой причине трудно говорить о том, в каких случаях применима данная конструкция.

Практика. Между правообладателем и обществом был заключен договор о неисключительном праве использования товарного знака. Расходы по данному договору общество учитывало в целях налогообложения прибыли. Однако в ходе выездной проверки налоговый орган посчитал, что общество эти расходы учитывало неправомерно, поскольку заключенный с правообладателем договор не был зарегестрирован. В связи с этим расходы по договору не являются экономически целесообразными и не могут уменьшать налогооблагаемую прибыль общества. Суды всех инстанций посчитали выводы налогового органа необоснованными, решение по итогам налоговой проверки было отменено. Суды указали, что налоговый орган не вправе оценивать целесообразность расходов, понесенных налогоплательщиком. Если такие расходы подтверждены документально, налогоплательщик вправе учесть их в целях налогообложения прибыли. Факт регистрации договора в целях налогообложения не является существенным (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.12.2010 по делу № А53-7659/2010).

Общество обратилось в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Роспатент прекратил правовую охрану в части, касающейся определенных видов товаров, поскольку между правообладателем и третьим лицом имелись соглашения об использовании товарного знака. Общество оспорило данное решение в суде. Суд указал, что соглашение об использовании прав содержит условие о контроле качества, и должно быть квалифицировано как лицензионное. Но без государственной регистрации оно считается ничтожным и не подтверждает факт использования товарного знака. Деятельность по такому договору нельзя рассматривать в качестве использования товарного знака под контролем правообладателя. Кроме того, ГК РФ разделяет понятия «использование под контролем правообладателя» и «использование по лицензионному договору». Если лицензионный договор есть, даже и незарегистрированный, то признать использование товарного знака по нему «под контролем правообладателя» уже нельзя (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2011 № 09АП-23142/2011).

Позицию, которую апелляционный суд занял в приведенном выше примере, на наш взгляд, нельзя признать абсолютно обоснованной, так как она серьезно ущемляет свободу договора. При этом суд, утверждая, что имеющее место сотрудничество не подпадает под понятие «под контролем правообладателя», не дал толкование указанному понятию. Свою позицию суд обосновал только фактом наличия в соглашении условия о контроле качества. Однако условие о контроле качества может содержаться и в подрядном договоре.

Полагаем, что переквалификация договора лишь на основании этого обстоятельства не может быть осуществлена. Но есть надежда, что этот судебный акт будет изменен: в феврале 2012 года кассационная инстанция отправила дело на новое рассмотрение. Хотя это было сделано в связи с необходимостью правильного установления перечня товаров, в отношении которых действует товарный знак.

Как нам представляется, производство товара на основании договора подряда в любом случае подпадает под понятие «использование товарного знака под контролем правообладателя». При этом на этикетке товара в качестве производителя (изготовителя) необходимо указывать, что товар произведен «по заказу (заказчика)». Не будет нарушением указание на то, что товар произведен «под контролем (заказчика)». Но в связи с тем, что понятие «под контролем правообладателя» является более широким, чем понятие «по заказу», лучше использовать выражение «по заказу». Также можно использовать формулировку «под контролем и по заказу».