Звезда за правильный ответ

Вы внимательно прочитали статью? Тогда ответьте на вопрос:

Может ли суд рассмотреть спор по иску РАО без участия правообладателя?

Может в любом случае

Не может ни при каких условиях

Может при условии надлежащего уведомления правообладателя

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОРЫ

Споры о советских брендах. Как их особая различительная способность влияет на позицию суда

Елена Александровна Трусова  партнер практики по разрешению споров и по интеллектуальной собственности Goltsblat BLP

• Возможны ли принудительные лицензии на советские товарные знаки

• По каким критериям суд определяет сходство обозначения с советским товарным знаком

• Нужно ли вводить право преждепользования в отношении советских товарных знаков

Споры о советских товарных знаках не утихают. Правообладатели подают иски о защите нарушенных прав на свои товарные знаки. Конкуренты правообладателей (часто те же нарушители) пытаются оспаривать предоставление правовой охраны товарным знакам правообладателей. Используя законодательство о защите конкуренции, они стараются добиться признания актами недобросовестной конкуренции закрепление исключительных прав на советские товарные знаки за правообладателем. А в отдельных случаях в качестве акта недобросовестной конкуренции преподносится отказ правообладателя от заключения лицензионного договора на использование товарного знака. Несмотря на разную материально-правовую природу таких споров, в любом из них особую роль играет такая характеристика советских товарных знаков, как различительная способность. То есть, проще говоря, их узнаваемость, способность выделить товар, маркированный советским товарным знаком, из ряда других. Естественно, различительная способность – характеристика любого товарного знака. Но в случае с советскими товарными знаками она играет особую роль. Именно особенности различительной способности советских товарных знаков часто определяют исход судебных споров и обоснование судом своей позиции в делах о нарушении прав на такие товарные знаки. Эти же особенности лежат и в основе беспрестанных попыток конкурентов правообладателей обосновать свои права на использование советских товарных знаков ссылками на режим их использования в советское время. Ведь тогда эти знаки свободно использовались множеством разных предприятий, выпускавших советскую продукцию.

Исторический аспект различительной способности советских товарных знаков используется для обоснования предлагаемых время от времени (и заслуженно подвергающихся резкой критике) новелл о «праве преждепользования» в отношении советских товарных знаков, которое надо предоставить правопреемникам старых советских предприятий.

Различительная способность советских товарных знаков сейчас обеспечивается качеством, а не историей

Одной из главных особенностей советских товарных знаков является то, что их различительная способность формировалась десятилетиями. И в разные периоды главную роль в усилении или ослаблении этой способности играли совершенно разные обстоятельства и условия, которые появлялись, исчезали и изменялись. Например, в настоящее время привлекательность советских товарных знаков определяется совершенно иными обстоятельствами, чем в советскую эпоху.

Формирование и эволюция различительной способности советских товарных знаков прошли несколько этапов.

Первый этап. Различительная способность формировалась в условиях крайне ограниченной конкуренции. Так, многие советские товарные знаки (особенно знаки, относящиеся к конфетам, шоколаду, печенью и другим кондитерским изделиям) появились в период, когда на рынке не было такого количества производителей и различных видов продукции, как сейчас. Названия советских конфет, тортов и пирожных хорошо запоминались и были узнаваемы потребителями не в силу каких-то уникальных свойств самих товаров и не в силу какой-то особой оригинальности товарных знаков, а просто потому, что таких товаров и товарных знаков было мало.

Именно по этой причине (отсутствие большого выбора товаров) возникали прочные ассоциации между товарным знаком и товаром с определенными качествами. Например, конфеты-тянучки, — конечно, это конфеты «Коровка», торт-суфле в шоколаде — «Птичье молоко».

В советский период продукцию под одними и теми же товарными знаками выпускали разные производители. Но единая система стандартов в области пищевой продукции и использование единых рецептов обеспечивали относительно одинаковый вкус и качество продукции с одинаковыми названиями.

Однако и в советское время отдельных производителей ценили больше. Например, «московские конфеты», то есть произведенные ведущими кондитерскими предприятиями Москвы, ценились больше, чем товары региональных производителей.

Второй этап. Он пришелся на постсоветский период. В эти годы рыночные условия использования советских товарных знаков изменились самым радикальным образом. Почти полное отсутствие конкуренции сменилось огромным выбором однородной продукции. Потребителям предлагалось множество наименований сходных и близких по своим потребительским характеристикам товаров. Ассортимент шоколада, конфет, печенья, тортов, алкогольной продукции стал весьма разнообразен.

При этом советские товарные знаки продолжали пользоваться доверием у потребителей и сохранили свою узнаваемость. В чем же причина? Раньше узнаваемость советских товарных знаков была обусловлена отсутствием конкуренции, единой рецептурой и едиными (установленными государством) стандартами качества. Но теперь, в условиях острой конкуренции и по прошествии более 20 лет с окончания советской эпохи, почему советские товарные знаки все еще продолжают оставаться таким ценным активом, за который идет острая борьба?

Согласно данным опроса ВЦИОМ 30,1% потребителей назвали основным отличием товаров, маркированных советскими товарными знаками, высокое качество и хороший вкус. При этом респонденты опасаются получить под известной советской оберткой «не тот вкус», а 44% потребителей уже сталкивались с такими случаями. 78% потребителей отмечают, что, по их мнению, при производстве товаров под одним советским товарным знаком различными производителями качество таких товаров будет разным.

После коренного изменения законодательства о товарных знаках большинство советских товарных знаков было зарегистрировано определенными правообладателями. В частности, ведущие кондитерские концерны (например, ОАО «РотФронт», ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский») аккумулировали значительное число советских товарных знаков, относящихся к кондитерским изделиям.

В течение последних 20 лет удалось сохранить стабильное качество, неизменный вкус и иные характеристики традиционных советских товаров во многом благодаря принадлежности советских товарных знаков определенным правообладателям. Если бы возможность производить товары под советскими товарными знаками была предоставлена широкому кругу лиц, эти знаки для потребителей, скорее всего, стали бы менее привлекательными. Дело в том, что в условиях отсутствия жесткого государственного контроля и регламентации качества и рецептов (за счет которого обеспечивалось единое качество и вкус в советское время) едва ли сохранились бы наиболее важные для потребителей характеристики.

Таким образом, главное изменение различительной способности советских товарных знаков в постсоветский период заключается в том, что их узнаваемость и популярность обеспечиваются уже не историей и приобретенной в советское время известностью (за 20 лет появилась новая аудитория, которая не покупала советские товары в эпоху СССР), а поддержанием правообладателями неизменно высокого качества товаров.

Исторический же аспект различительной способности в настоящее время используется скорее в стратегии продвижения товара в качестве ретро-товара. Советская эпоха отодвинулась достаточно далеко, чтобы ее символы и стиль можно было использовать для ретро-стилизаций, которые сейчас весьма популярны.

В то же время справедливости ради стоит отметить, что в отдельных случаях советские товарные знаки не были закреплены за конкретными правообладателями. Например, название «Жигулевское» для пива было признано обозначением, вошедшим во всеобщее употребление. В настоящее время пиво «Жигулевское» выпускают разные производители. Это привело к тому, что потребители стали выбирать «Жигулевское» отдельных производителей, так как у разных производителей это пиво отличается по вкусу и качеству. Это еще раз доказывает, что в настоящее время притягательность и сила различительной способности советских товарных знаков заключается не в советской истории и не в какой-то особенной узнаваемости самих обозначений, а все же в стабильно высоком качестве товаров (если, конечно, такое качество обеспечивается).

В том случае, если такое стабильно высокое качество не обеспечивается, происходит «размывание» различительной способности и утрата потребителями доверия к советским этикеткам. В качестве примера можно привести такие товары, как сгущенное молоко и тушенка. Самые разные производители использовали и используют этикетки и упаковки, очень близкие к советскому оформлению данных товаров. Но из-за того, что качество и вкус нестабильны и часто в худшую сторону отличаются от традиционного (в качестве эталона используется советский традиционный рецепт), доверие к «советским» этикеткам данных товаров невысокое. Напротив, степень доверия к «советской» продукции ведущих кондитерских предприятий сохраняется.

Суды признают усиленную различительную способность словесных элементов советских товарных знаков

Долгая история советских товарных знаков, их особенная различительная способность на практике привели к возникновению у этих знаков ряда отличительных черт. В частности, словесные элементы этих знаков обладают усиленной различительной способностью. Поэтому для преодоления сходства с советскими знаками требуются гораздо более значительные отличия, чем в случаях с иными товарными знаками.

Эти черты существенно влияют на позицию судов в спорах о нарушении прав на советские знаки. В таких спорах ключевым вопросом является сходство или несходство спорного обозначения с товарным знаком истца. В практике довольно часто встречаются случаи, когда сравниваются два комбинированных обозначения с одинаковыми или близкими словесными элементами или словесное обозначение сравнивается с комбинированным (при совпадении или близости словесных элементов). При этом суды приходят к выводу об отсутствии сходства между объектами сравнения из-за того, что семантическое и фонетическое сходство словесных элементов нивелируется дополнительными изобразительными элементами, оригинальным цветовым сочетанием, шрифтами и т. п.

В случае же с советскими товарными знаками подход несколько иной. Названия советских товаров так долго на слуху, что даже значительно отличающиеся вариации вызывают в сознании потребителей ассоциации с советскими товарными знаками (постановления Пятого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2013 по делу № А51-22917/2012; СИП от 05.03.2014 по делу № А33-17819/2012, от 25.03.2014 по делу № А36-4347/2010; решение Арбитражного суда Краснодарского края от 11.02.2014 по делу № А32-24612/13; определение об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ от 14.02.2014 № ВАС 1438/14). Никакие добавления дополнительных рисунков, изменение фона, цвета, формы традиционной упаковки не помогают. При наличии близкого смысла словесных элементов, близких ассоциаций тут же возникает сходство с советскими товарными знаками, которые обладают усиленной узнаваемостью.

Приведем несколько примеров из практики (примеры взяты не только из споров о нарушении права на товарные знаки, но и из других дел, в рамках которых анализировались вопросы сходства советских товарных знаков с какими-либо обозначениями).

Так, были признаны сходными словесный товарный знак «Ласточка» и комбинированное обозначение «Ласточка-певунья», несмотря на очень значительные отличия и в фонетике, и в изобразительных элементах. Комментируя этот вывод, ВАС РФ подчеркнул, что товарные знаки общества «Рот Фронт» обладают существенной различительной способностью, ими маркированы одни из наиболее популярных конфет в России. На усиление различительной способности данных товарных знаков влияет длительность их использования на товарном рынке России (постановление Президиума ВАС РФ от 18.06.2013 № по делу № А40-9614/2012-27-117).

Были признаны сходными словесный товарный знак «Кара-Кум» и комбинированное обозначение «Карабум», несмотря на значительное количество дополнительных изобразительных элементов в комбинированном обозначении.

Более того, даже в случаях, когда речь идет об аббревиатурах (обозначениях, различительная способность которых заведомо ослаблена, если вообще существует), суды указывают на их способность порождать ассоциации с советскими обозначениями.

В частности, рассматривая спор об использовании аббревиатуры «КС», суд указал, что оно ассоциируется у людей с хоккейной командой «Крылья Советов». Эта аббревиатура стала узнаваемой вследствие длительного использования данной хоккейной командой, которая была основана в 1947 году (постановление ФАС Московского округа от 05.10.2009 по делу № А40-72616/08-27-724).

В силу особенностей формирования различительной способности советских товарных знаков они прочно ассоциируются в сознании потребителей не только с конкретным производителем, но также и со свойствами и неизменным вкусом товара. Современным товарным знакам это свойственно в значительно меньшей степени. Например, под одним названием часто выпускается целая линейка изделий (йогурты с самыми разными наполнителями и вкусами, разные варианты конфет с разными начинками и с разными видами шоколада). Советские же товарные знаки почти всегда прочно связаны в сознании потребителей с совершенно определенным видом, вкусом и ингредиентами изделия. Допустим, торт «Прага» не может быть с белым шоколадом, а конфеты «Золотой ключик» не могут быть шоколадными. При попытках «расширительного» использования названия традиционных изделий может произойти утрата доверия к самому советскому товарному знаку, восприятие продукции с иными характеристиками как «не такой», «не настоящей».

Стоит также отметить такой феномен, относящийся к использованию советских товарных знаков, как возникновение «комплексной» различительной способности. При этом выбор потребителя определяется сочетанием товарного знака производителя (в виде имени предприятия) и товарного знака, являющегося названием товара. Например, шоколад «Аленка» покупатель воспринимает как продукцию кондитерской фабрики «Красный Октябрь». Если вдруг появится шоколад «Аленка» в точно такой же упаковке, но, допустим, условной Владивостокской кондитерской фабрики, то едва ли такая продукция вызовет доверие у потребителей. Скорее она будет восприниматься как имитация «настоящей Аленки».

Несмотря на то, что большинство советских товарных знаков уже более 20 лет принадлежит одним и тем же правообладателям, которые вкладывают усилия и средства в поддержание их репутации, именно в отношении этих знаков предпринимаются постоянные попытки поставить вопрос о законности исключительных прав на них в принципе.

Одним из ярких примеров этого явления может служить спор по поводу товарных знаков «Янтарь» и «Дружба». Суть данного спора сводилась к тому, что ОАО «Кропоткинский молочный комбинат» обратилось к ЗАО «Карат» с предложением о заключении лицензионного договора на использование товарных знаков «Янтарь» и «Дружба». ЗАО «Карат» отказалось заключить договор. УФАС по Краснодарскому краю признало действия ЗАО «Карат» по приобретению прав на товарные знаки «Янтарь» и «Дружба», а также по отказу в заключении лицензионного договора актом недобросовестной конкуренции. ФАС Северо-Кавказского округа подтвердил позицию УФАС по Краснодарскому краю (постановление от 03.10.2006 по делу № А32-4248/2006-48/158). Одним из ключевых обстоятельств дела, послуживших основанием для указанных выводов суда, было то, что ОАО «Кропоткинский молочный комбинат» выпускал сыры «Янтарь» и «Дружба» с 1967 года.

Данное дело вызвало весьма настороженное отношение в юридических кругах. Ведь в его рамках судом была сформулирована позиция, последствием применения которой может стать нарушение основных принципов охраны интеллектуальной собственности (в частности, принципа исключительности прав правообладателя товарного знака). Фактически в рамках данного дела незаконным признали право правообладателя на свободный выбор лицензиата. Хотя в законе отсутствует обязанность заключать лицензионные договоры, основываясь на факте «преждепользования» товарного знака. Свобода договора и охрана исключительных прав правообладателя – базовые принципы гражданского права. Представляется, что позиция суда в описанном деле противоречит им.

Право преждепользования в отношении советских товарных знаков нецелесообразно

Стремление обеспечить возможность использования советских товарных знаков лицам, не являющимся правообладателями, находит отражение не только в отдельных судебных актах, но и в предлагаемых поправках к законодательству. В частности, в настоящее время Государственной Думой обсуждается возможность закрепления «права преждепользования» в ст. 1484 ГК РФ.

Цитата: «4. Российское юридическое лицо, которое до даты приоритета позднее зарегистрированного товарного знака, но не позже 17 октября 1992 года производило продукцию под обозначением, тождественным такому товарному знаку или сходным с ним до степени смешения, сохраняет право на дальнейшее использование этого обозначения на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии для производства однородных товаров без установления ограничений по объемам выпускаемых товаров и при условии, что такое использование осуществлялось в соответствии с действующим на тот момент законодательством или такое право было получено по основаниям, установленным законом <…>. В случае необоснованного отказа правообладателя от выдачи лицензии такое российское юридическое лицо вправе обратиться в суд с требованием о выдаче лицензии и возмещении убытков, вызванных необоснованной задержкой в ее выдаче <…>» (законопроект № 444256-6 «О внесении изменений в статью 1484 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Предлагаемая новелла противоречит как нормам российского гражданского права, так и международным обязательствам РФ. Она направлена на предоставление особых преимуществ российским юридическим лицам, что несколько расходится с главными принципами Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Потенциальный лицензиат может принудить правообладателя к заключению лицензионного соглашения через суд, что может рассматриваться как нарушение запрета на принудительные лицензии (ст. 21 Соглашения ТРИПС).

Если говорить о принципах гражданского права, то данная поправка вступает в противоречие с самой сутью интеллектуальной собственности, которую как раз и составляют исключительные права правообладателя. Никто другой не может без разрешения правообладателя использовать соответсвующий товарный знак. Теперь же предлагается установить изъятие из этого принципа. При этом бремя собственности (расходы на поддержание репутации знака, на рекламу, на обеспечение стандартов качества продукции) уже 20 лет как несет правообладатель. На момент регистрации прав на товарный знак его ни о каких изъятиях из исключительных прав не предупреждали. А теперь он столкнется с тем, что созданная серьезными усилиями ценность товарного знака может быть довольно быстро уничтожена из-за появления продукции под его товарным знаком, качество которой он не может контролировать.

Такая ситуация сопоставима с установлением, к примеру, законодательной возможности понудить собственника к сдаче имущества в аренду, если когда-то давно в советское время это имущество использовалось лицом, претендующим на принудительную аренду.

От такой новеллы пострадают и потребители. При традиционном свободном заключении лицензионного договора правообладатель может требовать от лицензиата соблюдения требования к качеству товара, гигиене производственного процесса, сырью. Он может отказать лицензиату в заключении договора, если тот не соответствует предъявляемым требованиям. А в случае принудительной лицензии контроля качества со стороны правообладателя не будет. Достаточно того, что предприятие когда-то выпускало товар под советским товарным знаком, и можно истребовать лицензию через суд.

Предлагаемая новелла прямо противоречит и позиции Конституционного суда РФ. Так, суд еще в 2001 году указал, что отмена исключительных прав на товарные знаки, широко применявшиеся ранее в коммерческом обороте, привела бы к свободному использованию товарного знака любым субъектом без принятия соответствующих обязательств в отношении качества продукции. Это не только нарушило бы охраняемые в соответствии со ст. 44 Конституции РФ права владельцев интеллектуальной собственности, но и повлекло бы существенное ущемление прав потребителей такой продукции (определение КС РФ № 287-О от 20.12.2001).

Таким образом, Конституционный суд РФ также видел опасность для качества продукции в случае установления изъятий из принципа исключительных прав правообладателя. Когда право на использование знака есть, а обязательств по поддержанию качества, соответствующего стандартам правообладателя, нет, то наверняка появятся производители, качество товаров которых будет несопоставимо с качеством товаров правообладателя. Это в свою очередь приведет к разочарованию потребителей и к утрате советскими товарными знаками их ценности.

Кроме того, такое резкое изменение «правил игры» после 20 лет соблюдения исключительных прав правообладателей приведет к ухудшению инвестиционной привлекательности России. Ведь вкладывать средства в приобретение и развитие какого-либо бренда без уверенности в возможности контроля за его использованием едва ли может показаться привлекательным.

Интересно отметить, что попытка введения права преждепользования в отношении товарных знаков уже предпринималась и была признана неудачной. Норма о праве преждепользования была внесена в ГК РФ Федеральным законом от 18.12.2006 № 231- ФЗ. Однако еще до вступления этой нормы в силу она была отменена Федеральным законом от 24.07.2007 № 202- ФЗ.

Получается, что идея, которая была признана неудачной еще в 2001 году (позиция КС РФ) и отвергнута снова в 2007 году, теперь опять обсуждается. Нужно ли повторение этой дискуссии? Наверное, нет.